广东知识产权审判典型案例分析 

 

 

张学军

 

      张学军：大家早上好，非常感谢中国知识产权杂志社的邀请，让我能够有这样一个宝贵的机会跟大家分享一下我们在2015年知识产权审判当中的一些典型的案例。之前会议的主办方跟我讲，主要是想听一下2015年广东法院的典型案例的情况，我们今天就集中在这个方面。

 

　　因为这个PPT做得比较多，本来准备了三部分的内容，一个是商标，一个是外观设计，还有一个是网络取证的问题，就是互联网环境之下我们的审判带来了什么新的变化，这三方面的问题。因为时间也限，我就挑其中一些比较重要的趋势，新的趋势和案例来跟大家讲一讲。

 

　　首先大家都知道2013年商标法的修改带来了一个非常重要的变化，我们在立法的时候就已经关注到了，立法单位在收集到社会各方面的反应之后，非常关注商标使用问题。这种立法精神很盘就反映到了审判当中，我们在审判当中会前所未有的关注商标的使用的认定，对于处理结果的影响，这个是一个非常重要的新的变化。今天我想跟大家分享的第一个问题就是，对于商标的使用，我们有一些什么新的看法。

 

　　大家都知道新商标法的第48条规定，商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者用于广告宣传、展览以及其他商品活动中，用于识别商品来源的行为。这几个列举的场所，这种列举式的立法，其实后面的法律实质就是说所有这种使用行为有一个共性，就是要在商定与它核定使用的商品之间建立内在、唯一、确定的联系，是在商品和商标之间，注册核定的商品之间，建立这种内在的不可割裂的联系，这是这种行为的所有共性。由于在商品与它核定注册的商标之间建立了这种内在的直接的联系之后，它就能够使相关公众清晰无误的识别出这个商品来源与注册商标权人。我们来看，例如说我们在空调上面使用美的这个商标，我们就在空调商品与美的集团之间建立了直接的联系，我们在凉茶上使用王老吉的商标，就在凉茶跟王老吉集团之间建立了这种直接的联系。侵权是一种什么样的行为，它在被控商品上使用权利人的商标，从而就会让相关公众误以为这个被控侵权人自己的这个商品属于商标权人的商品，来源于注册商标权人，这样就把商标权人的正牌商品挤出了市场，也就是他割裂了权利人的商品与权利人的商标之间的关系，而在被控侵权的商品与注册权人之间的关系，目前是把注册商标权人的商品挤出市场。所以这种商标使用行为的实质，为什么这么重要，我们要把这中间的法律实质和共性找出来，它会直接影响到我们一系列案件的处理结果。这是商标使用的实质问题。

 

　　我们下面来看一个案件，在以往的案件当中，我们其实审理了一大批，大家都知道，侵害注册商标权和不正当竞争这两个案由都有的纠纷，但是我们自己广东省的审判当中我们很少从商标的使用上真真正正把不正当竞争行为与侵害注册商标权的行为区分开来，现在真真正正从商标的使用来界定这两类行为之间的界限。我们来看看非常常有的一类侵权行为，在把他人的注册商标注册为自己的企业名称，把人家的注册商标作为自己的字号，这样的行为属不属于侵害商标权的行为？我们来看这样一个案子，这是广东联塑的案子，这个案件毫无疑问我们首先要适用的是2001年商标司法解释第一条，他认为侵害注册商标权的行为，把他人的商标注册为自己的企业字号，要达到侵害注册商标权这样的时候，必须要符合下列要件，你要在相同或者类似的商品上突出使用，你不单是注册为了企业字号，还要在相同或类似商品上突出使用。因此我们觉得，必须要具备三个条件，第一，你必须要与商品紧密联系起来进行使用，是一种与商品直接联系进行使用的行为。第二是突出使用，这里的突出使用就非常有意思，为什么说我自己企业名称适用和我突出使用，为什么会带来不同的结果，我们来看一下，你自己在你商品上规范使用名称的时候是达不到这样一个效果的，就是你把标识经营者十分的这样一种功能巧妙的转换为商标功能，这个商标侵权人他的巧妙在这个地方，我们来看一下，正因为他把标识制造者身份的这样一种行为转换为了商标表示的功能，他才可以达到混淆商品来源这样一个目的。

 

　　我们来看一下下面的图，左上角红色的凯利来，这个是商标标识，我们来看一下企业名称的商业惯例，使用企业名称的商业惯例就是侧面的，大家能看到有一排字，侧面的下面部分有一长排字，那个叫什么什么有限公司，那排字就是企业名称的规范的使用方式和商业惯例。它在那个地方标识制造者身份，但是商品来源是由什么来标识的，是由左上角的凯利来，这三个红色的突出使用标识来标识商品来源。侧面的不醒目不突出的那一排字的功能只是标识制造者身份，绝不是标识商品来源。这个是威锋，中英文的商标，很突出的使用在左上角，而企业的全称，企业名称和制造者身份的商业标识在右下角不太突出的一排全称。联想商标标识在突出位置，康佳液晶电视，康佳这两个字的中英文标识在商品的突出位置，而康佳股份有限公司的制造者身份不突出的在它的右下角，这就是企业名称使用的突出惯例。而当你刻意把你的企业名称中的字号突出是用在商标应该有的位置的时候，你这个行为就是巧妙的把你的企业制造者身份的地位转换为了商标标识的地位，你就可以混淆制造者与商标权人之间的这种来源。

 

　　我们从这里就可以看出，如果说要把他人在先注册的商标作为字号使用，要构成侵害商标权行为的，他就必须在商品上突出使用，一个是在商品上使用，一个是突出使用。而仅仅是把他人的注册商标注册为企业字号，他是不会构成侵害注册商标权的，这种行为不属于侵害注册商标权的行为。类似的行为还有什么，我们在审判实践当中有很多这样的，比方说在公司的门口，在制造公司的门口有一块大大的巨石，这个巨石的上面写着他人的注册商标，比方说联塑，在江苏的联塑公司的门口就有很大的一块石头，这个公司的石头上写着"联塑"两个字。比方说在网站上宣传上江苏联塑，一家年轻的企业，如一轮朝日，蓬勃向上。这样的宣传语，这样的行为，他人的都并非在商品上直接使用、突出使用他人的注册商标，这些行为其实都不是侵犯注册商标权的行为。例外的是什么，例外的是服务企业，大家知道服务企业的服务载体是什么，比方我是一个餐馆，我的服务载体可能就是参观的场所，我的餐车，比方在外面跑市场的餐车，我的服务员身上穿的服务工作装的胸口，还有我的餐具上印刷的字体，这些都有可能构成服务行业的服务载体，也就是相当于商品。所以在服务企业的这些场所你突出使用企业字号的行为当然属于在商品或者服务上使用的行为。

 

　　把他人的商标注册为企业字号这种行为是不是当然的不正当竞争行为，其实它是需要一些要件的，是不是属于不正当竞争行为，需要我们从以下要件去分析。我们都知道不正当竞争法，这个条款争议太多了，说现在审判当中法官有把这个条款用得太多的争议，说这个条款用得太多了，把很多行为都用这个条款变成了不正当竞争行为。我们从这个条款出发，我们来看不正当竞争行为它的构成要件。首先我们要考虑的是谁是在先权利的问题，您的字号跟他人的注册商标之间谁是在先权利，因为在先权利意味着说你诚不诚信的问题，诚不诚信的问题是一个直接的判断标准，如果你在先使用，毫无疑问，恐怕诚不诚信问题我们要做其他考虑了。第二，是不是符合诚实信用的原则，这是在我们认定这一类是不是构成不正当行为一定要考虑的要件。比方在这个案件中，江苏联塑和广东联塑这个案件中，被告说我的行为是诚信的，因为我是由江苏朝联塑业有限公司改制过来的，我原来就叫朝联塑业有限公司，我现在为什么不可以叫江苏联塑高分子材料有限公司呢。这里为什么构成非诚实信用，很明显，朝联塑有限公司的字号是什么，朝联而不是联塑，他有意在朝联中取一个字，后面的塑业是通用名称，刻意在这两个词当中各取一个字，构成联塑，毫无疑问是有攀附他人驰名商标的主观故意的。最重要的就是造不造成相关公众的误认，这里的误认跟注册商标的误认是不一样的，我们讲的注册商标的误认是在商品与注册商标以及注册商标的权利人三者之间建立直接联系和误认。这种误认是什么，这种误认是新让你误认某个企业跟商标权利人之间有混同，先让你在江苏联塑和广东联塑这两个企业之间构成混同，之后再让你误认这两个企业的商品之间有混同。这种行为我们要构成这两个混同的时候，就构成相关公众误认。如果这些要件都满足了，那么毫无疑问他就属于不正当竞争行为。

 

　　这里有一个，大家觉得为什么要这么详细的去区分侵害注册商标权与不正当竞争这两类行为呢，为什么不可以把这两种行为都认成一种，这样都简单处理了。为什么呢，原因在于别的案子有可能不构成侵权的，这是广州知识产权法院今年终审的案子，原告的权利是企业字号，原告有一个非常知名的企业字号叫汤臣倍健，被告注册了一个商标，注册的这个商标也叫汤臣倍健，图文的，但是主要的构成部分还是文字北方，就是"汤臣倍健"。被告的注册商标注册以后使用在医疗器械和仪器、电疗器等等，而原告这个企业它的营业范围，也就是原告经营的产品是保健食品，研发、生产和销售这些营养保健类食品。广知在审查这个案子的时候引入的一个原则，我们首先要考虑到被告注册的商标的核定使用的商品范围，会不会跟原告的经营范围构成误认。广知认为这两者是不会构成误认的，因为他们的类别差得太远。所以在这个案件中广知最后认定说被告注册商标这个行为并不构成不正当竞争。可是被告在注册这个商标以后，把这个商标超过它核定使用的范围，而使用到保健类的这个产品上的这个行为就构成侵害他人字号的不正当竞争行为了。这是这一类案件中后面的真正的精细化之处，如果分不清这个精细化的地方，其实是把这些东西全部混在一起来考虑的。

 

　　所以结论是，最高法院在"王将饺子"这个案子的结论，如果你把人家的注册商标注册登记为自己的企业名称，即使你规范的在你所有出厂的商品上面都规范使用了自己的注册商标，但是由于左下角位置的这一排企业名称仍然有可能使别人认为你与这个注册商标之间构成混同的，你就必须构成不正当竞争，从而判决你停止使用这个企业名称，就是你要到工商局去改企业名称。相反，如果达不到这种混淆程度的，你只要停止突出使用即可，无需去工商局停止使用你的企业名称，这就是这两类案件不同的责任后果，这是商标的使用问题。

 

　　商标的使用关系我最后再给大家讲一个案例，使用相同的标识是不是需要混淆要件，这个案子对于这个原则争议的太多了，我们应该综合的来考察法条的实质，真正来理解法条后面的立法精神，这样我们的处理和判断才会准确和正确。新商标法第57条讲到，未经商标注册人的许可，在统一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，在统一种商品上使用近似商标的，就有一个要件，容易导致混淆，在这个地方就产生了一个非常严重的分歧，有一种意见认为在相同商品上使用他人商标压根不需要混淆这个要件。我们来看新商标法的实施条例，在同种商品上使用他人注册商标作为商品名称或商品装潢，必须要造成混淆。2002年的司法解释中规定的，把企业字号突出在商品上使用，必须要造成混淆，误导公众。新商标法的第59条，如果你的注册商标中含有通用名称、图形、表示产品的质量、功能等等的时候，你是不能够禁止他人正当使用的。我们从这一系列法条，我们综合起来判断就会发现，其实在相同商品上使用相同商标的时候，第一，被告有权抗辩，他是属于59条中的使用，依然不构成侵权，在相同商品上使用相同商标依然不构成侵权，这就是59条的内涵和精髓。还有，新商标法的人大的立法文件大家可以去看一下，人大的立法文件讲得非常清楚，你在相同商品上使用相同标识的，会让别人认为商品来源于商标权人，从而导致混淆。这是立法文件中对相同商品使用相同商标后果的分析。从而也就证明了在相同商品上使用相同商标其实是需要混淆这个要件的，为什么呢，就是因为商标的基本功能是标识商品来源，如果不能够混淆商品来源，还谈何侵害商标权呢。我混淆当然包括的是来源混淆和关联关系混淆两种，关联关系混淆是更深更大的对商标的保护。

 

　　这个案子是我杜撰的一个案子，现实生活中有这个案例，大家也应该会听说过这样的案例，法院生效判决，我在这里提出讨论意见可能不太合适，所以我在这里隐去了真实的案件名称。但是案情是一模一样的，所以在这里跟大家分享一下。比方说权利人的商品上面有这个logo，有可能在这个位置有一个土豪金或者有个中国红或者有个白雪银这样的三个字，为什么会在这个位置出现这三个字，是由于权利人的商品有商品型号，商品型号用数字去表达的时候特别繁琐和复杂，权利人有时候可能会用一些汉字去取代它。这个时候原告的注册商标，这里说的是被控使用人，我刚刚说的前面这个，比方这个是被控使用人，被侵权人。权利人的注册商标是"土豪金"，这个时候由于被告在这个地方使用了"土豪金"三个字，这种行为会不会构成侵害原告"土豪金"这三个字的注册商标权。这里涉及到一个争议问题，有一个主流意见认为，你这种左上角突出使用的行为毫无疑问是商标性使用行为，是商标的一种惯常的使用行为。因此在商标上你做商标性使用的毫无疑问构成侵权，必须要停止这种行为。这个时候不需要考虑混淆要件吗，我个人觉得恐怕还是要考虑，由于被告的商品有这么明显这么著名的自己的注册商标logo，而他使用"土豪金"在这个位置又具有合理与正当的理由，他要标识产品类型，他产品类型是顺着下来红白金一系列的，这个时候是不是要把他这种行为认定为侵害注册商标权的行为，是不是还应该继续深入考虑一下。我个人认为这种行为是不是构成侵害注册商标权的行为还是值得考虑的。

 

　　这个也就导致了贴牌加工的争议，前一段有一个贴牌加工的案件，在圈里引起了非常剧烈的争议，几乎南北泾渭分明的两派意见。我们经历了三个阶段，第一个阶段我们广东判这种行为频繁注册商标权，因为我们广东的OEM的东西特别多，三角洲地方基本都是这种OEM公司，他们会帮国外的品牌人加工很多这种产品，然后全部用于出口。第一个最有名的案子就是NIKE那个案子，西班牙的NIKE的权利人委托我们加工一批NIKE鞋，结果被中国的权利人直接在海关街截停，截停以后就直接起诉广东的这个制造企业构成侵害注册商标权，我们就判了在相同商品上使用他人相同标识，丝毫不用再考虑别的问题构成侵权。还有一派意见认为，即使要考虑混淆问题，这个相关公众除了包括市场上的这些消费者之外，也包括把相同公众这个范围扩大到说包括在工厂的车间里头加工的这些工人也是相关公众，在运输环节打包的那些工人也是相关公众，负责仓储和运输这些人都是相关公众，这些人是会看到这个商标的，所以我们第一个阶段是认这种行为构成侵害注册商标权。到了第二个阶段，我们感觉到商品全部用于出口，而它的出口地的权利人是正正当当的有注册商标权人的，他在西班牙在香港有他自己的注册商标权人，而在国内没有销售意味着说最重要的一点，对国内的商标权人的市场没有构成任何冲击，没有造成任何损害。为什么，知识产权保护什么，不就是保护你对产品的垄断权吗，你这个产品的这一部分你垄断，这个权利归你，而我没有冲击你垄断的市场，我到了另外一个市场，为什么还属于侵害你权利的行为呢，到了这个阶段我们就判构成侵权，可以要求他们停止制造，但是要求这些制造企业不予赔偿，这个案子是当时我办的一个案子，2008年我办的一个案子，当时我们认为这种行为不判赔偿，只判停止侵权。到了第三个阶段，广东（）那个案件中我们判了不构成侵害注册商标权，原因就在于我们认为这个商品全用于出口，对国内的这个权利人的市场没有造成损害。而商品的相关公众是什么人，绝对不能扩大到车间里的工人、运输线上的工人、运输商品的卡车司机，因为相关公众是你这个商标权人要争取的那个市场，你的商标权人要争取的这个市场就是要替你的商品买单的那样一群人，就是要替你的商品掏钱的那一部分消费者。而那部分消费者是看不到用不到你这个，不会造成混同混淆的。所以第三个阶段我们就判贴牌加工不构成侵权。这也是跟商标的使用行为密切联系在一起的。这是我们对商标使用行为的一些新的思考。

 

　　下面跟大家分享一下专利方面的案件。先跟大家分享一下侵犯外观设计专利权诉讼的新趋势，在这几年来，对于侵害外观设计专利权我们越来越关注到垃圾专利的问题，因为大家都知道我们的外观和时新是不实审的，而各个省、政府对于我们专利的授权申请又有很多奖励措施和鼓励措施，甚至给钱给企业去申请专利，导致很多专利是抄袭专利，毫无诚信的抄袭专利，有一部分是故意的，有一部分是检索能力不足，故意不去做精细检索导致这种假专利，而这种假专利到了法院之后，打一审到二审，同时被告还要去专利复审委打无效，来来回回折腾好多年，浪费了极大的司法资源，也给这个企业造成很大的损害。所以我们在侵权诉讼中非常关注到被告的抗辩事由，也就是说在被告的抗辩事由非常充足的情况下，我们会直接考虑判不构成侵犯外观设计专利权。最常用的有这样一些原则，第一是惯常设计的原则，我们会非常多的考虑惯常设计。像这样一个外观设计，它的惯常设计部分，它的杯体部分整个属于惯常设计，因此我们会更多考虑被告的，我们先做减法再做加法，我会先减去你惯常设计的部分，也就是杯体形状的部分，然后再去考虑这个杯柄的形状，看被告有没有抄袭原告这个杯柄，会先减去杯体这个形状的部分，这是对惯常设计的考虑，先做减法后做加法。

 

　　这个案子是法国的一个权利人的剪刀，大家看这个剪刀，这是被告的剪刀，被告的剪刀跟原告的权利剪刀之间有什么重大差异，一个是那个钮扣，被告是增加了一个阴阳凹凸设计的大的钮扣，在非常显著的位置，第二是被告的剪刀柄上有图案设计。我们在抛去了这种剪刀的惯常设计，刀刃部分的尖状和整体形状这个部分我们抛去之后，就会发现钮扣设计和图案设计会对产品外观产生显著影响，因此被告的剪刀跟原告的权利不构成相同相近似的。

 

　　在先设计的要点对于专利的技术性判断也会产生显著影响，来看一下这个侵权的案件，如果我们简单的看这个被控侵权产品，毫无疑问的跟这个权利的产品是非常近似的，但是事实上它们二者之间在抛去了惯常设计之后，有很多地方是有显著差异的，第一，面对消费者的操作区，这是属于使用的时候非常容易被观察到的部位，这个形状跟这个长舌型的形状是有显著差异的。第二，这个坡度是缓缓的一个坡度，这个加热底座是一个非常平缓的坡度，这个坡度是一个比较陡的坡度，而这个坡度是一个非常平缓的坡度，也就是加热底座这块要做的长得多。同时还有这个杯的抓手等等这些部位的区别。因此这个案件在复审委的无效程序当中就是用的被控侵权产品去无效专利产品，而在这个被控产品去无效专利产品的过程中，复审委认为二者不构成近似。当然被控侵权产品跟无效程序中的这个产品有一个不同之处，无效程序中的被控产品是不透明的，原告在我们这个案件中强调说，虽然无效程序中我的意见认为它们二者不近似，但是现在到了侵权程序中，我认为它们近似的原因是一个透明一个不透明，到了侵权程序中，我认为他们是不近似的，因为一个透明一个不透明，而我们认为同类产品，从他的申请专利当时的所有同类设计来看，用透明的和不透明相结合来做这个杯子的外观设计的已经有相当多的设计了，因此透明与不透明材质结合来做这一类杯体是在先设计的要点，这个在先设计的要点，既然别人都已经早已使用过这个设计要点，这个设计要点就会对两者的相同与相近是不产生显著影响的，相同对相同相近似的影响会减弱，在这种情况下我们仍然认为二者不构成相同相近似。这是已经有的在先设计的要点对于侵权判断的影响。

 

　　转用问题，大家知道新商标法，2008年的商标法，为了强调专利的外观设计的质量就引入了简单组合，本来组合必须是在创造性这个要间中才能去审查，在新颖性要件中是不能审查的。但是为了考虑到这些外观设计的质量派查，所以2008年修法引入了转用问题，引入了设计的简单组合问题，设计的简单组合构成相同相近似的，主要的使用原则，首先第一是转用问题。大家来看一个转用的案例，比方说这个骰子，这是一类产品，中间有一个专用启示，这个专用启示是把它转用到了盒子，转用到了装填物品的盒子上面，然后被告的产品是CD盒，这种情况之下，由于有了中间的转用启示，两份文件相加的简单组合最后构成的这个产品就不是一个具有新颖性的东西。我们把这个原则转用应用在我们的侵权案件中，就是电吉他这个案子，这个好像是去年我们的十大案例，在这个案件中专利权是一个琵琶形状的音箱，这是专利权人的专利。专利权人为什么能够把一个纯琵琶形状的乐器申请到了专利，是由于他把它转用到音箱上得到了创新性，我们这个案件中的被控侵权产品也是一个琵琶乐器的音箱，我们认为他不构成侵权的原因，被告拿了一个琵琶乐器的现有设计，以及音箱曾经被转用到电吉他上面，就是有人曾经用电吉他形状去做过音箱，也就是这个转用启示的文件在专利申请日之前早已存在。这两个文件的简单组合就构成被告使用的是在先设计，而专利权。因此我们最后认定这个案子是不构成侵害外观设计专利权的，文件是两份，在电吉他产品上的转用，以及早已经在专利申请日之前就存在过的琵琶音箱。所以这两份文件的简单组合是构成在先设计的抗辩成立的。

 

　　最后给大家讲一下什么是外观设计的一般消费者，跟我们刚才讲商标的问题的一般消费者是完全相同的，我们在商标的案件中说要去买单的这些人是一般消费者，其实在外观设计的问题上也是同样的，去给外观设计买单的那些人就是一般消费者。这样会导致什么，跟大家讲讲这个案例，这是权利人的外观设计，这是被控侵权产品，这个是在先设计，这是一个LED灯的散热器的产品，这个办理到了正常跟消费者见面的时候，这个部分会被天花顶住，消费者看不到，这个部分会被灯罩挡住，消费者也看不到，消费者所看到的部分只有这个栅栏部分，而在先设计的完全相同的地方是这个灯罩部分，这个被告就抗辩说我使用的是在先设计，我跟在先设计构成相同相近似，即使我的底座，俯视图和仰视图跟在先设计有很大区别，但是问题是这些部分在正常使用的时候不容易被观察到，对于外观设计的近似度的影响会小很多，这是被告的理由。所以这个案件中最关键就是要确定谁是一般消费者。最后我们认为说买LED散热器的人他不会是最终我们这样的看的到灯的人，买LED散热器的人是生产灯的那些人，是一个部件产品，最后做灯的这些企业他才会去买LED散热器而买LED散热器的这些人他是可以看到六面视图的，而恰恰在先设计的仰视图和俯视图部分跟被控产品是有极大差异的。被控产品跟专利权更近似，所以我们确定好了一般消费者是谁，我们就可以确定他使用的不是在先设计，而是专利权人的专利。

 

　　还有一个比较重要的，在网络环境中我们要怎么去取证，把这些证据怎么运用到法庭上，这个太重要了，尤其在专利案件中太重要了。在先设计和在先技术的寻找现在越来越多的依靠网络，所以网络取证对于在先技术和在先设计的抗辩太重要了。

 

　　最后我有一个微信公众号，今天没有讲到的案例在微信公众号上有详细的介绍。非常感谢大家。