案例9：中创公司与启航考试学校、启航公司侵害商标专用权纠纷案

 

　　一审案号：（2014）海民（知）初字第27796号

 

　　二审案号：（2015）京知民终字第588号

 

　　【裁判要旨】

 

　　《商标法》第五十九条第三款是本次修改商标法时为了平衡商标在先使用人和注册商标专用权人之间的利益而新增加的内容，主要目的在于保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益。

 

　　【案情简介】

 

　　2003年4月7日，贵阳市云岩区启航英语培训学校（简称贵阳启航学校）在第41类学

 

　　校（教育）等服务上注册了第1985953号"启航学校QihangSchool"商标（简称涉案商标）。2013年4月1日，贵阳启航学校将涉案商标许可给中创公司独占使用。中创公司发现北京市海淀区启航考试培训学校（简称启航考试学校）及北京市启航世纪科技发展有限公司（简称启航公司）在共同运营的启航世纪网站（网址为www.qihang.com.cn）、发放的宣传材料、名片、教材等上以及对外加盟行为中使用与涉案商标相近似的"及SAILING启航"（简称"启航及图"）、"启航教育"、"启航考研"、"启航网校"、"启航名师"等标识。中创公司认为启航考试学校及启航公司的行为侵犯了中创公司享有的涉案商标专用权，遂诉至法院。

 

　　启航考试学校及启航公司认为启航考试学校企业名称在涉案商标注册之前已在全国范围内享有极高的知名度和影响力。长期以来，启航考试学校及启航公司在公务员考试和考研范围内使用企业名称和字号，与贵阳启航学校经营的幼儿英语范围没有冲突，不会造成消费者混淆误认。中创公司主要股东苏康曾是启航考试学校及启航公司的高级管理人员，离职后成立了中创公司，并从贵阳启航学校处高价取得涉案商标使用权，在考研培训领域大量使用该商标，扰乱市场秩序。启航考试学校及启航公司对自己在先登记使用并已有极高知名度的企业名称和字号使用，未侵犯中创公司享有的商标权。

 

　　【法官点评】

 

　　本案涉及到新商标法五十九条第三款有关商标先用抗辩的具体适用问题。由于该条是新商标法新增加的内容，在学界和实务界对该条的适用存在诸多的分歧，例如对在先使用行为的时间点确定和原有范围的界定等问题。而本案对前述问题作了详细且深入的剖析。本案首先阐述了商标先用抗辩的立法目的和立法背景，力求对该条的适用能够符合立法本意。对于在先使用行为的时间点确定，本案明确"先用"是指他人不仅先于注册商标申请日的使用，而且原则上应早于商标注册人对商标的使用行为。但本案并未机械地要求必定要早于商标注册人对商标的使用行为，而是要求应将在先使用人的善意作为重要考量因素。本案中，由于中创公司无证据证明存在其他事实足以使被上诉人启航考试学校知晓涉案商标的情况下，仅仅依据其在先使用的事实不能证明启航考试学校使用"启航"商标存在过错，相应地，不能仅基于此而认定启航考试学校的先用抗辩不能成立。在对原有范围的理解方面，本案认为应考虑"商标"、"商品或服务"、"使用行为"及"使用主体"等要素。对于"商标"、"商品"要素，应当是在后使用的"商标"及"商品或服务"应与在先使用的商标及商品或服务"相同"或"基本相同"。这是基于在先使用人后续使用行为的合法性源于其在先的商标使用行为的考虑。对于"使用行为"而言，商标在后使用行为的规模不受在先使用规模的限制。之所以不限制使用规模，主要有两点考虑：一是为在先使用人提供实质性保护；二是考虑到限制规模的可行性问题。对于使用主体，本案认为使用的主体仅限于"在先使用人"本人及在先已获授权许可的"被许可使用人"。我国毕竟实行的是商标注册制度，其仍是我国商标制度的基石。对于具体商标法律条款的适用也应基于整个商标制度体系。故对于在先使用人的许可使用行为应做一定的限制，避免对商标注册制度有过大的冲击。本案中涉及到启航考试学校和启航公司两个主体。启航考试学校是涉案商标的在先使用人，而启航公司并非单独使用涉案商标，其与启航考试学校并非商标法意义上的商标许可与被许可的关系。启航公司的行为是否侵权取决于启航考试学校的先用抗辩是否成立。对于启航考试学校的对外许可行为是否构成侵权，首先需判断被许可人的行为是否构成侵权。

 

　　本案是首个对商标先用抗辩的适用要件，尤其是在先使用时间点及原有范围界定予以明确的案例。对日后类似案件的审理提供了思路和方向，也提升了商标先用抗辩规则对于当事人的指引性和确定性。