中国知识产权杂志第123期

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广东泓利机器有限公司诉广东顺德立信精密机械有限公司、熊成刚、马廷勇、付永涛专利权属纠纷案

发布时间:2017-07-26

【专利权·民事】案例4:广东泓利机器有限公司诉广东顺德立信精密机械有限公司、熊成刚、马廷勇、付永涛专利权属纠纷案

  一审案号:(2013)佛中法知民初字第273号民事判决

  二审案号:(2015)粤高法民三终字第645号民事判决 

【裁判要旨】

  1.职务发明制度的目的在于保护投资者利益和平衡用人单位与发明人利益的双重考虑。如果专利技术的形成是建立在用人单位投入大量人力物力的基础上,用人单位无法享有技术成果权,不利于用人单位投资研发创新的积极性,个人空有才智,无法借助单位积极强大的帮助去更快更好完成技术创新,不能有效整合社会的创新资源,不利于科学技术的进步。

  2.在保护劳动者创新利益与用人单位的投资利益之间的平衡,认定是否属于职务发明创造,需要从用人单位的技术历史、发明人与单位之间存在的纵向劳动职务因素等角度判断专利的技术成因和相关性,使裁判建立在客观的事实基础上。

  3.专利法第六条第一款和专利法实施细则第十二条第一款规定,在本职工作中作出的发明创造的证明标准是与本职工作有关。职务发明创造的证明标准与专利侵权的证明标准不同,职务发明创造的证明标准是相关性标准,证明专利技术是与发明人在原告处从事的本职工作或者原告分配给发明人的任务有关的发明创造即可。职务发明创造的证明标准不是侵权判定标准,即全面覆盖原标准,是否形成可以比对的技术方案并足以作出相同等同的结论不是必须的待证事实。

【案情介绍】

  原告:广东泓利机器有限公司

  被告:广东顺德立信精密机械有限公司、熊成刚、马廷勇、付永涛

  熊成刚、马廷勇、付永涛分别为泓利公司总经理助理兼营运总监、公司研发中心经理、技术人员,三人长期在泓利公司工作。三人离职后第12天,立信公司申请了涉案实用新型专利,三人为发明人。泓利公司提起诉讼主张本案专利为三人的职务发明创造。

  泓利公司请求判令:涉案“注塑机锁模机构”实用新型专利权归泓利公司所有并由熊成刚、马廷勇、付永涛、立信公司承担诉讼费用。

  一审法院认为涉案发明创造与熊成刚、马廷勇、付永涛在泓利公司承担的本职工作有关,而涉案发明创造的专利申请日在熊成刚、马廷勇、付永涛与泓利公司的劳动、人事关系终止后1年内,判决涉案“注塑机锁模机构”实用新型专利权归广东泓利机器有限公司所享有。

  熊成刚、马廷勇、付永涛、立信公司不服,上诉至广东高院。二审法院认为:液压锁模结构的注塑机的生产是泓利公司具有核心竞争力的技术领域。液压锁模结构的注塑机生产技术研发是马廷勇、付永涛在泓利公司的本职工作。液压锁模结构的注塑机生产技术是熊成刚、马廷勇、付永涛在工作中接触并且能够获知的技术。熊成刚亦确认其作为本案专利发明人是挂名行为。本案证据足以证明本案专利是与马廷勇、付永涛在泓利公司工作期间的本职工作有关的发明创造。上诉人认为泓利公司应举证证明上诉人如何在泓利公司工作期间完成涉案发明创造,要将泓利公司据以主张权利的技术方案与专利进行比对,以侵权比对标准认定权属,没有依据。一审仅依据熊成刚、马廷勇、付永涛曾是泓利公司员工,即将涉案专利判归泓利公司所有,理据不足,但结论正确。判决维持原判。

【法官点评】

  本案是认定在本职工作中作出的发明创造的证明标准的典型案例。发明人在与原单位终止劳动关系后1年内作出的发明创造,在何种情况下属于“与其在原单位承担的本职工作……有关的发明创造”,法律并未给出明确的证明标准,实践中存在不同的认识。一审法院仅依据熊成刚、马廷勇、付永涛曾是泓利公司员工,即将涉案专利判归泓利公司所有,欠缺对发明人的本职工作内容与专利技术的关联性相关证据的查明,显然不符合法律规定的证明要求。被告坚持以侵权比对标准认定权属,没有依据,但该观点较为普遍。本案通过对大量图纸和证据进行分析,结合法律规定和立法精神,提出:在本职工作中作出的发明创造的证明标准是与本职工作有关即可,不要求在本职工作中已经成型的技术可与专利进行完整的技术比对,更不要求本职工作中的技术方案与专利相同或者等同;不应把专利侵权的技术比对标准作为判断是否在本职工作中作出的职务发明创造的标准。职务发明创造的证明标准与专利侵权的证明标准不同,职务发明创造的证明标准是相关性标准,即证明专利技术是与发明人在原告处从事的本职工作或者原告分配给发明人的任务有关的发明创造即可,不是侵权判定标准,即全面覆盖原标准。本案以大量的技术事实和充分的论理,厘清了专利权属与侵权认定标准的准则,为认定在本职工作中作出的发明创造的证明标准提供了典型案例,在个人创业与合法创新之间画出了清晰的界线,对同类案件具有重要的参考意义。