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中国知识产权杂志

论平面标贴类外观设计的近似性对比与在先权利保护

发布时间:2017-10-23  来源:《中国知识产权》杂志总第19期  作者:章辉 润禾律师事务所
  编者按:
 
  中粮酒业有限公司与国家知识产权局专利复审委员会关于外观设计专利无效的诉讼经过北京市第一中级人民法院的一审和北京市高院的二审终结审理,以中粮胜诉而告终。此案的意义在于最后的判决实现了两个方面的突破,一是,法院参照商标法及反不正当竞争法规定的近似性比对原则对涉案外观设计的近似性作出判断。法院的最后判决解释是:虽参照了商标法和反不正当竞争法的相关规定,但并未将两部法律作为判决的法律依据。实际上就是说法院引入了两部法律的判断近似性的比对原则,在认定外观设计近似的基础上再依据行政诉讼法判决专利无效。
 
  二是,法院的判决直接宣告了专利无效。这样直接宣告行政行为无效的判决在国内诉讼中尚属首例。以往在涉及专利的行政诉讼中,法院的判决通常是撤销行政决定,并可以责令专利复审委重新作出决定。专利复审委认为根据专利法的规定,专利机关是唯一有权作出无效裁定的行政机关,法院宣告专利无效属于越权行为。法院认为依据行政诉讼法第54条第4款,法院可以作出宣告无效的判决。
 
  论平面标贴类外观设计的近似性对比与在先权利保护
 
  一、平面标贴――中国特色的外观设计专利保护对象
 
  我国专利法所称的外观设计专利保护的对象有两类,一类是工业品外观设计,另一类是平面标贴设计。前者指的是工业产品的完整立体外观,而后者指的是粘贴在产品表面的标贴图案,例如瓶贴。
 
  在国外的专利立法中,外观设计专利的授予和保护对象仅针对工业品外观设计,即针对的是立体的外观,并且是可以独立和完整地在市场上销售的产品。而对于平面标贴,原则上不能成为授予外观设计专利权的对象。因为平面标贴不是能够独立销售的产品,它必须附着在产品上才能使用,它的功能是表明产品的商标、包装装潢等跟产品来源有关的要素。而商标、包装装潢等又归入商标法、反不正当竞争法的保护范畴,已经受到相关法律的保护。在此基础上再设定一个专利权不仅没有必要,而且还可能存在权利冲突。
 
  在我国实行外观设计专利保护的早期,由于工业品外观的设计理念和水平还比较落后,考虑到当时的经济市场环境,我国的专利申请和保护实践把平面标贴也列入外观设计专利的保护范围之内,并且这种做法一直沿用至今。因此,对平面标贴设计授予专利权是我国专利法中颇具“中国特色”的内容,是在特定的历史和法律环境中形成的。
 
  二、问题的产生
 
  专利法的立法宗旨在于鼓励工业创新和创造,国家对于授予专利权采取敞开的态度,外观设计专利与实用新型专利均无须通过实质审查而只需通过形式审查就能够被授予专利权。而商标法、反不正当竞争法的立法宗旨则在于规范市场秩序。因此专利法与商标法、反不正当竞争法在立法宗旨上是背道而驰的,平面标贴外观设计专利权最容易成为这一冲突的载体。
 
  随着我国经济的发展,平面标贴被授予专利权容易引发权利冲突的弊病日益显露。有众多的侵权人把商标或知名商品特有的包装、装潢略加改动制作成瓶贴并且申请外观设计专利。权利人投诉或起诉商标侵权或不正当竞争时,侵权人以其拥有瓶贴外观设计专利权作为一个抗辩理由。外观设计专利权成为了侵权产品“合法的外衣”,使不少侵权人借之堂而皇之地实施侵权。
 
  在这种情况下,商标权人或特有包装装潢的权利人只好根据专利法第23条的规定向专利复审委员会请求宣告专利权无效。而在2000年专利法修改之前,该条的内容为:“授予专利权的外观设计,应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似”。因此,专利图案与无效宣告请求人提交的在先出版发表或在先公开的设计图案是否相同或相近似便成为了外观设计专利权是否应被宣告无效的关键。
 
  专利图案与在先发表或公开使用的图案完全相同几乎是不可能的,因为侵权人也在设法避免无效宣告,他们往往会把别人的商标或包装装潢巧妙改动后申请为外观设计专利。
 
  国家知识产权局的《审查指南》里虽有专门的章节讲述外观设计相同和相近似的判断规则。但细看便可知该判断标准明显针对的是工业品外观设计的近似性。对于平面图案近似性的对比并没有专门的审查标准,只能机械沿用工业品外观设计近似性对比的标准。而且《审查指南》里所规定的一些原则,例如“以一般消费者为判断主体”、“综合判断”等也是一些模糊的标准,审查决定便完全随着审查员的主观观感走。因此,实践中往往出现下述情况:
 
  1)专利权人把他人的图形商标或包装装潢作了较多的图案调整或色彩增减,如果按照工业品外观近似的机械对比方法和审查员的直接主观判断,结论是不相近似,因而专利权被维持有效。
 
  2)专利图案保留了被侵权图形商标或知名商品包装装潢最显著、识别性最强的部分,导致专利图案与图形商标、知名商品的包装装潢在市场中仍存在混淆效果。在经济活动中,侵权人继续以外观设计专利权人的名义“合法地”侵权。
 
  三、立法的修改
 
  随着上述问题的产生,我国的立法机关也逐渐意识到知识产权法律保护上的漏洞。特别是在我国加入世贸组织之后,为弥补原来立法上的缺陷,我国对专利法、商标法均作了相应的修改。专利法第23条在原来的基础上补充了“并不得与他人在先取得的合法权利相冲突”的内容。而2001年第二次修正的商标法第31条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。尽管专利法和商标法的表述方式不完全相同,但都是指不得侵犯他人在先的合法权利。从这些法律的修订可以看到,对商标权、专利权的保护从原来单纯的物权法意义上的保护增加了竞争法意义上的保护。
 
  至于在先权利的定义,根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件若干问题的解释》,在先权利包括商标权、著作权、知名商品特有的包装装潢、肖像权等。
 
  四、专利法实施细则第65条第三款适用于无效宣告程序极不合理,使专利法23条规定的在先权利的保护处于难以实现的境地,也大大增加了在先权利人的维权成本和难度。
 
  从立法的层面上看,经过修改,原来对于平面标贴的外观设计专利权的保护所产生的漏洞已经堵住了。如果专利法23条得以正确实施的话,情况的确是这样的,因为侵权的平面标贴由于侵犯了他人的在先权利将无法取得专利权。
 
  但是现实的外观设计专利权授予制度却使得“在先权利”的保护实际上无法实现。因为外观设计专利权实行书面形式审查制度,审查员也不接触当事人,因此他没有相关的法律知识和能力对权利冲突作出判断。因此,在专利权授予的审查阶段并不审查权利冲突的问题,如果在先权利人要主张权利冲突,只能通过无效宣告程序提出。然而国家知识产权局却把审查阶段无法审查权利冲突的情况不恰当地扩大到了无效宣告程序中,在其起草的专利法实施细则第65条第三款规定:“以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效,但是未提交生效的能够证明权利相冲突的处理决定或者判决的,专利复审委员会不予受理”,这一规定适用于无效宣告程序是极不合理的。因为,在无效宣告审查程序中采用的是合议组审查的形式,设置了口审程序,审查员可以让请求人、被请求人均提供各自的材料和意见并且进行质证、辩论等,专利复审委员会具有了与法院的合议庭相类似的职能,是完全有能力对权利冲突作出审查判断结论的。对此,法学界的谴责声音也很大,很多知识产权法学家包括已故的郑成思老师都曾撰文批判这一规定,认为这是导致合法权利的法律保护倒退的恶法。
 
  同时,由于专利法实施细则65条第三款设定的这一条件,在先权利人的维权成本和难度也大为增加。
 
  为了适用专利法23条,说明权利冲突的问题,在先权利人必须首先提起侵权的诉讼或其它的维权行动,获得判决或其它的有效决定,然后才能根据专利法第23条的规定以权利冲突为由主张专利无效宣告。这种情况下,他将面临如下困境:
 
  1) 由于侵权人的产品标贴有外观设计专利,工商执法人员出于担心权利冲突处理不当而面临行政诉讼等原因,往往不愿意对外观设计侵犯商标专用权或知名商品特有包装装潢的行为作出侵权处罚的决定,而宁愿采取更保守的处理方式,即驳回商标权人、特有包装装潢权利人的投诉。
 
  2) 在先权利人如果想通过一审、二审等复杂的诉讼程序获得生效判决,将耗时耗力,此后可能还要经历无效宣告决定作出后的一审、二审程序。如此复杂的诉讼程序无疑使在先权利人的维权成本和精力消耗大大增加,这也是很多权利人花费不起的。以中粮酒业的专利权无效宣告纠纷案为例,因其“长城”商标被侵权人恶意修改成标贴图案并获得外观设计专利的情况颇为严重,中粮在专利复审委员会提起了70余宗无效宣告请求案,均涉及与“长城”图形商标权冲突的问题,如果均按照实施细则65条第三款的规定来解决专利法23条的适用问题的话,很可能要走几百个程序才能实现,即便作为中粮酒业这样实力较强的国企也是难以承担的。
 
  因此,通过主张权利冲突而请求专利权无效宣告成功的例子是凤毛麟角。专利立法和司法解释兜兜转转绕了一个圈,把在先权利人送回了原来的老地方,即只能通过主张专利图案与在先发表或公开的图案相近似来请求专利权的无效宣告。
 
  五、问题的解决途径
 
  法律具有权威性,即使是不合理的法规,非经法定程序也是无法更改的。然而作为遭受侵权损害的无效宣告请求人,来到专利复审委员会或法院都是为了寻求公正,包括实体公正、程序公正和社会效益的公正。
 
  在现行法律环境下,专利复审委员会和法院在审理无效宣告纠纷案件中,遇到可以适用23条处理权利冲突却又不满足实施细则第65条第三款的情况时,正确理解专利法第23条的立法本意,对23条前半部分进行符合立法目的的适用将使问题迎刃而解。
 
  即,在专利权无效宣告纠纷案件中适用专利法第23条时,对于平面标贴类的外观设计是否与在先公开的外观图案构成近似的问题,应当降低审查标准,结合商标法、反不正当竞争法的标准进行近似性的对比。在涉及商标侵权时,应适用商标法的商标近似性标准,而涉及不正当竞争时,应适用不正当竞争法中关于包装、装潢近似的标准。如此,平面标贴外观设计专利的近似性对比将不局限于工业品外观近似的标准,只要它能表达商标的显著性、识别性或与知名商品包装装潢的混淆效果,就应当认定为相近似并宣告专利权无效。
 
  六、审判实践的突破
 
  中粮酒业有限公司提起的上述70余件无效宣告请求中,已有40多件根据上面五、所述的判断近似性的标准作出了宣告专利权无效的决定,而在这些已宣告无效的案件中有专利权人起诉至第一中级人民法院的,法院也以生效判决维持了决定,支持了上述判断标准。
 
  但在少量的个案中,专利复审委员会仍机械地运用了工业品的近似性对比规则,从而对事实上已构成商标侵权的专利设计图案作出了维持专利权有效的决定,对此中粮酒业诉至北京市第一中级人民法院,法院对该数案合并审理。在审理过程中,被告坚持认为专利图案与原告提供的在先公开图案未构成近似,并且原告未提供认定权利冲突的决定或生效判决因而无权主张权利冲突。原告方则强调应从在先权利保护的立法精神来理解近似性判断的问题。
 
  2007年2月,北京市第一中级人民法院对此案作出一审判决,认定“判断外观设计的近似性不仅包括对外观设计本身形状、图案、色彩以及三要素之间组合的近似性的判断,还应当考虑外观设计产品本身是否相近似的问题。这是因为外观设计作为一种富有美感并适于工业应用的新设计不仅具有一定的创造性,更重要的是外观设计本身作为一种产品,其所具有的标志性作用本身就体现一定的经济价值,特别是本案涉及的酒瓶标贴产品,其在市场上所起到的识别功能更为明显。为此,在判断近似性时,应当以一般消费者的立场,并参照商标法和反不正当竞争法的相关规定综合考虑是否容易导致产品来源的混淆和误认,在此基础上进行近似性的判断。”并且,法院在判决中直接宣告了专利权无效。
 
  一审判决作出后,被告国家知识产权局专利复审委员会即向北京市高级人民法院提起了上诉。案件二审庭审过程中,双方的争议焦点集中在两个方面:1)法院参照商标法及反不正当竞争法的规定对涉案外观设计的近似性作出判断是否适当;2)法院是否有权在判决书中直接宣告专利权无效(而非判令行政机关重新作出行政行为)。2007年6月,北京市高级人民法院对该案作出了终审判决,认定“原审法院虽参照商标法及反不正当竞争法的相关规定认定本专利与对比文件构成近似,但并未将商标法及反不正当竞争法作为原审判决的法律依据;原审法院在认定本专利与对比文件构成近似设计的前提下,宣告本专利权无效并无不当。”最终,终审判决维持了北京市第一中级人民法院的一审判决。
 
  我们有理由相信,审判实践上的突破将会对今后专利复审委员会的专利权无效宣告审查以及法院对类似案件的审理产生积极影响,使专利法23条在司法中的适用更趋合理、更接近立法本意、也更符合社会的价值。随着司法实践的发展,法律及相关司法解释的修改也将会有新的进展,更好地实现社会正义。