【商标权·民事】案例3：福建泉州匹克体育用品有限公司诉无锡市振宇国际贸易有限公司等侵害商标权纠纷案

　　一审案号：（2014）浦民三（知）初字第1131号

　　二审案号：（2016）沪73民终37号

　　【裁判要旨】

　　在境外企业委托加工所涉商标侵权纠纷案件中，需同时考量被控侵权标识相对于境外商标的使用方式、与国内商标的近似程度、国内商标的知名度、当事人的主观过错、是否存在被控侵权标识会在国内市场发挥识别功能的渠道等因素。

　　【案情介绍】

　　上诉人（原审原告、反诉被告）：福建泉州匹克体育用品有限公司（简称泉州匹克公司）

　　被上诉人（原审被告）：无锡市振宇国际贸易有限公司（简称振宇公司）

　　被上诉人（原审被告、反诉原告）：伊萨克莫里斯有限公司（ISAAC MORRIS LTD.）

　　1994年2月7日，案外人泉州丰登制鞋有限公司在核定使用商品为第25类“鞋，服装”上注册“ ”商标，注册号为676992。2005年7月14日，商标注册人变更为福建匹克集团有限公司（简称福建匹克集团），2007年8月7日泉州匹克公司受让该注册商标。2005年9月，“PEAK”牌旅游鞋被授予“中国名牌产品”称号。2009年4月，“”商标在运动鞋上被国家商标局认定为驰名商标。

　　2014年8月，上海外港海关查获振宇公司申报出口美国的针织男式T恤8424件。泉州匹克公司于同年11月21日向一审法院提起诉讼，并提出诉讼保全，扣押该批出口货物。涉案服装“PEAK SEASON”商标标识“”由上、中、下三部分构成，分别为PEAK、SEASON以及BY ISAAC MORRIS LTD.，PEAK字体较大。该批货物的订单系由美国的伊萨克莫里斯有限公司所发送，T恤上使用的标识设计图亦由该公司提供。

　　伊萨克莫里斯有限公司在美国申请注册的“PEAK SEASON”商标于2010年11月2日由美国专利与商标局核准，注册号3869976，国际分类25，商标主要注册范围为针织类、体恤衫等。商标证书上注明：标记由标准字符组成，没有要求任何特定的字体、样式、大小或颜色。

　　伊萨克莫里斯有限公司应诉后，以泉州匹克公司滥用诉权给其造成商业损失为由，提出反诉。

　　上海市浦东新区人民法院一审认为，振宇公司出口服装的行为系受伊萨克莫里斯有限公司的委托生产，并在服装上贴附“PEAK SEASON”商标，且所生产的服装全部销往美国，国内市场的相关公众没有机会接触到该批服装，故涉案服装标贴“PEAK SEASON”标志在国内市场上不会起到标识商品来源的作用。在并非商标使用的情况下，判断在相同商品上使用近似商标是否导致混淆，不具有实际意义。伊萨克莫里斯有限公司和振宇公司并未侵犯泉州匹克公司的注册商标专用权。对于反诉，一审法院认为，泉州匹克公司清楚涉案货物系贴牌加工并出口至美国，不是商标法意义上的商标使用，其申请扣押涉案货物存在过错，应按照该批货物的报关价值酌情赔偿伊萨克莫里斯有限公司的损失。因此，判决驳回泉州匹克公司的诉讼请求，并判决泉州匹克公司赔偿伊萨克莫里斯有限公司损失13万元。泉州匹克公司不服一审判决，向上海知识产权法院提起上诉。

　　上海知识产权法院二审认为：首先，本案有别于典型的涉外定牌加工。振宇公司接受伊萨克莫里斯有限公司委托，生产并出口的服装上贴附的“PEAK SEASON”标识与伊萨克莫里斯有限公司在美国注册的“PEAK SEASON”商标虽然文字相同，但两者相比较，在样式和字体大小上均有变化，且明显突出“PEAK”，从而使“PEAK”成为该标识的主要识别部分，与泉州匹克公司的注册商标构成近似，从视觉效果上易使相关公众产生混淆。其次，国内消费者通过“亚马逊中国”官方网站可以搜索在美国市场的商品并进行网购，“亚马逊”上传的照片可以放大从而较为清晰地看到商品标识，即便出口商品不在境内销售，也难以避免通过各类电子商务网站使国内消费者得以接触到已出口至境外的商品及其标识，必然涉及是否会造成相关公众混淆和误认问题。最后，“PEAK”品牌在全世界范围内的知晓度自2005年起逐步提升，泉州匹克公司亦持续维护“PEAK”在国内外市场的影响力，故难以排除伊萨克莫里斯有限公司的主观故意。据此，二审法院认为，伊萨克莫里斯有限公司在相同商品上使用近似商标的行为构成对泉州匹克公司涉案商标专用权的侵害。基于“PEAK”商标的知名度，振宇公司未尽到谨慎的注意和审查义务，应就其帮助侵权行为，与伊萨克莫里斯有限公司承担连带责任。伊萨克莫里斯有限公司提出的反诉诉讼请求缺乏事实基础。因此，二审法院撤销原审判决，改判振宇公司、伊萨克莫里斯有限公司立即停止对泉州匹克公司注册商标专用权的侵害，伊萨克莫里斯有限公司赔偿泉州匹克公司合理开支2万元，振宇公司承担连带赔偿责任。

　　【法官点评】

　　本案涉及接受境外企业委托加工所涉商标侵权行为构成与否的认定。商标使用是以识别商品来源为目的将商标用于商业活动的行为。本案双方当事人争议的焦点也在于振宇公司按照伊萨克莫里斯有限公司要求加工服装并出口是否属于典型的涉外定牌加工，以及全部出口至境外的服装标识在国内市场上是否会起到识别商品来源作用的问题。

　　本案有别于典型的涉外定牌加工，其区别主要体现在涉外定牌加工委托方向加工方提供的标识通常与其在境外注册的商标相同，而本案委托方提供的贴附标识与其在美国登记的商标在文字排列、样式和字体大小上均不同，突出使用部分却与权利人的国内商标极为近似。结合法院对权利人注册商标在国内外影响力的认定，难以排除境外委托方在选择并确定委托加工服装上所贴附标识样式时的主观故意。电子商务网站为国内消费者提供了得以接触到已出口至境外的商品及其标识的渠道。鉴于被控侵权标识突出使用部分与泉州匹克公司的注册商标极为近似，不可避免地易使国内消费者对在“亚马逊中国”网站上搜索到并准备购买的服装来源产生误认或认为其来源与泉州匹克公司注册商标的商品有特定联系。二审法院对本案的处理充分考量了被控侵权标识与境外商标是否完全相同、与国内商标的近似程度、国内商标的知名度、境外委托方的主观故意以及国内加工企业应尽到的审慎注意义务等。