【商标权·民事】案例4：浙江鼎丰贸易有限公司诉安徽亮亮电子科技有限公司侵害商标权纠纷案

　　一审案号：（2014）浦民三（知）初字第1093号

　　二审案号：（2016）沪73民终104号

　　【裁判要旨】

　　出口商品的终端用户虽在中国境外，但商标在中国境内商品流通过程中发挥了识别商品来源的作用，并在相关公众中具有一定知名度，可以认定为已经使用的有一定影响商标。关联企业可以享有商标在先使用抗辩权，对抗在后注册商标权人。关联公司在相同商品上使用商标行为，属于在原有范围内的使用。

　　【案情介绍】

　　上诉人（原审原告）：浙江鼎丰贸易有限公司（简称浙江鼎丰公司）

　　被上诉人（原审被告）：安徽亮亮电子科技有限公司（简称安徽亮亮公司）

　　杭州亮亮电子照明电器有限公司（简称杭州亮亮公司）成立于2002年12月30日，股东为汪祖平等。安徽亮亮公司成立于2011年10月10日，股东为杭州亮亮公司及汪祖平等。两公司法定代表人均为汪祖平，经营范围均为LED节能灯生产等。自2006年9月起，杭州亮亮公司使用“TORCH”商标。自2008年11月起，杭州亮亮公司在节能灯产品上开始使用“TRCH”标识。自2007年起,杭州亮亮公司系临安市的龙头企业，生产的节能灯品牌“TORCH”荣获杭州市出口品牌。安徽亮亮公司成立后，杭州亮亮公司授权安徽亮亮公司在其生产的节能灯产品上使用“TRCH”商标。安徽亮亮公司的产品均用于出口。

　　浙江鼎丰公司成立于2007年4月，系第7909575号“TORCH”注册商标权利人。该商标于2009年12月申请注册，2011年12月14日获准注册，核定使用商品为第11类电灯、灯、白炽灯、日光灯管等。2011年4月至2013年10月期间，浙江鼎丰公司在记载货物品时标注为“TORCH”节能灯。

　　2014年7月，上海海关发现安徽亮亮公司申报出口阿联酋的节能灯上标有近似“TORCH”的“TRCH”标识，根据浙江鼎丰公司的申请将上述货物予以扣留。后浙江鼎丰公司以安徽亮亮公司侵害其“TORCH”注册商标专用权为由，向法院提起诉讼，要求停止侵权、赔偿损失。

　　上海市浦东新区人民法院经审理认为：涉案“TRCH”商标与浙江鼎丰公司的“TORCH”注册商标均含有“T”和“RCH”英文字母，且顺序相同,“”图形为圆形，与字母“O”形状近似，从整体看，两者差异不显著，且该差异对文字发音影响不大，易造成消费者混淆，故构成商标近似。现有证据足以证明安徽亮亮公司的股东杭州亮亮公司在2006年后就使用“TORCH”和“TRCH”标识，在浙江鼎丰公司申请注册“TORCH”商标前，杭州亮亮公司的“TORCH”品牌节能灯在同行业中已经具有一定的影响力，杭州亮亮公司对涉案标识享有在先权利。而杭州亮亮公司是安徽亮亮公司的股东，安徽亮亮公司经其许可在节能灯上继续使用涉案商标，属于在原范围使用，故根据《商标法》第五十九条第三款规定，浙江鼎丰公司无权禁止安徽亮亮公司在原使用范围内继续使用涉案商标。据此判决：驳回浙江鼎丰公司的诉讼请求。

　　一审判决后，浙江鼎丰公司提起上诉。二审法院驳回上诉，维持原判。

　　【法官点评】

　　本案涉及出口商品的商标在先使用问题如何评判的问题。判断本案在先使用抗辩是否成立的关键在于对出口商品的商标在先使用、商标的一定影响、在先使用抗辩行使主体以及原有范围等如何予以判定。

　　（一）出口商品的商标在先使用判定

　　安徽亮亮公司在本案中提交的在先使用涉案商标的证据使用时间确在浙江鼎丰公司注册商标申请日前，但由于所涉商品均出口至国外，商品的终端用户均在国外，那么出口商品上的使用行为是否属于商标意义上的使用？商标意义上的使用行为是指能够实现商标识别功能的行为。本案所涉商品虽出口境外，但向进口商销售出口商品的行为是发生在中国境内的，出口商通过发货、报关、运输等完成向进口商的销售，而涉及销售的相应凭证上及商品上均有涉案商标。同时，进口商在选择中国出口产品时，亦是通过商标来识别商品来源，并选择最终的交易对象。因此，涉案商标随着涉案商品的出口，在中国境内发挥了识别商品来源的作用，涉案商标在先使用成立。

　　（二）出口商品的商标有一定影响的判定

　　在先使用商标无须达到驰名程度，只要在中国境内为一定范围内的相关公众所知晓的商标，即应当认定为属于有一定影响的商标。出口商品的用户在境外，对于出口商品一定范围内的相关公众应界定在出口企业和相关的同业企业。在案证据能够证明安徽亮亮公司的股东杭州亮亮公司在浙江鼎丰公司申请商标注册前，其生产的节能灯品牌“TORCH”荣获杭州市出口知名品牌等荣誉，在杭州地区、临安地区出口企业和灯具生产企业中享有一定的知名度和美誉度，因此，可以认定涉案商标具有一定的影响。

　　（三）关联企业可否行使商标在先使用抗辩权

　　由于我国实行的是商标注册制，对在先使用商标的主体范围应当予以一定的限制，以保护商标注册人的利益。一般而言，对在先未注册商标的使用人应限于先使用人己身以及在先已获得商标授权许可的被许可使用人。但商标先用人的业务继受人也可以享有商标的先用权。

　　（四）在先使用商标原使用范围的判定

　　使用商品范围确定为原使用范围，符合商标法的立法本意。同时电商的发展和网络购物的兴起，使得地域概念日益模糊，难以界定地域空间。因此，在先使用商标的原使用范围应界定为原商品使用范围。

　　本案裁判不仅对《商标法》第五十九条第三款适用做了全面的诠释，还区分了出口商品的商标使用和定牌加工的商标使用的问题。首先，对《商标法》第五十九条第三款未明确的使用人的范围、在先商标的原使用范围作了界定。其次，明确虽然出口商品的最终消费者在境外，但只要出口商品的商标在中国境内进行了流通，发挥了商标的识别功能，就属于商标法意义上的商标使用行为，厘清了与定牌加工商品的商标使用的区别。再次，明确出口商品的商标只要为出口企业、同类企业的相关公众所知悉，就可以认定为具有一定影响。因此，本案判决对行使商标在先权利抗辩的同类案件以及涉及出口商品的商标使用判定问题的案件具有一定参考价值。