【商标权·民事】案例5：上海和汇安全用品有限公司诉王新祥确认不侵害商标权纠纷案

　　一审案号：（2015）黄浦民三（知）初字第75号

　　二审案号：（2016）沪73民终207号

　　【裁判要旨】

　　书面催告权利人行使诉权是提起确认不侵害知识产权之诉的前置条件，在被警告人未履行催告义务的情况下，若有情形表明在确认不侵权之诉受理时权利人无撤回侵权警告的意思表示又怠于诉讼，从而使侵权与否处于不确定状态的，则可视为被警告人未丧失确认不侵权之诉的诉权。

　　【案情介绍】

　　上诉人（原审被告）：王新祥

　　被上诉人（原审原告）：上海和汇安全用品有限公司（简称和汇公司）

　　涉案第7071430号“tanke”“坦克”组合商标由案外人杨日鹏于2008年11月24日申请。2010年8月，王新祥受让了在申请注册中的商标，2010年11月该商标被核准注册，核定使用商品为第9类安全头盔等。2014年10月11日，王新祥委托律师向和汇公司发函指出和汇公司使用“坦克”的产品宣传行为构成侵权。同月，“淘宝网”接到法定代表人为杨日鹏的上海威爽贸易有限公司有关和汇公司侵犯王新祥商标权的投诉后，将和汇公司网上销售的头盔产品信息予以删除。和汇公司于2015年6月向一审法院提起诉讼，请求确认其在头盔产品等产品的销售、广告宣传及产品包装装潢上使用中文“坦克”不侵犯王新祥享有的第7071430号注册商标专用权。王新祥在一审审理过程中针对和汇公司要求确认不侵权的行为另案提起侵害商标权纠纷之诉，本案一审判决前又申请撤回起诉。

　　和汇公司于2014年8月25日曾对第7071430号商标向国家工商行政管理总局商标评审委员会提出无效宣告请求，该委于2015年11月作出裁定，认为王新祥在安全头盔等五项商品上注册争议商标构成对他人在先使用并有一定影响商标的抢注，裁定争议商标在安全头盔等五项商品上予以无效宣告。针对该裁定，王新祥向北京知识产权法院提起行政诉讼，本案二审判决前，行政案件尚在审理中。王新祥一审答辩和二审上诉所提理由之一为：和汇公司没有书面催告王新祥行使诉权，和汇公司启动不侵权之诉不具备法定条件。

　　上海市黄浦区人民法院一审判决确认，和汇公司对其头盔产品在我国境内的业务合同和宣传推广上使用“坦克”不侵害王新祥享有的第7071430号注册商标专用权。

　　一审判决后，王新祥不服判决，提出上诉。上海知识产权法院二审判决驳回上诉，维持原判。

　　【法官点评】

　　本案涉及确认不侵权之诉的受理条件问题。确认不侵害知识产权纠纷，是指行为人受到了来自特定知识产权权利人的侵权警告，而权利人并未在合理期限内依照法定程序请求人民法院解决有关争议，行为人以该知识产权权利人为被告提起的，请求确认其有关行为不侵犯该知识产权的诉讼。主要包括确认不侵害专利权纠纷、确认不侵害商标权纠纷和确认不侵害著作权纠纷。提起确认不侵权之诉应履行事先书面催告权利人行使诉权的程序，该程序的设定，是为了防止被警告人随意提起确认不侵权之诉，尽可能引导当事人通过侵权诉讼解决争议，在通过书面催告方式确定权利人在合理期限内不启动纠纷解决程序时，才赋予被警告人提起确认不侵权之诉的诉权。

　　本案中，被警告人在提起确认不侵权之诉前并未书面催告权利人行使诉权。一审法院以权利人在发出警告后的合理期限内未撤回警告，也未提起过相关商标侵权诉讼，致被警告人行为是否构成商标侵权处于不确定状态为由，认定王新祥有关和汇公司起诉不符合法定条件的辩称意见不成立，然该判决理由并未就法定受理条件中催告程序的缺失是否影响案件的受理作出回应。二审法院充分注意到王新祥针对受理条件中的催告程序所提出的异议，也关注到和汇公司在收到警告函后近8个月才提起诉讼，从该期间来看，王新祥委托律师向和汇公司发出警告后，存在怠于诉讼之嫌，但王新祥在和汇公司提起确认不侵权之诉时，是否还坚持其对和汇公司发出的侵权警告尚难作出判断。二审法院遂围绕确认不侵权之诉受理条件规定的立法本意，综合多方面因素认定，在本案中被警告人未履行催告义务不影响一审法院对案件的继续审理与判决。本案较好地运用了确认不侵权之诉受理法定条件的规则，保证了当事人之间的利益平衡，对于同类案件具有一定的示范意义。

　　本案同时涉及在先善意使用有一定影响商标的判断问题。和汇公司作为在先权利人以与其英文注册商标的主要部分对应使用的未注册中文标识已在向其发送警告的权利人注册商标申请前具有一定影响力为由，主张不侵害涉案注册商标权人享有的商标专用权。法院通过对和汇公司中英文标识对应使用情况的分析，认定上述确认不侵权之诉的理由成立。在此情况下，法院认为不必等待行政诉讼程序中对注册商标有效与否的判断，故对王新祥要求本案中止诉讼的申请未予准许。本案有效保护了已在市场上具有一定知名度但未注册的商标当事人的权益，充分发挥了司法保障营商环境建设的职能作用，且对于司法实践中如何处理好知识产权民事程序和行政程序的关系具有一定的指导作用。