“BURBERRY”定牌加工商标侵权纠纷案——勃贝雷诉诉宁波中轻进出口公司
发布时间:2018-05-24
【商标权·民事】案例13：勃贝雷有限公司诉宁波中轻进出口有限公司商标侵权纠纷案
一审案号：（2016）沪0115民初13990号
二审案号：（2017）沪73民终21号
【裁判要旨】
定牌加工中使用与注册商标相同或近似标识的行为是否构成商标侵权，需要结合原告注册商标的正当性、被告是否尽到必要、合理的审查注意义务、定牌加工产品是否在国内销售、被告在出口目的国商标注册等具体情况来综合认定。
【案情介绍】
上诉人（原审被告）：宁波中轻进出口有限公司（简称中轻公司）
被上诉人（原审原告）：勃贝雷有限公司（BURBERRYLIMITED）（简称勃贝雷公司）
案外人：利丰（贸易）有限公司（简称利丰公司）、平湖市惠钱箱包有限公司（简称惠钱公司）
勃贝雷公司在第18类行李箱、旅行袋、手提包、钱包等商品上申请注册了G732879号图形商标（彩色格子）及G987322号图形商标（黑白格子）。G732879号、G987322号注册商标经过原告的使用和宣传，已经具有较高的市场知名度和较强的显著性。利丰公司与中轻公司约定，利丰公司作为买方Productos雅芳厄瓜多尔股份有限公司的代理人，向中轻公司购买7000套SETDEMALETASCUADROS（简称涉案侵权产品）。此后，中轻公司委托案外人惠钱公司下单生产涉案侵权产品，并明确了产品的款式、规格、图案及验货标准。中轻公司后向上海海关申报出口厄瓜多尔该批涉案侵权产品，被上海海关查扣。勃贝雷公司认为，中轻公司的上述行为侵害了勃贝雷公司的注册商标专用权,故诉至法院请求判令中轻公司停止侵权、赔偿经济损失及合理费用共计300万元。被告中轻公司辩称，涉案侵权产品外观与原告涉案商标不近似；被告仅为外贸代理商，并非涉案侵权产品的生产者、销售者，且被告提供代理服务时已尽到合理注意义务，无过错，故请求驳回原告诉请。
浦东法院经审理认为，首先，以销售为目的，通过指定产品的款式、规格、图案等，委托他人加工生产涉案侵权产品，并以出口的形式销售涉案侵权产品的，应被认定为涉案侵权产品的生产者和销售者。本案中，涉案侵权产品的款式、规格、图案等均是由被告指定的，涉案侵权产品的生产完全体现了被告的意志，其委托定牌加工企业使用与注册商标相同或近似图案的面料的行为构成商标法意义上的商标使用。同时，被告以销售者的身份与利丰公司进行交易，涉案侵权产品出口货物报关单中填写的经营单位和发货单位均为中轻公司，该报关单、发票和装箱单中均有被告公司及其法定代表人的签章，被告的行为足以证明其是涉案侵权产品的生产者和销售者。其次，被告对涉案侵权产品的生产、销售存在过错。涉案商标经过原告的使用和宣传，已经具有较高的市场知名度和较强的显著性。被告作为一家自营和代理货物及技术进出口业务的商贸公司，长期从事进出口业务，对涉案商标未尽到合理必要的审查义务，具有过错。故被告委托定牌加工的行为构成商标侵权。法院遂判决被告停止侵权，赔偿原告经济损失及合理费用共计63万余元。
一审判决后，被告中轻公司不服，提起上诉。二审法院驳回上诉，维持原判。
【法官点评】
近年来，涉外定牌加工行为是否构成商标侵权一直是知识产权诉讼领域中的热点与难点问题。定牌加工中使用与注册商标相同或近似商标的行为是否构成商标侵权需要结合原告注册商标的正当性、被告是否尽到必要、合理的审查注意义务、定牌加工产品是否在国内销售、被告在出口目的国商标注册等具体情况来综合认定。
本案的涉案商标是为大众所熟知的“BURBERRY”格子图案注册商标，该商标知名度较高，案件社会影响较大。与传统的定牌加工案件不同，本案中，委托加工的外方并不享有委托加工产品的相关商标，其根据被告公司提供的样品委托被告生产，被告在接到订单后又委托案外人代为加工并销售给外方。因此，法院在本案中认定被告直接实施了涉案产品的生产和销售行为，且未尽到合理的注意义务，构成侵权。同时，结合之前的海关记录等相关证据，认定被告存在重复侵权，从而进一步加大制裁力度，维护了正常的商标管理秩序和权利人的合法权益。
涉外定牌加工为我国对外经济合作的重要方式，在此类案件的处理中，既要考虑我国对外加工贸易比重较大的既有状态，又要为中国制造向中国创造转变预留司法裁量空间。定牌加工中使用与注册商标相同或近似标识的行为是否构成商标侵权需要结合原告注册商标的正当性、被告是否尽到必要、合理的审查注意义务、定牌加工产品是否在国内销售、被告在出口目的国商标注册等具体情况来综合认定。本案被告以销售为目的委托他人加工生产涉案侵权商品，属于涉案侵权商品的共同生产者，其委托定牌加工企业使用与注册商标相同或近似图案的面料的行为构成商品上的商标使用。同时，被告作为一家自营和代理货物进出口业务的商贸公司，长期从事进出口业务，其对原告主张权利的注册商标的认知能力应比普通相关公众更高，且原告的注册商标具有较高知名度，被告显然未尽到必要、合理的审查注意义务。因此，被告委托定牌加工的行为构成商标侵权。
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