马宇峰：中美贸易战下专利诉讼的最新发展和对策
发布时间:2019-01-24
1月12日，由《中国知识产权》杂志主办的“第九届中国知识产权新年论坛暨2019中国知识产权经理人年会”在京盛大举办。在12日上午举办的中国知识产权高峰趋势论坛上，美国奥睿律师事务所驻上海代表处首席代表/合伙人马宇峰与大家分享了中美贸易战背景下的知识产权问题，并对过去一年美国专利诉讼领域的新发展进行了总结和展望。China IP对其演讲内容进行了收录和整理，以飨读者，以下是演讲实录。
此发言环节与大家分享两个话题，第一个是中美贸易战背景下的知识产权问题，第二个是过去一年美国专利诉讼领域的一些新发展和后期展望，以及对中国企业的影响和对策。
首先，在中美贸易谈判的大背景下，我建议大家从一个比较高的层次去看知识产权领域存在的问题。就我个人观察来看，目前美国在中美贸易战中的很多行为，不光发生在中美贸易战中，也发生在美国和欧盟、日本、加拿大等国家和经济体的贸易战中。美国对于许多已经达成的协议，向这些国家和经济体提出重新进行贸易谈判的要求。放在大背景下，这种行为非常符合罗德里克在2011年出版的《全球化的悖论》中的理论，其核心观点是超级全球化、国家主权和民主政治三者不能兼得，只能取其二。
现在很多人认为，美国是逆全球化而行，中国才是全球化的倡议者，但通过认真分析一个国家的开放程度，必须得承认美国目前仍然走在全球化的最前列，只是他想往回调，而中国在继续往前走。作为最超前的国家，美国所面临的悖论问题是，民主政治不能放弃，国家主权也不能放弃，三者不能兼得，那么只能往回调全球化。全球化并不全是优点，它本身也带来很多负面影响，比如全球化使很多国家的贫富分化加剧。因为国家主权还没有全球化，或者说国家主权并没有世界大一统，但资本和市场却更接近世界大一统了，比如一家美国公司，可以在爱尔兰注册公司，把全球化市场里赚的所有利润几乎都放在爱尔兰，不需要回流到美国，保证该公司可以在世界各地进行投资。在这个前提下，全球化带来的直接结果是，美国的贫富分化与20年前相比扩大很多。美国从全球化中赚取很多利益，但这些利益的分配非常不均匀，从比例上来说美国从全球化中所获得的好处主要由少数人占有。中国亦是如此，只不过对贫富分化的感觉没有美国人民这么强烈，原因是所有中国人的生活水平都得到了提高，而美国中产阶级在过去20年实际收入下降了。
在三项不可兼得的前提下，美国可以调整什么？至少目前不可能回调民主制度，只能回调超级全球化，还有就是在国家主权问题上做出调整。作为超级强国，美国尽量让别的国家遵循美国的规则，用美国的规则来规范其他国家的一些国内法，在知识产权领域也是如此。比如最近的中兴、华为和福建晋华案，均用美国国内法对在中国国内发生，本应属于中国或第三国国内法范畴的东西进行域外执法。在过去很多年里，美国解决全球化所带来的问题的做法，都是强制别国在国家主权上做出一些让步，让美国国内法的执法对象和范围全球化。在国家主权问题上的调整不能达到美国目的的情况下，美国只能回调全球化，这是一个大的背景。如果对这个大背景有所了解，则对于现在美国的很多做法就易于理解和接受了。
以301调查报告涉及的贸易战为例。美国指控中国企业的许多行为对美国的创新和就业造成伤害，虽然这也是事实，但就像自由市场里存在竞争对手一样，在自由市场经济下，竞争当然可能会对原来占主导地位的另一方造成一些损害，这种行为本身并不违法。美国指控中国企业在极力谋求美国技术的过程中存在一些不合法的行为：在2018年第一份301调查报告中，有很多关于知识产权的条款，比如中国有强制的技术转让，这个和中国的技术进出口管理条例相关。针对这一点，目前中国也在考虑通过立法回应，在2018年12月23日提请十三届全国人大常委会第七次会议审议的中国外商投资法草案中，直接明确不允许进行强制技术转让。
美国经常批评中国一点，即中国过去常用的“用市场换技术”，比如在汽车领域，以前一直只允许成立合资企业，不能独资。针对这一点，中国政府也做出了积极的回应，上周一特斯拉超级工厂在上海破土动工，李克强总理前几天也与马斯克会了面。这是第一家外商投资的车企可以独资，意即不要求特斯拉转让核心技术。原本中国允许外商独资或合资，这完全是主权范围之内的事情，但是在全球化经济下，对于美国投资方对中方提出的要求，中方需要做出一些退让。2018年11月20号，美国发布一个更具体的补充301报告，指控中国用国家意志操控中国的资本到海外去，尤其到海外收购中国想要的技术，并且还点名一些和中国相关的投资基金，指出这些基金背后有中国的国家意志。
2018年有两部立法对中国的企业非常重要，一部叫FIRRMA，一部叫ECRA。以前美国出口管制没有真正的法律，只有一个条例，现在美国将其法典化。虽然这两个法律本身适用于所有国家和所有公司，但分析其立法背景，显然跟中国有很大关系。FIRRMA控制的是“来”，即国外资本来美国投资，今后中国公司或资本对美国的技术类投资将变得更加困难；ECRA是控制的是“去”，即从美国向国外出口技术。2018年发生的不管是中兴通讯禁令事件，还是华为的孟女士事件，均只是序章，未来会有更多针对中国企业的案子发生。美国将从出口管制的角度或者从其他方面进一步加强域外执法。
除了出口管制，包括美国的FCPA，只要中国企业在全球化中成为国际性企业，就会受到FCPA的管辖。美国也研究了中国的“十三五”和“中国制造2025”计划。2018年11月19日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布了14项出口管制方面的敏感技术清单中，“中国制造2025”中涉及到的技术几乎都对应上了。
在中美贸易战的大背景下，下面我介绍下最近美国专利案的发展趋势。
目前中国知识产权案件数量庞大，一审知识产权案件每年有二三十万件，专利一审案件每年也有好几万件。在美国，地区法院专利侵权案件数量的高峰值是2013年的6094件，目前低于每年5000件，都不到中国的1/10；案件数量整体比较稳定，而且是稳中有降，但其中涉及到中国企业的比重正在增加。
与中国企业相关度很高的美国最高院TC Heartland案，影响了其判决之后美国地区法院案件受理的走向。在TC Heartland案之前的一年，总共4000多个案件中，东德州地区法院受理了约1500件，而且在这之前每年其受理案件占全国案件比例基本为1/5到1/3。TC Heartland案件之后，号称对原告最有利的法院——东德州地区法院的案件数大大下降。TC Heartland案判决的核心是，以前的专利侵权案只要存在专利侵权即可在侵权地提起诉讼，在全球化经济下，原告只要在淘宝或eBay上看到被告有一个网页广告，然后网购了个产品（有时甚至不需要网购）就可以在东德州地区法院提起诉讼。现在法院表示，这种情况需要做出改变，即如果被告是美国公司，要求必须是在公司注册地或侵权地加主要营业地的地区法院才能起诉，因此能够起诉美国企业的州和地区法院大大减少。
由于全球化经济发展，很多中国企业在美国设有分公司、子公司、关联公司，这个案件对中国企业的直接意义是，不能随便选择到东德州起诉中国企业在美国的分公司、子公司或关联公司。中国企业走出去是必然趋势，但设立子公司可以对注册地和主要营业地有所选择，比如可以把如何绕过东德州地区法院作为选址的一个考量因素。
当然，对方在起诉时可以只起诉中国企业，这样在任一个州的地区法院均可以起诉，因为中国企业在美国没有注册地或主要营业地，但原告会面临送达的问题。中国加入海牙公约时对送达问题有保留，即必须通过海牙公约送达，不能通过书信送达。送达问题产生的影响很明显，有时候6个月甚至一年两年都送达不了。在TC Heartland案背景下，预计会有一个降低送达要求的趋势，这也是为了应对全球化经济下美国拓展管辖权的需要。目前已经有一些法院表示，可以通过电子邮件送达，这会成为一个趋势。原告申请不通过海牙公约而通过电子邮件送达的依据是，电子邮件不是书信。美国联邦民事诉讼法4(f)(3)条规定，针对外国被告，可以通过没有被国际条约禁止而又被法院批准的其他方法送达，因此当事人只需提交一个申请，要求法院批准用电子邮件送达即可。尽管我们认为辩论说电子邮件不是书信，所以不受海牙公约管辖的说法很牵强，因为之所以海牙公约没有提到电子邮件是因为那时候还没有电子邮件。但在全球化的背景下，认可这种送达方式在过去几年已慢慢成为一个趋势。
2018年，六个比较重要的专利案中，有四个与专利双方复审程序（IPR）相关，这也说明IPR，也就是到美国专利局申请专利无效的重要性。其中有一个重要案子与IPR无关，即WesternGeco vs. lon Geophysical案，被告在美国销售零部件，将零部件出口到中国，在中国组装成最后的产品，该产品在美国会侵犯美国的专利，但实际上原告在中国并没有同族专利，从美国出口的零部件到中国完成组装后，被用于在海上勘测海底地型。这个案子的意义在于，原告因为被告出口零部件侵权而获得的，基于专利合理使用费的经济赔偿只有一千二百五十万美元，但陪审团要求被告再多赔偿九千多万美元，认为这九千多万美元是原告在海外的利润损失。被告出口零部件，在中国有十套包含了该零部件的侵权产品被销售，原告认为其在中国损失了十套最后产品的销售，因此在中国的利润损失是九千多万美元。联邦上诉庭认为，这九千多万美元的海外利润损失跟美国没关系，是原告在中国的利润损失，不能给与原告。最高院以7：2推翻联邦上诉庭的判决，认为可以给，在海外九千多万美元的利润损失应该计算进去，这样原告就可以一共获得超过一亿多美元的赔偿，几乎是基于境内损失的10倍。
2019年，美国专利律师评选出的需要持续关注的十个专利案件中有五个与IPR相关，进一步证明IPR的重要性。在这十个案件中，有一个案件跟前述WesternGeco案直接相关，即Power Integrations vs. Fairchild芯片案。
下面我举一个例子来讲解这个Fairchild案的重要意义，这个案子不光对美国专利法，对中国公司也非常重要。多数情况下，中国企业在中国生产、在中国销售，比如中国一家芯片企业生产了一千片芯片，可能只有十片是直接作为芯片被卖到美国，九十片跟着下游厂家的产品比如苹果公司的产品进入了美国市场，另外九百片从生产、销售到使用均与美国无关。按照美国联邦上诉法院之前在Fairchild案中的判决，假如中国企业在美国卖的那10片芯片被认为在美国侵犯了某个原告的专利，中国企业无需对在中国生产、中国销售、美国境外使用的这九百片芯片向原告做任何赔偿，对于另一百片中由该公司卖到美国的那十片，属于直接侵权，另外九十片跟着苹果公司进入美国市场，可能存在间接侵权。在Fairchild案里，地区法院认为，一百片都可以算侵权赔偿，另外九百片不能算。联邦上诉庭同意这900片不能算，而且还认为，那九十片也不能算，因为是跟着下游厂家的产品进来的，原告未能证明间接侵权，被告辩称自己压根不知道那九十片芯片的去向，仅仅卖给了美国境外的下游厂家。在Fairchild案里，陪审团的判决是三千多万美元，包括了原告在美国境外的利润损失；地区法院修正到六百万美元，去掉了对美国境外利润损失（也就是我举的例子里那900片芯片）的赔偿；联邦上诉庭表示六百万美元都太高了，因为在这个案子里被告的侵权芯片在美国的直接销售总额就只有70多万美元（相当于我例子中的10片），无需对间接侵权（相当于我例子中的另外90片）赔偿，要求地区法院继续大幅往下修正。
Fairchild案是联邦上诉庭判决WesternGeco案的基础。但是最高法院把WesternGeco案否决了，现在地区法院表示因为WesternGeco案，Fairchild案等于已经被美国最高法院否决。WesternGeco本身是和出口零部件而造成对美国产品专利的侵权（美国专利法第271(f)条）相关，直接适用范围比较窄，但Fairchild案的地区法院要WesternGeco案的判决进一步延伸适用到直接侵权，也就是不光是那一百片可以判决被告赔偿，另外九百片都可以基于原告在美国境外的利润损失来判决被告赔偿。地区法院按照这个思路同意了Fairchild案里原告的请求，同时允许被告立刻上诉。WesternGeco案在2018年6月22号判决，12月份地区法院就做出了Fairchild案的最新判决，目前联邦上诉庭已经接受Fairchild案的上诉。
该案是今年非常重要的案件，需要密切关注。因为一旦WesternGeco判决适用直接侵权的界限被突破，中国很多企业所面临的美国专利诉讼赔偿额不会再像以前那么低，比如生产一千片芯片，即使九百九十片都与美国无关而在以前Fairchild判决下无需赔偿，一旦WesternGeco判决被适用到直接侵权案，那么原告可以通过境外利润损失而从被告那儿就所有1000片收取高额的赔偿金。这也是美国在全球化背景下，在国内制造业越来越高度空心化的情况下，在专利法领域不得不做出的域外执法拓展。我相信，即便在Fairchild案中没有拓展成功，也必然会有原告锲而不舍地一次又一次的冲击，直到WesternGeco案的判决能够覆盖到直接侵权为止。
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