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涉职务发明认定的专利申请权权属纠纷案

发布时间:2019-05-15
 
  【专利权·民事】案例5:涉职务发明认定的专利申请权权属纠纷案
 
  一审案号:(2016)苏05民初407号
 
  二审案号:(2017)苏民终2066号
 
  【裁判要旨】
 
  《中华人民共和国专利法实施细则》规定,劳动关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作有关的发明创造属于职务发明。当事人以在原单位工作过程中所了解的特殊技术信息、技术缺陷、技术改进需求等内容为基础申请的发明创造,应认定为与其在原单位承担的本职工作有关,属于职务发明。
 
  【案情介绍】
 
  上诉人(原审被告):辛柏机械技术(太仓)有限公司(简称辛柏公司)、郑清好
 
  上诉人(原审第三人):杜中凯
 
  被上诉人(原审原告):威图电子机械技术(上海)有限公司(简称威图公司)
 
  威图公司设立于2001年12月20日,经营范围为生产、加工电子专用设备、数据通信和接入网通信等网络控制设备、智能化冷却系统及工业机柜系统等。辛柏公司设立于2014年3月6日,经营范围包括研发、制造、销售配电设备、冷却设备、电子元器件、工业机柜及配件、IT机柜及配件、机箱等,其发起人股东包括万控集团有限公司、太仓市新岛包装材料有限公司、杨伟辉、赵雷及郑清好。
 
  2014年5月26日,辛柏公司向国家专利局申请一项名称为“机柜框架用型材”的发明专利(申请号201410224711.7),发明人为杜中凯、郑清好。该发明创造涉及一种机柜框架用型材。涉案发明专利申请的发明人杜中凯、郑清好都曾就职于威图公司,期间,杜中凯任产品开发工程师,郑清好任执行董事。2013年10月29日,郑清好向威图公司提出离职,后作为发起人股东之一投资设立了辛柏公司。2014年3月31日,杜中凯向威图公司提出离职申请,后进入辛柏公司就职,2015年9月1日,杜中凯经工商核准登记为辛柏公司股东之一。
 
  威图公司向法院起诉请求:1.确认201410224711.7的发明专利的发明人为杜中凯;2.确认201410224711.7发明专利申请权归属于威图公司;3.判令辛柏公司、郑清好赔偿期经济损失及合理费用3万元。
 
  苏州市中级人民法院一审认为:郑清好并非涉案专利的发明人;根据在案证据,杜中凯在威图公司的本职工作内容当中包括了机柜产品的设计及方案的改进,故涉案专利属于职务发明,申请权应归威图公司所有。一审法院判决:1.确认涉案发明专利发明人为杜中凯;2.涉案发明专利申请权为威图公司所有;3.驳回威图公司其他诉讼请求。
 
  辛柏公司、杜中凯、郑清好不服一审判决,向江苏省高级人民法院提起上诉。江苏高院二审认为:1.一审确认郑清好并非涉案专利发明人并无不当。2.根据威图公司提交的多份电子邮件证据,可以证明杜中凯在威图公司的工作内容包括技术方面内容,且杜中凯是以威图公司名义对外进行相关活动。3.杜中凯因其工作性质的特殊性,使其对地铁行业机柜标准、型材的特定需求、现有产品存在的缺陷不足等内容有了较为深入的接触和了解。在此基础上,杜中凯提出并申请涉案发明专利,该发明创造的技术方案与其在威图公司的工作内容必然存在密切关联。4.威图公司母公司也在同时期内对涉案专利相关的技术进行设计、研发,并取得一定成果。5.辛柏公司、杜中凯、郑清好提交的在案证据,不足以证明涉案专利系利用辛柏公司提供的物质技术条件完成。综上,应认定涉案发明创造与杜中凯在威图公司的本职工作相关,属于职务发明。二审法院判决:驳回上诉,维持原判。
 
  【典型意义】
 
  近年来,随着知识产权价值的不断提高,越来越多的企业开始重视员工携带技术或商业秘密离职的问题。如何准确划分离职员工的本职工作范围,是认定员工离职后一年内作出的发明创造是否属于职务发明的难点。本案中,双方对发明人杜中凯的本职工作范围争议较大。结合相关邮件证据,法院认定杜中凯在工作过程中对地铁行业机柜标准、型材的特定需求以及现有产品存在的缺陷等内容有了较为深入的接触和了解,且这些内容系涉案发明专利的基础技术信息,故据此认定涉案发明与其本职工作有关,属于职务发明。该案的判决进一步拓展了相关企业维护自身权益的途径,为保护企业创新、规范离职员工行为明确了界限。