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Timothy J Kelly

发布时间:2016-03-15

美国商标法要点及对中国企业的意义与启示

Timothy J Kelly  

  大家好,感谢中国知识产权杂志邀请我们来到这里,我也感谢所有知识产权领域的同事。首先,我将快速介绍一下我今天演讲的主题。中国企业在国际化的道路上遇到一些关于商标的问题,我认为非常有意思,也非常重要。所以今天主要讲一讲美国商标法的一些要点和它可能对于其他国家企业产生的一些影响。

 
  我认为美国的经验,对中国和其他国家企业国际化的道路,会产生很重要的影响。首先想介绍一下美国商标法的概念以及美国商标存在的主要问题,还有对于中国企业来说有些什么可以学习的地方。首先要记住的,美国商标法最重要的就是它的基础是使用,而不只是对商标的申请,商标的申请一定要基于实时的在商业当中的使用。如果你想在美国使用商标,或者对商标要求权利的话,你必须要显示你的商标已经在使用当中了。
 
  在美国,商标的运用可以基于实际的使用,或具有美国概念里使用商标的意图。如果你的公司要走向美国,把美国作为目标市场的话,一定要去思考你如何利用美国商标法里的要素,来支持你的商标申请。所有的美国商标申请必须要显示你有实际的意图要使用这样的商标,真实的使用意图非常重要。经常有人问我,那什么是实际使用意图,或真实使用意图,这是一个基于不同情况不一样的概念,但是总的来说,它不仅仅是一种使用的希望,而是你已经做出了努力,要在未来提供服务、销售产品,这是一个很复杂的问题。
 
  哪些做法符合这样一个定义,就是实际使用的定义?首先是在商业上的销售以及进口商品到美国使用。哪些是不符合规范的呢?首先是象征使用,比如说你只在这个产品上贴一个商标,然后把这个商标引入到美国,这只是一个象征使用,因为真实意图的使用,其实是不包括只为了保护这个商标的一个权利而进行的使用,我们必须要保证我们的商标已经有实际或真实的使用意图,所以象征使用不包括在内,必须要有实际的销售证据。
 
  我们刚才看到的是美国商标法里对商标的定义,不展开讲了。
 
  在美国基于注册的申请和其他国家不太一样。在其他国家你提供一个很长的物品清单,即使你可能最后不会卖掉这个清单当中的产品,你还是可以申请提出这样一个清单。而在美国,有一个很长的清单,这个清单则必须要反映出这样的产品,必须要在美国使用。所以如果你的清单里包括其他不相关的产品或者服务的话,是不行的,必须要有非常具体的产品囊括在里面。在其他国家商标申请中,申请人会使用“所有产品”或“各种产品”这样的措词,也会在申请文书当中使用“包括”或“比如”这样的措词,或使用“包括在这一类别里面的所有类型”这样的措词,但是在美国商标法中,这种措词是不允许使用的。另外要注意,在美国商标法里有一个问题,就是样本或者使用证明,我们刚才说了,商标申请的基础是实际已经使用或真实的使用意图,美国商标局会要求商标人提供一些证据,这些证据表明这个商标已经在使用了。不管是签条、标签、容器或其他和产品相关的展示,你必须要提供这个产品已经使用的证据,这样的证据叫做一个样本,就是提供给美国商标局的已使用样本。另外如果商品已经被注册,如果要保持这个注册状态的话,必须要显示这个产品的商标一直在使用当中,比如说在注册后的5到6年,必须要向美国商标局提供相应的证据,来表明你所注册的商标是一直在使用当中的。5年到6年以及注册之后的10年,都必须提供这样的证据。如果没有证据显示你注册的商标在使用当中,会导致商标的撤销。
 
  接下来我再谈一谈刚才介绍的美国商标法的要素对中国企业有怎样的影响或启示。比如说,在中国申请冰箱商标时,申请清单里除了包括要申请商标的冰箱产品,可能还会有冰箱的附带产品囊括在其中。但是在美国,这样的清单是不被允许的,清单所列出的产品,必须是你将要使用商标的产品,其他附带产品不能囊括在内。所以这是在美国提交商标申请时要注意的问题。申请美国商标时,商品已经在商业当中使用的话,可以提交申请;而如果商品还没有进行使用,则必须要给商标局提供证据,显示在未来一个阶段你肯定会使用到这个商标。要提供给他们一个计划,显示你会在美国市场推广这样的商品,在接下来的二、三、四年里,要证明会使用到这样的商标。
 
  刚才我也说了,这个清单里包括的产品必须要是一定会用到商标的产品,申请提交之后我们会有专业的审查员来进行审查,他们会审查你的商标申请书以及你提交的商标实样或样本。在申请阶段,这个商标申请文书中使用的语言必须要非常具体,如果你的措词过于模糊或过于广泛,申请是会被驳回的。另外要注意,清单列出产品和服务的基础是这些产品和服务的商标必须已经使用或者将要进行使用,这个是一再强调的。
 
  最后要注意的,在申请的过程中要注意最后的期限,因为提交申请、样本或提交使用意图,有各种各样的最后期限,必须要遵守这个期限,如果在期限之后提交,申请也有被驳回的风险。另外,延期一般是不被允许的。我们经常会跟客户解释其中遇到的问题,商标局可能会提出一些问题,在审查之后我们会告诉客户。根据商标局的问题来进行解答或提供额外的证据。刚才我们提到了实际使用及使用意图这两个概念,在商标注册之后,尤其是在注册后的三到六年间,我们也需要提供文书给美国专利商标局,每一个类别的产品及服务都要有一个样本,同时包括一个声明,显示我们清单上的所有产品和服务的商标都是在使用当中的。如果没有在使用当中的话,注册三到六年之后,商标还是有可能会被撤销。刚才说了“使用意图”,商品或服务的商标经过注册后,必须要在一定时间段内进行使用。而没有在美国市场使用的商品和服务会在清单中被删除。
 
  就不耽误大家时间了,谢谢。