商业秘密诉讼的关键问题

总第54期 游闽键 上海市协力律师事务所知识产权事务中心主任发表,[其他]文章

  商业秘密案一直是知识产权实践的难点,本文围绕商业秘密诉讼时的三个问题进行探讨。一是商业秘密案件的管辖问题;二是商业秘密案件的举证问题;三是商业秘密案件的诉讼策略。

  一、商业秘密案件的管辖问题

  在现有法律框架下,权利人可以通过行政保护、刑事保护、民事保护等多种途径保护商业秘密。因此商业秘密的管辖也就涉及到行政管辖、刑事管辖、民事管辖等问题。在商业秘密侵权案件中,企业一般情况下会优先选择行政保护或刑事保护,而在这两者中,企业更加倾向于选择工商局来保护自己的商业秘密

  而现实情况也确实如此,工商局针对商业秘密案件的执法有其天然的优势,因为工商局具有很多其他的附属性权力,比如企业登记、年检,对于执法对象而言,工商局具有很大的威慑力。另外,工商局经过这么多年在公平交易、市场监管方面的行政执法工作,积累了丰富的工作经验,在处理商业秘密侵权案件时也具有一定的优势。虽然公安机关对于商业秘密的侵权人来说也具有较大的威慑力,但是,公安机关拘留和抓捕嫌疑人是非常谨慎的,拘留和抓捕嫌疑人的门槛也比较高,相对来说,工商局立案的标准较公安机关低。而法院是商业秘密侵权案件的最后一道保障,但是从证据取得和司法审判角度来说,要有效、快速的解决问题,民事诉讼可能不是最佳选择。

  在三种不同的商业秘密保护途径中,工商局的管辖地是违法行为发生地,公安机关是由犯罪地公安机关进行立案侦查,而很多企业都希望由权利人所在地的公安部门和工商局来介入调查。因为这些地方往往都是企业纳税所在地,如果由本地的工商局和公安机关来处理相关案件,地方保护主义的影响就会小很多。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发的《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定“侵犯知识产权犯罪案件由犯罪地公安机关立案侦查。必要时,可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。侵犯知识产权犯罪案件的犯罪地,包括侵权产品制造地、储存地、运输地、销售地,传播侵权作品、销售侵权产品的网站服务器所在地、网络接入地、网站建立者或者管理者所在地,侵权作品上传者所在地,权利人受到实际侵害的犯罪结果发生地”。但是,界定违法或者犯罪行为发生地,实践中对此仍存在着一些争议。绝大多数的商业秘密案件有两个过程,第一阶段是员工从权利人公司那里窃取、或通过不正当手段获取商业秘密,第二个阶段是获取了这些商业秘密之后披露给第三方。那么,这个违法行为发生地究竟是指获取商业秘密行为还是指披露商业秘密行为?现实中仍有争议。实践中,权利人所在地的公安机关介入比较多一些,但是,本地公安机关的介入还需要立案来推动,不仅要递交一些权利证据,还需要提交侵权证据与损失证据。

  法律对于民事诉讼的管辖规定是比较明确的,侵权行为地包括行为地和结果发生地。

  二、商业秘密案件的取证问题

  (一)取证方式

  现有的取证方式有自行取证、公证取证、手段取证、刑事取证和诉前证据保全等几种常见的取证方式。调查公司跟踪取证是自行取证中的一部分,但是这种证据只能作为线索,不能作为被告侵权的直接证据,因为调查公司在中国是不合法的。

  (二)举证内容

  1、权利证据。对于原告来说,首先,一个非常重要的证据就是权利来源,权利人是自行研发的还是通过转让获得的,是独占许可人抑或普通许可人,这在民事诉讼过程中必须要举证证明的。

  2、要证明采取了保密措施。是否采取保密措施要结合商业秘密具体的特性、所涉商业秘密信息载体的特性、权利人保密的意愿和保密标识的可识别程度来判定。具体的措施包括限定涉密信息的知悉范围、对涉密信息加锁、对涉密信息采用密码或者代码、签订保密协议、对涉密的场所做出一些保密的要求。目前司法实践当中,法院对是否采取保密措施的认定还是比较宽松的,原则上只要有明确的保密意向,并有相应措施,法院基本上都认定权利人采取了保密措施。

  3、商业秘密的实用价值。根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》的规定“有关信息具有现实的或者潜在的商业价值,能为权利人带来竞争优势的,应当认定为反不正当竞争法第十条第三款规定的‘能为权利人带来经济利益、具有实用性’”,因此有些实验数据,哪怕是失败的实验数据,也应该认为有实用价值。

 


 

  4、秘密点的确定。秘密点的范围分为技术信息和经营信息。诉讼中最难的部分就是秘密点的确定。在商业秘密案件中,一般情况下权利人恨不得所有的信息都是保密信息,范围非常大,但是诉讼代理人要从其提供的所有资料当中去提炼,先排除不构成商业秘密的信息,比如所处技术领域的一般常识或行业惯例不能被认为是技术秘密。如果信息只涉及到产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合,进入市场后相关公众通过观察即可直接获得,这样的信息就不具有保密性,尺寸、结构、材料、部件的简单组合,这里强调的是简单组合,如果本身结构比较复杂,需要专业的仪器进行检验,这样的信息就是商业秘密

  秘密点排除之后还要进行秘密点的选择。在商业秘密案件中,秘密点的最终确定和选择是非常艰难的,诉讼中权利人越来越倾向于“广种薄收”型,即尽可能多的要求信息是商业秘密,增加被告的工作量;在“广种薄收”之外还有秘密点组合,比如产品的材质、尺寸、大小可以做一些秘密点组合,把一系列的特征做一个组合秘密点,其中某一秘密点被被告否定了,原告的组合还是能够成立的,这也是诉讼时秘密点确定的技巧。当然,技术人员有时候是意识不到这一点的,这需要由诉讼代理人引导技术人员去划定或者总结秘密点。

  5 、确定被告。即被告的主体证据,确定侵权主体的前提下,权利人还要证明被告接触了商业秘密,这些证据包括图纸借阅记录和员工的职责范围,另外还要证明被告实施了侵犯商业秘密的行为。

  在诉讼中,对所使用的技术信息与商业秘密是否相同或相似、是否是秘密点的举证是非常复杂的,通常都要做司法鉴定。另外,在商业秘密案件的举证中还要注意二次泄密的问题,即在诉讼过程当中如何有技巧的防止损失的进一步扩大和二次泄密的发生,需要引起权利人充分重视。

  6、赔偿证据。权利人的实际损失和侵权人非法获利的计算是非常难的问题。实际中很多做仿冒品的工厂都不正规,没有完整的会计账簿,除此还要考虑到市场行情、通货膨胀、经济形式等,侵权人的非法获利计算起来非常困难。

  而权利人的实际损失是否可以以权利人的研发投入作为实际损失的,现实中仍存有争议。研发投入与其可能的价格之间是有差异的,因为所有的研发投入都希望能产生更大的价值。尽管如此,研发投入确实可以作为权利人实际损失的参照依据,笔者认为,把权利人的研发实际投入乘以一个系数作为实际损失可能更为合理。当然,如果权利人的实际损失和侵权人的非法获利都很难举证证明的,可以适用法定赔偿,参照《著作权法》、《商标法》对于法定赔偿的规定,最高额是五十万元,参照《专利法》法定赔偿的最高额是一百万元,这个数额确实难以弥补权利人的实际损失,不符合填平原则,法定赔偿金额有待立法提高。

  三、诉讼策略

  首先是选择合适的维权方式,上文介绍了行政、刑事和民事三种维权方式,应该结合权利人的特点选择一个最有利的维权途径;其次是选择合适的管辖法院。从民事诉讼角度来说,侵犯知识产权案件多个法院对同一个案件都有管辖权,如何选择一个合适的法院受理案件也是一个影响胜负的重要因素。不同的法院开始知识产权案件审理的时间不太相同,审判人员的经验也不相同,不同法院对于商业秘密案件的态度不尽相同,不同法官对于商业秘密保护的观点也存在一定差异,研究这些问题在商业秘密诉讼中具有一定的意义;再次是诉讼的提出,何时提出诉讼,提什么样的诉讼请求,都是需要权利人结合自身情况与被告的情况认真研究的;第四是举证责任的转移和倒置,商业秘密案件当中不应该适用举证责任倒置,如果举证责任倒置了,基本上表明被告要败诉,因为被告很难完成自己的举证责任。另外,在商业秘密案件中很难取得被告的图纸,基本上只能获得被告的产品,笔者认为,如果法院责令被告提交其产品图纸,如果被告不能提交,法院就可以因被告无法举证而判其败诉,但是法院实际上很少采用这种观点。若被告能够提供其产品图纸,将图纸和获得的产品进行对比,在鉴定当中可以多申请一项内容,即鉴定被告的产品是否根据图纸生产的,如果不是,则证明被告提供的图纸是不真实的,也可以判其败诉。笔者认为,要求被告提供产品图纸应该是举证责任转移而不是举证责任倒置。第五就是反向工程抗辩的排除,在许多案件中被告都会提出其技术秘密是通过反向工程取得的,但实践中原告律师需要认真审查被告的反向工程证据,审查这些证据与案件的关u32852 .性,并查看其形成时间,必要时申请鉴定。另外根据最高人民法院院的司法解释,被告有在先接触商业秘密的行为,其适用反向工程抗辩将不被采纳,原告可以据此准备证据。

  在众多的知识产权案件中,商业秘密案件原告的败诉率是最高的,这有商业秘密自身特点的原因,也有权利人举证的原因,当然还有法律规定不明确,法律适用不统一等原因,我们期待相关部门尽快启动《反不正当竞争法》的修改。



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