美裁决比尔斯基案带来的好消息

总第56期 文/奥睿律师事务所(Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP)知识产权业务团队发表,[专利]文章

奥睿律师事务所(Orrick. Herrington & Sutcliffe LLP)知识产权业务团队

  美国最高法院对比尔斯基(Bilski)案所做的裁决确保了在美国对商业方法发明获得专利仍然是开放的。此裁决结束了对法院可能认为该种发明无法获得专利的种种臆测。比尔斯基裁决对于亚洲的清洁能源创新者来说是个好消息。它有助于确保美国专利保护系统保持其强健性。这将鼓舞清洁能源技术上的创新并吸引对其进行研究、开发和商业化等所需的资金投入。

  背景

  比尔斯基专利申请要求保护一种为能源市场买卖双方针对能源需求或价格的变化进行保护或防范而提出的商业方法。美国专利局以不能授予专利为由驳回了该申请,理由是其“没有在特定装置上实施,只是利用了一个抽象概念”。

  该项驳回已经由联邦巡回上诉法院确认,其认定要求保护的发明没有通过法院新建立的用于判定方法的可专利性的“ 机器或转换(machine-or-transformation)”测试。更具体来说,该项比尔斯基方法由于以下原因而被认定为不具有可专利性:(1)没有与特定机器或装置相关联;(2)没有将特定物品转换为不同的形态或事物。但是联邦巡回法院明确拒绝就该项新“机器或转换”测试对于整体商业方法发明的可专利性的一般影响发表意见。

  在最高法院同意审核联邦巡回法院裁决时,许多人推测最高法院可能会抓住这个机会以通过认定商业方法发明本身不能获得专利的方式来大幅缩小可专利主题的范围。实际上,一些企业和业界协会提交了法庭之友(amicus curiae,“friend of the Court”)意见陈述以试图说服法庭如此判决。

  最高法院的判决

  最高法院在2010年6月做出判决,九位大法官一致同意该比尔斯基发明不能取得专利,因为其仅仅是“试图将一抽象概念专利化”。但是该法院亦拒绝认定所有商业方法发明作为一类发明而不具有可专利性。反之,九位大法官以5比4形成了两派意见。最高法院确认只要满足了可专利性的适当条件,并且发明没有落入下列三种例外之一,则满足专利法案第101条合适主题的商业方法均可专利化:

  1、自然法则(比如,重力定律),

  2、物理现象(比如,自然产生的矿物或植物),

  3、抽象概念(比如,数学公式)。

  在此之外,该比尔斯基意见并未提出任何特定的测试方法用于确定什么能构成可专利化的商业方法发明。然而,最高法院却驳回了联邦巡回法院所作的认定--即“机器或转换”测试是依照第101条判定商业方法是否可专利化的唯一方法。尽管如此,专利申请人仍应注意该项测试,因为最高法院的意见将之描述为用于评价第101条可专利性的“有用的和重要的线索”和“调查工具”。

  事实上,比尔斯基案后,在多个主要依照第101条要求保护的方法的可专利性的判决中,联邦巡回法院已经使用了“机器或转换”测试,并判定此“有用的和重要的线索”和“调查工具”能“引导我们得到清楚和令人信服的结论,即权利要求符合第101条的要求。”见案例Prometheus Labs.诉 Mayo Collaborative Services(联邦巡回法院 2010年12月17日)。



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