实审过程中说明书以及附图对权利要求的解释

总第64期 文/苗雨、周洁发表,[专利]文章

  《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称为《解释》)自2010年1月1日起施行以来,在各界均产生了较大的反响,尤其第2-4条对专利申请实质审查产生一些影响。《解释》与《审查指南》之间在某些问题上存在着不一致的规定,这些不一致的规定给审查员、申请人以及利益相关人带来困惑,在具体实质审查实践中一些代理人和申请人通过《解释》的规定来答复审查意见通知书,例如:申请人在答复审查员针对功能限定的权利要求得不到说明书不支持的审查意见时,通过意见陈述的方式认为上述功能限定的权利要求为说明书和附图描述的该功能的具体实施方式及其等同的实施方式,而不是《审查指南》中规定的“覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”。并且,在实质审查实践过程中,部分申请人和/或代理人常常基于专利法第五十九条第一款规定的后半句“说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”来针对审查员的审查意见进行答复,例如:在解释权利要求技术方案保护范围时,引用大量记载在说明书中的而未记载在权利要求书中的内容进行限定。但是申请人和/或代理人上述的解释并不被审查员接收,造成审查程序的延长,甚至发明专利被驳回。

  《专利法》、《专利法实施细则》和《审查指南》实质上具有同质性,并且《专利法》的位阶高于《专利法实施细则》,《专利法实施细则》的位阶高于《审查指南》,其是专利审查的主要依据。而《专利法》和《解释》具有同质性,《专利法》的位阶高于《解释》,其是侵权判定的主要依据。专利审查并非司法行为,而是行政审批行为,专利审查所依据的法规是《专利法》、《专利法实施细则》和《审查指南》,司法解释对于专利审查并不具备约束力。因此,在专利实质审查过程中申请人、代理人和审查员都必须遵循《专利法》、《专利法实施细则》和《审查指南》。但是,《解释》对审查实践也存在着间接的影响和作用。

  笔者将实质审查过程中说明书以及附图对权利要求的解释分为三种不适用解释的情况和三种适用解释的情况。

  (1)权利要求本身是清楚的,不需要解释。也就是说,所属技术领域的技术人员根据权利要求所确定的保护范围本身含义是清楚的,则无需解释。

  (2)权利要求中的上位概念不能解释为下位概念,权利要求中所包含的功能性限定的技术特征不能解释为结合说明书和附图描述的该功能的具体实施方式及其等同的实施方式。《专利审查指南》第二部分第二章第3.2.1节规定,对于用上位概念概括或用并列选择方式概括的权利要求,应当审查这种概括是否得到说明书的支持;如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题,并达到相同的技术效果,则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。对于这些情况,审查员应当根据专利法第二十六条第四款的规定,以权利要求得不到说明书的支持为理由,要求申请人修改权利要求。由此可见,权利要求中的上位概念不能解释为下位概念。同时,《专利审查指南》第二部分第二章第3.2.1节明确规定了,对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。因此,申请人/代理人在答复审查意见通知书时遇到上述情况,要尽量针对权利要求所记载的内容进行论述,不要引用说明书中的内容对权利要求进行解释。

  (3)不能将权利要求技术特征的含义特定解释。权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义,而不得将其解释为权利要求中没有记载且不能出的特定含义。精工爱普生株式会社所享有的00131800.4号发明专利无效宣告请求中,申请人认为专利授权文本中权利要求1和权利要求40中的“存储装置”均由专利权人在提出分案申请时由“半导体存储装置”主动修改而来,这种修改不符合专利法第33条的规定。专利复审委员会作出的无效决定认为,本专利包括实施例在内的整个原说明书及权利要求书都始终是针对半导体存储装置来描述发明的。“存储装置”是用于保存信息数据的装置,除半导体存储装置外,其还包括磁泡存储装置、铁电存储装置等多种不同类型。原说明书和权利要求书中均不涉及其他类型的存储装置,也不能直接且毫无疑义地得出墨盒装有其它类型的存储装置,因此,“存储装置”并非确定无疑就是原说明书和权利要求书中记载的“半导体存储装置”。此种修改是超范围的,不符合专利法第33条的规定。专利权人不服上述无效决定向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼,北京市第一中级人民法院一审判决维持第11291号无效决定有效。由此可见,不能将权利要求技术特征的含义根据说明书以及附图中的含义进行特定解释。

  (4)需要澄清时进行解释。当权利要求中存在自造词或改造词时,允许申请人通过说明书中对该词的限定进行解释。《专利审查指南》第二部分第二章第3.3.2节也记载了在特定情况下,如果说明书中指明了某词具有特定的含义,并且使用了该词的权利要求的保护范围,由于说明书中对该词的说明而被限定得足够清楚,这种情况也是允许的;但此时也应要求申请人尽可能修改权利要求,使得根据权利要求的表述即可明确其含义。

  (5)需要排除不可能方案的解释。当权利要求使用上位概念和/或功能性限定的技术特征时,所属技术领域的技术人员应当整体上考虑说明书以及附图,根据说明书以及附图明确排除的上位概念某些部分和/或功能性限定的技术特征覆盖的所不能实现技术方案的实施方式,将权利要求的保护范围理解为不包括该排除的内容。

  扬州中集通华专用车股份有限公司享有的99230034.7号实用新型专利无效宣告请中,请求人认为:本专利权利要求1中记载“上层踏板下方设置两对立柱”,而在本专利的说明书中,其上层踏板并不是设置在两对立柱上方,而是在其侧方,将“上层踏板下方设置两对立柱”是一种很明确的、可以实施的技术方案,但该技术方案与本专利说明书所公开的技术方案显然不属于同一类技术方案,即权利要求1中所保护的技术方案在说明书并未公开,故该权利要求没有以说明书为依据,不符合专利法第26条第4款的规定。专利复审委员会做出的决定认为本实用新型的目的在于设计一种上层踏板高度可调节的、便于操作的车辆运输车上层踏板举升机构。本实用新型是在上层踏板下方设置两对立柱,立柱支撑在车身上;由于在上层踏板四周设置举升机构,使得上层踏板的高度可以根据运载不同高度的车辆给予调节;在只设一个上层踏板的挂车车身13的前后端各设置四根直立的立柱1、7。综合上述内容并结合附图1可知,立柱并不是位于上层踏板的正下方的,而是位于上层踏板的四周并支撑在运输车的车身上,相对于上层踏板而言是位于其下方的,根据《专利法》第56条第1款的规定并结合说明书上述内容及附图的记载可以看出,本专利权利要求1中的“下方”不应理解成正下方,而应理解为“侧下方”。并且请求人不服上述无效宣告请求决定,于法定的期限内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼,北京市第一中级人民法院经审理后认定:说明书结合附图可知,立柱是设置于车身上的,相对于上层踏板而言设置在其下方,上层踏板在立柱的高度范围内可以上下移动。故尽管权利要求1中使用“上层踏板下方设置两对立柱”的描述,其中的“下方”可能不同于一般“下方”的理解,但本领域技术人员根据说明书可以理解权利要求1中所述上层踏板和立柱的位置关系,权利要求1并未概括出超出说明书公开范围的技术方案,故权利要求1符合专利法第26条第4款的规定。由此可见,需要排除不可能方案时,要根据说明书以及附图对权利要求进行解释。

  (6)需要更正明显笔误时解释。但是,这种解释是需要所属技术领域的技术人员对申请文件的全面理解基础上的,并且掌握的尺度要适中,不能过严或过松。如果在实质审查过程中发现该问题时,要让申请人和/或代理人及时改正。

  申请人和/或代理人很有可能直接以《解释》的解释规则为依据,要求审查员结合说明书和附图进行理解,而不再愿意修改权利要求,在这种情况下,审查员应当持否定态度。首先,专利审查所依据的法规是《专利法》、《专利法实施细则》和《审查指南》;如果在专利授权和专利确权过程中根据《解释》的规定确定保护范围,那么对于该权利要求保护范围是否清楚、该权利要求是否得到说明书支持等的审查缺乏实际意义,毕竟专利权的保护过程中需要重新确定保护范围。其次,权利要求除了明确专利权的范围,还承担着向社会公众进行公示的作用,有利于社会公众对于权利要求的保护范围形成合理预期,如果在专利授权和专利确权过程中根据《解释》的规定确定保护范围不利用社会公众确定权利要求的保护范围。最后,《解释》中的以上规定,实际上是司法机关对于专利权人合法权利的一种救济手段;因为法院并没有直接判定专利有效性的职权,并且侵权诉讼阶段,专利权人已经无法再对专利文件进行修改,因此法院通过适用这种解释方式,以给予专利权人一个合理的保护范围;但这不意味着在先的专利实质审查程序中审查员就必须适用这种解释方式;相反,如果实质审查能够确保权利要求的保护范围,那么法院就无须在司法阶段以如此复杂的规则作出进一步的解释。



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