以审查的角度看如何克服权利要求不清楚的缺陷

总第67期 文/司彦斌、刘浩英,国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心审查员发表,[专利]文章

    《中华人民共和国专利法》第二十六条第四款规定:“ 权利要求书当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”可见专利申请文件中的权利要求书是用来界定专利独占权的范围,使公众能够清楚地知道实施什么样的行为会侵犯他人的专利权,对专利权的授予和专利权的保护具有突出的重要意义。权利要求书在确定专利权的保护范围方面的作用包括:在授予专利权之前,表明申请人想要获得何种范围的保护;在授予专利权之后,表明国家授予专利权人何种范围的保护。因此,权利要求书的内容无论对专利权的授予,还是对专利权的保护来说,都至关重要。

  但是,由于申请人对专利申请的相关规定不熟悉以及个人撰写习惯等原因,经常在专利授权之前要面对审查员指出的权利要求不清楚的缺陷,而对专利法相关规定的不了解,则导致很多不清楚的缺陷不能有效及时的解决,甚至会导致超范围等更大的缺陷,严重影响了专利申请的进度和授权的几率。针对这种情况,笔者从专利审查指南、审查操作规程的相关规定出发,结合实际案例,给出一些建议性的解决方式,供申请人和审查员参考。

一、专利审查指南、审查操作规程中的相关规定

  (一)专利审查指南中的规定

  《专利审查指南》(2010版)第二部分第二章第3.2.2节中规定了:“权利要求书应当清楚,一是指每一项权利要求应当清楚,二是指构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚。”并具体从权利要求的类型、保护范围和引用关系等各方面进行了详细的阐述。

  (二)审查操作规程中的规定

  《审查操作规程·实审分册》(2011版)第二章第3节对权利要求清楚作了如下规定:“根据审查指南第二部分第二章3.2.2,权利要求书应当清楚,是指每一项权利要求应当类型清楚、保护范围清楚,而且由所有权利要求构成的整个权利要求书也应当清楚。权利要求清楚与否,应当由所属领域的技术人员从技术含义的角度进行分析判断。”审查操作规程中还分别从主题名称、用词、标点符号、语句表达等不同角度以列举案例的形式进行了分析和说明。

  由此可见,专利审查指南和审查操作规程中都针对权利要求主题、用语、整体等进行了规定和说明,另外审查操作规程还强调了在审查操作过程中要“由所属领域的技术人员从技术含义的角度”进行分析判断,可见,在实际操作过程中判断权利要求是否清楚,要站在“所属领域的技术人员”的角度进行判断,但如何恰当地以“所属领域的技术人员”的角度进行判断,不同的人在实际操作中也存在一定差异,

  下面就结合案例进行简单的分析。

二、结合具体案例的分析

【案例一】

  权利要求1请求保护一种混合式燃烧器,其中出现了特征“所述预混合档板呈‘ ’折体形状”。对于该权利要求中出现的图形特征,审查员在意见陈述中指出权利要求1中的限定的图形“”不清楚。针对这种情况,笔者认为:首先,申请人要清楚专利审查指南上相关的规定,《专利审查指南》(2010版)第二部分第二章第3.3节规定“权利要求中可以有化学式或者数学式,但是不得有插图。除绝对必要外,权利要求中不得使用‘如图…所示’等类似词语,绝对必要的情况是指当发明或者实用新型涉及的某种特定形状仅能用图形限定而无法预言表达时,权利要求可以使用‘如图…所示’等类似用语”。可见在审查指南和审查操作规程中并未完全排除在权利要求中采用图形限定的情况,我们可以理解为如果该图形属于难以用文字或数学公式描述清楚的情况,并且又是权利要求的必要技术特征,则是可以采用图形表达技术特征的。其次,对于包含图形特征的权利要求,应当注意从本领域技术人员的角度解读,如果图形本身线条或者形状清楚,本领域技术人员对该图形能够理解其表达的定性的信息,则认为权利要求清楚;另外,说明书中如果有对形状特征的相应文字描述时,建议采用文字对图形进行限定。

  对于【案例一】中的不清楚缺陷,由于该图形线条比较清楚、简单,其所表达的意思相对明确,并且在所属领域这样的折板是有一定量的存在。因此,申请人可以通过就该图形在所属领域的常规含义,结合权利要求技术方案整体解释明确上述图形所表示的具体含义,说明权利要求是清楚的。

【案例二】

  权利要求1请求保护一种高效针套式连续搅拌器,其中出现了特征“搅拌齿的与盘状内针套外侧圆周边缘相接的其中一个搅拌面与盘状内针套外侧圆周边缘的夹角小于90度,搅拌齿的与盘状内针套外侧圆周边缘相接的另一个搅拌面与盘状内针套外侧圆周边缘的夹角大于90度”。说明书附图中画出了所述两个夹角如下:

  图1 夹角α和β

  在审查意见中,审查员指出权利要求1中所限定的夹角“搅拌齿的与盘状内针套外侧圆周边缘相接的其中一个搅拌面与盘状内针套外侧圆周边缘的夹角、搅拌齿的与盘状内针套外侧圆周边缘相接的另一个搅拌面与盘状内针套外侧圆周边缘的夹角(分别对应图上的夹角α和β)”不清楚,并且由于图中可看出搅拌面和圆周边缘都是弧形的,限定夹角的边线在弧形的何处也不明确,导致夹角不清楚。

  针对本案例,由于说明书中未对夹角进行详细的文字说明,说明书附图中的示意性图例也不能直接地、毫无疑义地说明夹角的位置,因此无法克服该缺陷,只能放弃权利要求。此类缺陷属于权利要求撰写中的“硬伤”,一般很难通过修改和/或意见陈述克服,并且一旦进行修改很可能会导致超范围的缺陷,因此,提醒申请人注意,在撰写权利要求时应尽量避免类似的问题出现,否则会因难以克服该缺陷而无法获得专利权。

【案例三】

  权利要求1请求保护一种印刷电路板高频混压工艺,其原从属权利要求4中涉及“高TG程式”,“高TG程式”这一术语在原说明书中并未给出任何定义或解释,在本领域也没有相应的定义。审查员在通知书中指出“高TG程式”含义不清楚。本案的缺陷属于技术术语用语不清楚,对于这种情况,首先要明确说明书中有没有明确的定义或者解释,如果有相应的定义或者解释,最好将相应内容补入权利要求书中,如果没有,则需要在所属领域寻找解释和说明,例如引用一些通用的技术著作、多篇专利文献等证据说明技术术语的普遍性和明确性。

  对于本案,由于在说明书中没有任何定义和解释,并且“高TG程式”也不是本领域常用的一种技术术语,因此也是无法通过修改或陈述意见克服缺陷的,但由于其位于从属权利要求,则可以采取放弃该权利要求的方式克服。

【案例四】

  权利要求1请求保护一种电泳电镀设备,其中出现了特征“所述下基板的电极结构为多个侧边电极结构”。审查员认为电极都是成对出现的,并且电镀设备中的电极一般都是正、负两个电极,而权利要求1中限定了“多个”,则导致权利要求不清楚。

  本案的不清楚缺陷属于不明显的缺陷,若不结合所属领域的常识分析是看不出的,但这种缺陷仅靠意见陈述又不能够克服。因为在电镀领域,常规的电镀设备上都是有正、负两种电极结构,并且一般就只有两个,而“多个”一般指大于两个的情况,并不包括两个,因此本发明中的表述与常规意义上的理解存在矛盾。因此,权利要求1中所限定的“多个”所导致的不清楚必须进行修改。如果说明书中或者实施例中给出了明确的数量,则可以修改为相应记载的具体数量;如果原说明书中没有记载具体的数量,则需要根据说明书内容结合本领域的相关知识进行陈述和修改。

  对于本案,由于实施例记载有下基板电极结构为两个侧边电极结构,并且说明书附图中也能看出是两个电极结构,因此,申请人需将“多个”修改

三、建议克服不清楚的方式

  综合上述几个案例的实际分析,可以看出,要克服权利要求不清楚的缺陷,首先需要熟悉和了解专利审查指南和审查操作规程中的相关规定,在撰写的时候尽量避免出现“硬伤”;其次,对于已经出现的权利要求不清楚的缺陷,要在本领域技术人员的角度进行分析、陈述意见,必要时进行修改和/或举证;再者,针对不同的案件还需要根据所述技术领域、申请文件撰写的情况等进行实际分析,避免修改超范围而引起更严重的问题出现。权利要求不清楚的缺陷,在专利的申请和审查过程中是出现频率较高的缺陷,其种类繁多,多数还涉及到相关领域的技术问题,而在实际操作中如何克服审查员所指出的权利要求不清楚的缺陷,也是申请人迫切想要知道的。下面,笔者就根据审查指南和审查操作规程的相关规定,并结合审查实践,概括出了几条建议性的方式供参考:

  (1)修改权利要求

  这是针对简单的不清楚缺陷经常采用的克服方式,也是申请人最常用到的一种克服方式。主要针对缺陷的类型包括:(1)权利要求主题类型不清楚或主题名称与技术内容不一致;(2)权利要求中特征无引用基础,或者前后表述不一致;(3)权利要求中出现图形、符号等特征;(4)权利要求中出现表达意思不清楚的用词如“大约”、“大概”、“例如”等。例如权利要求1请求保护“一种生物柴油和其制备方法……”,这属于典型的权利要求主题名称不清楚的情况,需要根据特征部分是生物柴油或制备过程,将其主题名称修改为“一种生物柴油” 或“一种生物柴油的制备方法”。

  (2)不修改权利要求,而仅进行意见陈述

  《审查指南》第二部分第八章第5.1 节中规定:“申请人的答复可以仅仅是意见陈述书,也可以进一步包括经修改的申请文件(替换页和/或补正页)。”由此可见,仅通过意见陈述的方式克服权利要求中的一些缺陷,属于可以克服的不清楚的缺陷,是通过本领域常识进行意见陈述、解释说明后,审查员可以接受的情况。这种情况大多是由于采用的技术用语或者使用的单位不是所属领域常用的,说明书中也未给出确切的说明。目前这类缺陷主要有:(1)权利要求中多个选择之间采用的顿号所表示的“和/或”关系;(2)权利要求中所出现的不明确质量或体积的百分含量、组成比例等;(3)权利要求中出现的不常用的技术术语。对于权利要求中的这种缺陷,由于一般说明书中都是没有明确的写法,因此,也不便于进行修改,而在所属领域都有习惯性的规定,或者是默认的单位规定,属于这种情况的则可以进行意见陈述,解释说明即可。例如:权利要求1中限定了“配制溶液时硝酸盐、硫酸盐和去离子水的比例为1:2:10”,若审查员质疑该比例的不清楚,则可通过意见陈述说明本领域一般使用质量比例进行配制这样的盐溶液,而不需要修改权利要求。

  (3)修改权利要求,并进行意见陈述和举证

  有些申请人在撰写申请文件时,由于个人习惯或者笔误等原因,经常会出现将一些词语写错或者习惯性写成和常规写法不一致的情况,针对这种情况,则可以通过意见陈述和举证说明原因,并将错误的地方修改为规范的、正确的写法。需要注意采用这种修改方式时一定要确定修改方向是唯一的,或者是根据说明书内容可以直接地、毫无疑义地确定的内容,否则就不能进行修改。

  例如,“权利要求1 请求保护一种从粉煤灰中提取A l O的方法……”,经分析所述的“A l O”应该是“氧化铝,即A l 2O 3”但由于书写不规范,所以审查员指出权利要求不清楚。针对此案,申请人陈述为:“A l O”是“氧化铝”,规范写法应该为“A l2O3”,A l O是申请人平时书写习惯造成的,在很多化工厂里面,年龄较大的师傅也有类似的书写习惯,并举例早期的专利文献中曾出现过这样的写法,而且通过说明书背景技术内容可以看出,该申请是关于从粉煤灰中提取氧化铝的技术。通过这样的意见陈述和举证说明,最终审查员接受将“A l O”修改为“Al2O3”的做法。

  需要注意的是,举证内容可以是:教科书中记载的内容、多篇期刊文献中出现的内容、专业技术书籍中出现的内容以及多篇不同专利文献中记载的内容等。此外,若本申请说明书中引用的专利文献中记载了该术语的含义,则其所引用的专利文献也是可被采信的证据。

  (4)不修改权利要求,仅进行意见陈述并举证

  当权利要求中出现商品名称或者产品型号时,审查员常常也质疑权利要求不清楚。而针对这种情况,申请人一般不必修改权利要求,而仅进行说明和引用证据说明商品名称或者产品型号所对应的物品是唯一并且是所属领域技术人员很容易能够得到的。这种不清楚的缺陷较少,但一旦出现,申请人常常因不知如何修改而放弃申请或者导致修改超范围。

  例如,权利要求1请求保护一种甲醛热解吸快速自助检测装置,其中出现了“比长式高精度甲醛测量管”。审查员指出“比长式高精度甲醛测量管”不清楚。对此申请人进行意见陈述,并举证引用了国外同行已经大量采用的几种“比长式高精度甲醛测量管”,还说明国内虽然较少,但也有相应产品出售,并列出了销售商的产品说明书。最终审查员接受了申请人的意见陈述和举证。

四、结束语

  综上所述,导致权利要求不清楚的原因很复杂,有申请人主观因素,也有不同技术领域的特殊因素,其表现形式也是千变万化,但该缺陷在权利要求书中出现的直接结果是导致本领域的技术人员不能准确、清楚地理解和确定权利要求所表述的技术方案及其内容,因而不能确定权利要求所限定的确切的保护范围。笔者通过对一些案例的分析,结合专利审查指南和审查操作规程中的规定,从审查角度出发,概括出了几条具有针对性的建议和做法,希望能够供申请人和代理人借鉴,也为审查员在实际操作中提供相应的参考,从而减少在专利审查过程中关于“权利要求不清楚”的争议,节约审查资源,以提高审查效率。



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