试议专利侵权和无效程序中涉及权利要求内容解释的处理问题

总第69期 翁莉、唐超尘 北京市路盛律师事务所律师、专利代理人发表,[专利]文章

  一般认为,专利权保护范围的确定以及权利要求内容的解释更多地反映在侵权诉讼或者专利授权审查过程中,而由于在专利侵权诉讼中,被控侵权一方通常会采取申请宣告涉案专利无效的对策。无效的理由除了部分涉及保护范围是否清楚;是否得到说明书支持等方面之外,大多主要围绕是否具备创造性的问题,将较难避免对权利要求的解释,进而很可能对专利权的保护范围产生影响。

  许多接触专利纠纷工作的人会有这样的体会,尽管对专利权保护范围的解释有一整套完整的理论和规则,但如果离开具体的侵权纠纷去讨论某个专利的保护范围,似乎有些不切实际。侵权纠纷中专利权保护范围的确定,最终不能离开对具体的侵权行为的认定,不结合具体被控侵权行为的对比分析,通过判断该具体行为是否落入保护范围来显示其保护范围的大小,仅仅凭空论专利权的保护范围,则不仅十分困难,甚至可以说没有意义,同样,在侵权纠纷引起的专利无效纠纷案件中,不可能离开具体的现有技术对比文件,空谈专利是否具有创造性。当侵权案件引起无效宣告案件涉及保护范围是否清楚以及具有创造性等问题时,同一涉案专利,特别是在侵权案件中主张侵权的权利要求,会不可避免地在人民法院和专利复审委两个相对独立的程序中涉及保护范围的确定和权利要求内容的解释。当涉及侵权对比存在争议的内容,比如某个技术术语的解释,某个技术特征的技术效果的认定等,在无效程序中同样存在争议或受无效理由和证据影响时,如何处理便会成为突出的问题。

  侵权程序和无效程序中所依据的规则不同

  从法律依据上看,侵权纠纷中对权利要求内容的解释与无效中对权利要求的解释规则存在不同。无效宣告程序归入专利的确权纠纷,复审委对无效案件的审查属于行政审查,其适用的依据包括《专利法》、《专利法实施细则》,以及《审查指南》等。而法院处理的专利侵权纠纷是民事司法的审查,适用《专利法》、《专利法实施细则》以及相关司法解释,如《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称“2009司法解释”)等。由于2009司法解释涉及说明书及附图对权利要求内容解释的条款,与《审查指南》之间在一些问题上有不一致的规定,有观点认为,除了在部分情况下对审查实践存在间接的影响和作用,司法解释对于专利审查不具备约束力。而民事案件审理中,《审查指南》等行政规章起到的只能是参照作用,不能作为案件审理的直接依据。

  具体而言,2009司法解释规定人民法院对权利要求的解释可以采用,如该司法解释第三条第一款规定的“可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释”的内部证据,和该条第二款规定的“以上述方法仍不能明确权利要求含义的,可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释”的外部证据,而专利审查中则没有如此的划分。

  侵权诉讼中,专利审查档案可以作为对权利要求进行解释的内部证据之一,这与侵权判定时考虑的专利权的保护范围不仅包括权利要求明确记载的必要技术特征所确定的范围,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围是分不开的,而等同原则的适用,受到禁止反悔规则的限制,审查档案的作用对侵权的认定作用不容忽视。人民法院对审查档案的查明可以依职权进行,目的是“合理地确定专利权的保护范围”。

  另一个明显的差异是功能性技术特征内容的解释规则。《审查指南》中规定“对于权利要求中所包含的功能限定的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”,而在2009司法解释第四条规定,对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容,即明确了专利侵权判断过程中对权利要求中的功能性限定特征采取与专利审查不同解释的立场。

  从字面理解行政与司法审查规则的相同之处在于,不论侵权纠纷还是专利无效纠纷对权利要求的解释,均应以本领域普通技术人员对权利要求和说明书的理解为准。尽管如此,由于法官和专利审查人员的专业背景不同,加之本领域普通技术人员只是法律上虚拟的概念,在实践中往往或多或少带有裁判人员的主观色彩,难以避免同样的问题在不同的案件中,由于裁判人员或代理人对技术问题的认知程度、案件具体情况等方面的具体差异导致存在不同的理解。如何在具体案件中避免出现此类偏差仍是值得考虑的问题。

  基于专利获得垄断性保护的前提是对技术所做的相应贡献的理论基础,比较理想的状况是,同一个专利其保护范围应当是相对稳定和确定的。由于侵权和无效中对权利要求解释的依据不同,判定的机关不同,难免会导致侵权中的解释和无效中的解释会产生不一致,那么在无效中的解释是否以及如何影响在侵权中的解释,而侵权中的解释如何对当事人在无效中的主张产生限制?对当事人和社会公众而言,应如何把握才不至于无所适从,这些实践中的问题需要进一步进行探讨。

  实际案例中遇到的未决问题

  案例一,发明专利200410004652.9“登机桥辅助支撑装置和带有该装置的登机桥及其控制方法”侵权纠纷案件中,专利权人主张侵权的权利要求包括权利要求20,“一种应用权利要求10所述的登机桥的控制方法”,其特征在于,该方法包括以下步骤,等等,其中步骤5为“设置一辅助支撑装置……并支撑于地面上,形成辅助支撑点,辅助支撑该行走横梁及其上部的登机桥结构”。专利审查档案反映,在专利的审查过程中,专利权人应审查员的要求删除了原申请公布文本权利要求20中的“使得登机桥在行驶过程中有一定幅度的侧摆时,该辅助支撑装置起作用,防止登机桥的摆动”,理由是:该部分内容不适用于限定保护范围的技术特征,而是对发明原理的描述,导致该权利要求不简明。而被控侵权产品恰恰是在登机桥行驶过程中,相应装置不起作用。被告主张权利要求20的保护范围的确定应考虑“在行驶中发生作用”的限制。

  在被告提出的涉案专利无效宣告请求中,认为这种修改扩大了专利的保护范围,不符合专利法第五十六条和第三十三条的规定。专利复审委在作出的第19135号无效宣告请求审查决定中认为,上述删除的内容是对本专利目前的权利要求20的技术方案客观所产生的技术效果的描述,根据本专利目前的权利要求20中对辅助支撑装置的相应限定及其与登机桥其他部件之间的相关关系已经可以明确得出上述技术效果,因此即使将上述对技术效果的描述删除,对该权利要求来说其保护范围并未改变,并且,目前的权利要求20的技术方案明确地记载于原说明书及权利要求中,因此符合专利法第三十三条的规定。

  复审委该决定作出后,双方当事人均将该决定书提交处理侵权纠纷的法院,被告认为根据该决定书认定的内容,对权利要求20的内容的解释不应排除“在行驶中起作用”的技术效果的限定,并且还将影响对专利中分别对辅助支撑装置和带有该装置的登机桥提供保护的其他权利要求内容的解释,但被告该抗辩法院未予以采纳。

  案例二,发明专利95102640.2“一种海绵状泡沫镍的制备方法”侵权纠纷一案中,说明书中对技术方案的描述除了将权利要求照抄了一遍,没有其他实质性的技术内容,即说明书对权利要求的支持仅是形式上的支持,在侵权诉讼的被告提出涉案专利的无效宣告请求后,无效程序由于种种原因被长期中止,不能及时做出决定,而双方当事人对权利要求的解释存在较大争议,被告为了减少无效程序被中止带来的不利影响,支持己方对权利要求的解释和本领域技术人员对相关术语的理解的主张,被告在侵权诉讼中进行了大量举证,除了教科书、字典等,还包括了相关产品国家标准和部分专利文献。

  其中,被告认为,根据本领域技术人员对权利要求的理解,该专利方法直接获得的泡沫镍产品只能是片式块状,而被控侵权的方法由于采用了连续镀的生产方式(由于生产方式不同,其方法中主要步骤的组成、各步骤中采用的控制技术参数及其数据均与专利相差较远),制得的泡沫镍产品是连续卷式带状,不仅方法在是否可以连续生产方面存在不同,而且根据专利方法制得的产品,和被控侵权方法直接获得的产品也不同,故不落入专利保护范围。在法院对如何解释方法权利要求的内容问题上,被告首先指出,根据说明书中记载,本领域技术人员能够理解,专利方法制得的泡沫镍产品应是片式块状。另外,为佐证说明本领域技术人员的认识问题,被告还进行举证:一是电池用泡沫镍国家标准,其中“产品分类”中明确,泡沫镍按生产方式不同,分为卷式带状和片式块状两种,并且针对这两种不同的产品分类,相应规定了不同的包装、检测、测定的方法和标准,反映行业内以片式生产还是卷式生产作为区分泡沫镍产品的重要标准;二是举证证明原告受让涉案专利前,自己对涉案专利的评价“是片式生产”,据此,由于方法的不同使直接获得的产品具有实质性的区别,足以说明被控方法未落入涉案专利的保护范围。

  遗憾的是,上述被告的举证在一审和二审法院进行权利要求的解释时均未予以评述,而此案因被告方申请最高院再审,目前处于再审中。这个案例还涉及专利审查档案在权利要求解释中的作用问题。在实践中可能是一个比较极端的样本,但据此对法院在权利要求的解释方面提出了一个问题,即说明书没有相应的实质性依据支持时,法院是否完全以本领域技术人员的理解作出相应的保护范围认定,而且,若案件中出现了相反证据,是否应据以进行评述采纳?

  结语

  权利要求中的全部技术特征所限定的专利权的保护范围,承担着向社会公众进行公示的作用,2009司法解释中的相关规定,一方面是司法机关对于专利权人合法权利的救济手段,另一方面,也有助于公众对专利权的保护范围形成合理的预期。但不论是司法机关还是专利行政机关,对同一专利权利要求中术语的解释应保持一致,对专利权利要求中涉及技术效果应作为对保护范围的限定予以考虑时,无效中的解释和侵权中的解释应保持一致;在程序上而言,根据我国专利授权确权和司法保护相互独立的实际情况,如果在侵权案件中涉及的权利要求解释遇到技术事实上的争议,在无效案件中同样涉及时,应以中止侵权案件审理,等待无效决定作出后再恢复侵权案件审理为妥。若在侵权判定中,涉及到本领域技术人员的认知方面,当事人若有确凿的相反的证据,人民法院应予以质证后考虑是否采纳作为认定案件事实的依据。



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