巴西国家工业产权局发布关于商标共存协议的规范意见

总第69期 Pedro Tavares发表,[商标]文章

  2012年8月21日,巴西国家工业产权局(INPI)针对是否接受商标共存协议的问题发布了规范意见,该意见涉及的问题对巴西商标所有人及行内从业人员具有重大意义。关于是否接受商标共存协议,在国家工业产权局内部和其他有关法律领域争论已久。现在,国家工业产权局对此表示了明确的态度。
  2010年,国家工业产权局的商标审查指南规定:只要指定商品或服务不相同,在先权利所有人可以授权在后冲突商标的注册。然而,许多审查员及国家工业产权局司法部长反对相同商标的共存,尽管这些商标属于不同所有人,且不同所有人之间已达成共存协议。
  为了解决内部争论,国家工业产权局在2010年12月发布的新审查指南中,决定删除有关在先权利所有人授权的内容。国家工业产权局意识到,在此重要问题上,官方的沉默态度已导致商标所有人及行内从业人员认为政策的不稳定性在增强。基于这个原因,官方决定发布一项关于共存协议的规范意见。
  简而言之,规范意见规定:共存协议不会自动排除有关禁止冲突商标注册的法律条款的适用,但将被视为当两件商标或更多商标发生冲突时,促使审查员得出审查意见的一个要素。
  国家工业产权局阐明,共存协议对审查员不存在约束力,其唯一目的是结合其他因素及理由,帮助审查员理解商标之间混淆的可能性或商标之间的联系。对此,国家工业产权局声明“当我们主张重新定义商标共存协议时,特意将其纳入协助审查的范畴,仅注重商标审查中的复杂情况”。
  规范意见进一步指出,对共存协议的理解应同样适用于由商标转让引起冲突的情况。也就是说,如果商标所有人提交转让申请时,未将其名下所有指定相同或类似商品或服务的相同或近似商标注册或申请一并转让,依据巴西知识产权法的相关规定“未做转让的“商标注册或申请应被宣布放弃(为了避免不同所有人名下存在相同或近似商标的情况)。
  值得注意的是,规范意见包含了修改冲突商标的重大创新。新的指导方针指出,如果申请人递交了共存协议,而国家工业产权局仍然认为无法实现两商标的共存,官方将针对申请人或在先权利人下发审查意见书,请其限定商标的保护范围(有关指定的商品/服务或商标本身),目的是消除混淆的风险或商标之间的联系。
  最后,如果商标共存协议的内容涉及到同一经济团体下不同公司的商标,规范意见将借鉴国家工业产权局先前的指导方针,即:为了准许这些商标的共存,有必要证明这些公司确实属于同一个经济团体,而在先权利人的授权将变得无关紧要。

  作者:Pedro Tavares
  Barbosa, Mussnich & Aragao, Rio de Janeiro
  证明人:Eduardo Machado
  Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello, Rio de Janeiro
  翻译人:北京万慧达知识产权代理有限公司  王 燕



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