海外并购知识产权风险交流的原理与机制

总第69期 黄清华 中国综合开发研究院(中国脑库)特聘研究员发表,[综合]文章

  风险交流是并购海外知识产权(IP)风险管理的关键环节之一。在全球化和互联网时代,并购企业较以往更多地暴露于IP风险。做好I P风险交流,需要明确建设IP风险交流机制的重要性,明了IP风险交流的成功因素,知晓海外并购IP风险交流的实现途径,以此建设快捷便利的IP风险交流机制。本文着重阐述海外并购IP风险交流原理,并从五个方面讨论IP风险交流机制的建设。

  一、建设IP风险交流机制的重要性

  风险交流被认为是风险管理的关键环节。对绝大多数风险的有效控制,是通过成功的风险交流才得以实现的;风险交流的失败,则会导致风险管理在关键点上功亏一匮。这一观点,已被经验证据和实证研究所证明:大约75%的风险危害都是因为风险交流环节上的失败造成的。

  海外并购风险交流普遍存在着制度、文化、语言和技能等方面的障碍,从而影响交流的效果。而近几年中国企业海外并购高达70%-75%的失败率,所遇到的普遍困难,大多数源于法律、经济和技术风险交流方面的障碍。因此,海外收购知识产权时,中国企业应高度重视相关的风险交流。

  风险交流对于海外并购中I P风险管理的重要性,也源于互联网连接的增加、劳动力的流动性、远程用户的增多,以及对于合作伙伴、外包商和供应商组成的全球供应链的依赖,致使并购企业较之以往更多地暴露于IP风险之中。

  这种重要性还源于I P的特珠性。以专利为例,专利权的无形性决定了专利侵权,无论是对专利权人还是对过失侵权人来说,都较难及早发现。

  上海易初通用机器公司收购国外某公司的压缩机技术时,尽管收购方是国内领先的汽车空调压缩机生产企业,但外方利用中方信息不对称,不了解该专利的具体情况,刻意夸大该专利的含金量。外方声称其压缩机技术中包含24件专利,其实其中有21件并未得到授权,真正享有完全知识产权专利技术只有3件;而中方在该技术即将到期、所有专利商标将被停止使用之际才发现这一问题,致使投入巨资收购的专利技术,其战略价值和经济价值均显著低于并购预期。类似这样的IP收购失败案例,通过建设好的风险交流机制完全可以避免。

  对于海外并购I P风险管理,大多数企业有一种片面的认识,认为风险管理就是要做好尽职调查。其实,海外并购中IP尽职调查,可以确认目标企业IP资产的种类、数量和价值,可以识别、评估目标IP资产所面临的风险,高水平尽职调查甚至还可以就如何控制相关风险、有效协同与利用相关IP资产做出安排;然而,IP风险管理的内涵比尽职调查要深刻得多,外延要宽泛得多。这其中就包括IP风险交流。一套快捷便利的IP风险交流机制是尽职调查无法比拟的。

  二、IP风险交流的成功因素

  从原理上说,成功的IP风险交流,涉及交流的主体、目标、方式、技能、交流障碍的克服和交流中的信息安全等问题。中国企业海外并购I P风险交流,必须深刻意识到这些问题。

  交流目标(Communication aims):风险交流是各种交流主体之间就风险识别、评估和控制所作的交流,为的是减少和防范风险危害。为此,在海外并购中,应就收购的IP资产可能存在的风险及交易后果、经济后果和技术后果,进行对话和沟通,明确收购双方有权在知情的前提下接受于已不利的IP风险这一法律原则。

  交流主体(Communication subjective):交流主体或层次有三个方面,即收购方与目标公司,收购方与目标公司利益相关人,收购方决策层与执行层以及对其行为有着重要影响的政府主管部门和行业协会。目标公司利益相关人不仅包括目标公司的股东、债权人和债务人,也包括对标的I P具有管辖权的管理机构,作出该项发明创造的员工(团队),以及对他(们)具有影响力的工会组织,还包括服务于并购项目的各类中介机构,如I P代理、评估机构、投资银行和律师行等。

  交流障碍(Communication obstacles):不同的交流主体之间客观上存在制度、文化、认知和语言等方面的交流障碍,从而使国际化I P风险的识别、评估和控制受到严重影响。从这一角度来说,海外并购IP风险管理的关键点在于如何克服交流障碍。其中,语言障碍是表象,制度、文化和认知障碍是本质。在交流过程中应注意使用简短、明了和通用的语言避免误解;在文化方面,中国企业要顺利“走出去”,实现“走进去”,进而“走上去”,占领产业制高点,引领产业发展方向,需要在I P尊重、实现和保护方面,在IP的确权、估权、用权和维权上,在与IP相关的劳工待遇、环境保护、安全生产和管理制度等方面,尊重公认的国际法准则,宣示自已的企业文化符合国际社会主流价值观。

  交流方式(Communication methods):通过事前咨询、尽职调查、谈判、对话等方式在并购前接触、并购方案设计、并购融资、并购后企业整合等阶段,对并购全程可能涉及的I P风险,包括法律、经济和技术方面的风险,进行充分交流,尽可能地满足知情同意的法律原则的要求。知情同意不仅可以确保IP收购交易的相对公平,而且为并购后企业整合的成功运作打下良好的法律基础和人文基础。

  交流技能(Communication skills):在IP风险交流中,应就IP风险的交易后果、经济后果和技术后果进行沟通。包括:(1)如何就有关并购的I P风险与利益相关人达成协议;(2)如何就并购I P风险的控制措施与利益相关人形成共识;(3)如何获得IP风险接受者知情的同意;(4)如何向IP风险的接受者作出法律上有效的解释;(5)如何确保目标公司就交易IP的真实情况作出说明等等。

  交流中的信息安全(Information safety in Communication):IP风险交流要注意信息安全。这就要求做好信息风险管理,以减少I P信息滥用和不正当披露。技术(产品)研发、CAD(Computer Aided Design,计算机辅助设计)/ CAM(computer

  Aided Manage,计算机辅助管理)设计、源代码、商业秘密和商业战略计划等IP,是公司最重要的资产,当受到保护的商业秘密和类似的I P被泄露,公司会遭受竞争劣势、失去销售势头和声誉受损之害。交流中的信息安全要求建立(首席)交流人制度,重视IP信息管理。

  三、建设快捷便利的IP风险交流机制

  就中方企业来说,IP风险交流机制的建设应针对特定的IP收购项目,明确交流目标、划定交流主体范围、识别可能的交流障碍,制定交流计划,做好IP国际风险预警,控制目标企业和(或)竞争对手利用信息不对称、瞒报、虚报IP资产,或者夸大IP资产的战略价值、技术价值和经济价值可能带来的危害,防范IP国际侵权和遭遇境外侵权,减少因侵权问题带来的损失。

  以商标和服务标志的收购为例,成功的收购应当在收购前查证:(1)是否有其他企业或个人对目标公司的商标和服务商标主张权利?目标公司对此是否经过检索?(2)目标公司的商品标识、名称、域名、商标名称和图形是否已经获得商标或服务商标注册?(3)是否有一个(法律认可的)程序来记录目标公司第一次使用这些标志、名称、域名、商标名称和图形的日期或这些标志、名称、域名、商标名称和图形第一次被使用的日期?(4)目标公司是否有一套防止所有这些商标、服务标记被滥用的政策和策略?(5)目标公司是否将其产品、服务和商标许可给他人或授予他人特许经营权?(6)目标公司是否清点了其商标和标识以确保在市场上可连续使用?(7)目标公司是否审查其产品或包装以确保同一市场上的其他产品或包装在外观上与它们不类似?(8)目标公司是否收到其他公司要求停止商标和服务标志侵权警告的主张或信函?

  对这些问题肯定或否定的回答,意味着不同程度的商标(法)风险,是商标收购前必须通过风险交流解决的法律问题。在此基础上,从商业目标的角度,对其战略价值和经济价值作出评估也需要通过与中介评估机构的风险交流来完成。

  为此,交流主体应当尽可能广泛。首先是并购方决策层与执行层之间的风险交流,执行层包括CE O、总法律顾问、财务总监、资产管理总监之间的交流;总法律顾问与I P律师、公司内部律师、社会执业律师之间的交流。其次是并购方与目标公司的风险交流,包括与目标公司利益相关人,如特许经营权人,尤其是掌握或知悉核心技术和关键信息的企业员工的风险交流。对目标公司具有管辖权的IP主管机构、具有影响力的工会组织、服务于并购项目的投资银行、评估机构和律所等,都应列为交流主体范围。

  建设快捷便利的IP风险交流机制,应注意发挥我国驻目标企业所在地国领事馆商务部门和国际商会等组织的“外围”风险交流。必要时通过中国政府部门与东道国政府、国际机构的合作,获得有关IP信息和风险预警,实现风险交流的目标。

  因此,建设快捷便利的IP风险交流机制要求:(1)明确必须要通过风险交流解决的问题。对此,可以应用例举法,分别例举版权商标、服务标记、专利商业秘密等IP收购需要明确的问题;(2)通过并购方人员之间的风险交流、并购方与目标公司之间的风险交流,以及并购方与第三方之间的风险交流等方面,设计交流框架。(3)在风险交流过程中,明确交流各方有提供真实信息和保密的义务。(4)统一交流用语。根据IP的类型,分别设计风险交流用语,并且尽可能做到在交流主体之间统一基本用语。(5)对外交流明确首席交流人的权限和职责,其他人员未经首席交流人同意,不得擅自交流相关信息。

  在进行IP风险交流的同时,注意信息风险管理,遵守行业法规,总结并遵循最佳做法,尊重员工各种正当权益,培训工作人员采取负责任的行动,迅速而动态地执行信息控制程序,监视和控制信息(获得和使用)资格权,以确定和降低风险,为I P数据安全性和合规性提供必要条件。这些措施不仅能满足合规和控制风险的要求,保护IP免于数据泄漏和利益冲突,也能实现更高的效率和生产力,保持竞争力。

  四、海外并购IP风险交流的实现途径

  在海外并购项目法律实务上,IP风险交流可通过下列途径表达或实现:

  1、在制订企业海外并购IP风险防控方案的过程中,对经风险识别、风险评估确定的I P风险及其性质、等级,除依据适用的法律和经营必须予以保密的外,需要及时、准确、无误地告知利益相关人,以促成并购交易,实现风险交流目的。

  2、在谈判或按跨国并购的国际商务流程(参与)起草或审查相关协议文件,如保密协议、意向书、收购合同和收购合同的补充文件,这一过程中,明确约定各方当事人或利益相关人的IP风险交流义务,以及违反此项义务的法律责任。

  3、处理纠纷谈判、调解、仲裁、诉讼等善后性法律事务,以及处理其他非讼法律事务,如协调与关联公司法律关系等过程中,交流相关IP风险。

  4、在并购整合的过程中,就IP价值转移可能出现的劳动人事、企业文化方面的风险及时交流,以利于IP的技术价值和经济价值的有效转移,最终实现IP并购的目标。

  海外并购IP风险交流的以上实现途径,说明中方企业应特别注意发挥国际化中国执业律师的独特作用。这是发达国家企业跨国并购史提示我们的一条基本经验,也为我国海外并购实践所证实。

  例如,并购律师在上汽集团收购韩国双龙汽车公司股权项目中,在长时间的尽职调查和谈判过程中,深刻体会到保持与国际投资银行等其他中介机构的充分沟通非常重要。“在整个尽职调查过程中,所有的中介机构每天都会召开一次通气会,了解当天的进展情况并安排第二天的工作重点”,从而使风险交流过程变得富有成效。

  从理论上说,中国企业海外并购IP风险交流,特别需要了解同一事件或信息在不同文化和制度环境下的真实含义。这就需要一批在法律和文化上既充分了解国内企业的运作和思维,又熟悉国际资本市场,能够在这两者之间进行有效沟通的中国律师参与。一方面把中国企业最关心的事项转告给中介机构和谈判对手,让各方能够了解中国的国情和企业的特殊要求,向外国和国际同行解释这些要求的真实含义和意义;另一方面把对方律师表达的关于如何在并购项目中适用本国法的意见和建议,符合国际商业准则的意见和建议,以符合中国国情的方式方法,向中国企业、政府或相关组织传达、解释、甚至说服。

  总之,从理解IP风险交流机制建设的重要性入手,通过对成功的IP风险交流原理的认知,建设中国企业海外并购IP风险交流机制,摸索出IP(国际)风险交流好的做法甚至最佳做法,完全是可能的。



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