至关重要的美国专利布局策略

总第69期 范丽、李晶晶、刘亚娟 国家知识产权局专利审查协作北京中心实审审查员发表,[专利]文章

  当下,企业之间的竞争正逐渐演变为知识产权的竞争,尤其是专利的角逐。因为, 无论是高端产品还是低端产品,技术含量的提升日益成为企业获取市场份额与利润的保证。

  美国作为一个知识产权保护非常完善的国家,中国企业若想在美国市场占有相当的份额,必须做好前期的专利布局。专利之争常常关系到技术能否继续使用、产品能否继续制造、销售或出口,所以,如果争议的专利与一个企业的核心技术或产品相关,其结果便将关乎这个企业的生死存亡。试想,如果中国企业动辄被竞争对手提起专利侵权诉讼或337调查并败诉,败诉的结果就是产品不得再出口美国或在美国销售、生产,甚至是许诺销售也不行。

  如果被337调查程序发布普遍排除令,则结果会更惨,不是一个或几个企业,而是一个行业的产品将被排除于美国市场之外,连在美国市场的生存问题都无法解决,还谈何发展。因此,若想拓展美国市场,就必须未雨绸缪,提前进行专利战略规划。不要等到自己被美国的竞争对手指控侵权时,才去考虑是否应诉或如何应诉。我们要把考虑这个问题的时间点提前至产品研发之前,至少在向美国出口之前。只有这样,才有可能解决好拓展美国市场所必须解决的三个问题:第一,保护自己的产品不受侵害;第二,避免被指控侵权;第三,一旦被指控侵权,可以从容不迫地应对并争取最大利益。

  专利权具有地域性,只有美国专利商标局授予的专利权才会受美国法律保护,所以,想保护自己的产品技术在美国境内不被侵犯,就必须通过专利申请或其他方式获取美国境内的有效专利权。如果希望通过专利战略来打击竞争对手、扩大市场份额,同样也需要拥有足够的专利作为指控的依据。因而,在美国境内大量的申请或获取专利是每一个希望拓展美国市场的中国企业所必须做的一件事。而且获取专利不仅是数量的问题,更重要的是专利的质量,以及专利之间的相互组合,哪些应该申请、何时申请、如何搭配组合,这也就是专利布局战略所要解决的问题。

  中国企业在美国如何做好专利布局

  企业在进入某一技术领域或某一市场时,应当首先了解相关技术领域或者市场区域中的专利布局,这是任何一个企业应该遵守的规则,所谓知己知彼、百战不殆。在进入美国市场前,我国企业要进行专利布局应了解当前美国市场专利布局主要申请人(即主要竞争对手)是谁、专利申请主要集中于哪些技术。这些信息将成为企业进行专利布局战略规划、申请策略制定或调整的决策依据,因而从某种程度上将决定整个规划的成败。一般而言,专利检索是获取上述信息的最主要的途径与手段。

  专利检索主要分为:(1)技术开发之前的检索,主要是防止重复研究并确定主题方向。主要包括:查新检索、追踪检索、专题检索、同族专利检索等;(2)专利审查程序中的检索,主要用于确定专利申请的新颖性或创造性;(3)专利无效程序中的检索,主要是检索可以无效某项专利的信息;(4)专利侵权诉讼中,被告对于破坏权利人专利新颖性或创造性的信息检索。此外,还包括实用新型专利检索、外观设计专利检索、失效专利的利用检索、专利技术转让检索等内容。可见,专利检索伴随专利技术的研发、申请、无效、诉讼、转让等一系列程序贯穿其整个过程,无论是个别专利还是整体的专利布局,专利检索都不可或缺,调查整个市场(主要是竞争对手的专利布局)是专利检索的作用之一。

  此外,竞争对手的专利布局调查方法很多也很复杂,专利检索是其中非常重要的一种方式。

  在进行调查之前,企业自身需要做好以下事项:明确现有竞争对手的基本信息,如企业名称、负责人、研发部门的核心成员、技术领域等;预估潜在竞争对手的可能性,如同领域的国外企业、本领域研究专家库等内容;当然,以上信息需要在市场调查过程中进一步调整、修改。完成上述工作后,需要采取合理手段逐一、分层次进行调查。

  美国市场专利现状信息的搜集是一个专业性非常强的工作。如果企业自身具有非常专业的团队,那么就可以自行进行上述信息的调查与搜集,如果没有,可以借助专业机构,比如:中国国家知识产权局的相应机构、美国境内非常专业的律师事务所等。

  从企业自身来说,关于专利布局的策略选择应该在进行了充分准确的市场专利搜集与研判之后,结合自身的实际情况以及发展目标来制定。技术实力较强的企业,可以通过申请基础专利,抢占技术制高点。并且,在此基础上,继续多方面申请与基础专利相关的外围专利技术,甚至采取多种布局模式的组合,尽量扩张保护范围,增大保护的厚度与力度,以获得最大的利益,并能够有效的阻止对手的进入或规避。技术实力及财力相对较弱的企业,则可以采用技术跟随的战略,在他人持有基础专利的前提下,积极申请外围专利,通过外围专利来获得市场上的话语权。专利布局实际是一个制与反制的动态过程,谁能够取得优势取决于自身的实力,但是实力是可以通过努力与付出加以转化的。

  企业应当根据具体技术情况,来决定是否申请专利,申请何种专利。企业可以为了自己使用而申请专利,或自身不打算实施为了阻碍竞争对手、进行技术储备而申请专利。当然不申请专利,则可以通过技术秘密、技术公开等手段进行保护。

  美国实行先使用原则,但目前正在通过法律修正案来进行实施先申请原则的准备。在此原则之下,抢先申请就变得十分重要,否则让竞争对手捷足先登,企业就会变得很被动。

  总之,优秀的专利布局,可以有效地保证企业在技术领域的有效占领,也就能有效的保证企业的市场份额与利润来源。

  下面通过几个案例来说明这一问题:

  案例1:富士康公司在价值2美元的连接器上投入大量的人力与财力,进行了极为深入的研发与挖掘,申请了大量富有成效的专利8000余项,形成该技术领域密不透风的专利防护网。如此严密的专利布局,让竞争对手难以渗透、进入或回避。

  案例2:由于中国厂商不注重专利布局,对于竞争对手的专利布局情况也一无所知,盲目进入某一市场,导致在2008年德国汉诺威展览会上,大批中国电子厂商由于涉嫌侵权而被卷入民事诉讼甚至有面临刑事诉讼的危险。

  如果中国企业能够通过实施合理有效的专利布局战略,在美国申请大量优秀的专利并进行恰当的组合与配置,构建起优秀的专利保护体系,那么,他就可以制止落入权利保护范围的任何侵权行为,既可以保护自身的产品与技术不受非法侵害,也可以保护市场份额不被削弱。同时,还可以将专利权作为权利依据,通过诉讼等途径打压竞争对手,挤占市场份额,从而进一步拓展市场。

  当企业受到第三方指控侵权时,固然可以通过寻找他人权利的漏洞进行规避或提出无效申请;企业还可以将拥有的专利通过交叉许可的方式达成和解。因而,若想行之有效地应对美国的337调查或专利侵权诉讼,企业可以通过自行研发技术,购买技术或专利加以改进,或者通过合资、合作、合并、资产重组等方式获取技术或专利,在美国境内申请大量专利并力争获得授权。对于想在美国市场立足的中国企业来说,通过合理的专利布局战略的实施构筑高效的专利保护体系是安身立命的根本所在。

  日本在美国专利布局战略的经验借鉴

  目前,日本是在美国申请专利授权最多的国家,也是在专利层面可以和美国全面抗衡的国家。但在初始阶段,日本在专利方面完全处于劣势,其出口美国的产品因经常遭受337调查而蒙受重创,情形堪比现在的中国。日本认识到自身存在的不足,通过合理的战略规划,已经完全摆脱了当初的不利局势,甚至现在的中国很多企业遭受的某些337调查程序是由日本企业发动的,即美国337调查已经成为日本企业用来压制竞争对手的攻击利器。其根本原因在于日本在美国拥有大量的优质专利并组成了良好的专利防护体系。

  中国企业可以借鉴如下几点经验:第一、大量的人力物力财力的投入。俗话说,舍不得孩子套不住狼。企业若想进行专利战略布局,必须加大投入,无论是布局之前的信息检索与分析、专利技术的研发与应用、专利技术的申请与维护,还是专利布局战略规划的制定,都需要大量的人力物力财力投入。日本在2007年投入研究与开发的经费占国民收入总额的3.1%,知识创新指数高达120,而我国分别只有1.3%和25 。第二、因地制宜,依据自身特点与美国专利市场的实际情况,根据不同对象制定不同应对策略与专利布局策略。对于美国等技术发达国家日本采取防御型专利布局策略,以糖衣式专利布局,即通过外围应用型专利围堵对方的基础性专利,从而形成与美国基础专利的交叉许可。美国向日本收取基础专利许可费,日本向美国收取应用专利许可费。在实际应用中,企业能够迅速的消化吸收基础专利并加以实际应用,不仅遏制了对手基础专利的威胁还使自身实力快速提升。第三、积极推行专利回输战略。所谓专利回输就是通过引进等方式把别人的专利直接拿过来,在其基础上进行消化与提升,再输出回去形成自己的专利技术。

  日本的成功经验说明:第一、一个国家可能因为技术积累不足等原因在专利角逐中处于下风,但通过前瞻性的专利布局规划以及自身实际进行的积极努力完全可以扭转颓势。第二、避免在美国被提起337调查程序或专利侵权诉讼,拥有由大量优质专利合理搭配与组合而形成专利防护体系的企业可以通过专利攻击遏制竞争对手。第三、中国企业也可以通过美国的337调查程序和专利侵权诉讼程序来作为保护自身权利遏制竞争对手的武器。

  结语

  目前,专利保护与国际贸易关系越来越密切,使得专利布局成为一种有效的市场策略,若想更好地拓展美国市场,需要提前进行专利战略规划。合理的专利布局战略规划,能够使得企业建立优秀的专利防御体系,保证企业在技术领域的有效占领,从而抵御竞争对手的攻击,并使企业获得最大的利益。中国企业应当通过有效的专利信息检索和市场研判,全面认识和了解本领域市场环境,如:竞争对手的专利布局、未来研究方向等信息,并结合自身的实际情况以及发展目标,合理有效地运用各种专利布局策略,构建适合自身发展需要的高效的专利布局战略。同时,中国企业还应不断提高自主创新能力,加大对科技创新的投入,获取更多高质量的专利,借鉴大型跨国公司的专利布局战略,提高自身制定和实施专利战略的能力,把专利战略纳入企业战略管理,通过构建企业专利战略来保护核心竞争力与市场主导权,最终使中国企业更好地立足于美国市场。



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