商标侵权“寄生”特许经营

总第73期 田龙 北京市联德律师事务所知识产权律师发表,[商标]文章

  “特许经营”也称特许加盟,作为一种商业经营方式,它是指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业(特许人),通过订立合同,将其拥有的这些经营资源许可其他经营者(被特许人)使用,被特许人按照合同约定在统一的经营模式下开展经营,并向特许人支付相应费用的商业经营活动。

  在特许经营中依据商标专利、企业标志等经营资源,进行特许经营并备案的品牌称为“特许品牌”,被特许人经特许人许可可以使用“特许品牌”进行商业经营,如在店铺店招、店铺装潢、宣传页、商品或者服务等载体上被特许人均可以使用“特许品牌”作为商业标识,以向相关消费公众传递品牌信息,达到区分商品或者服务来源的作用。因此,仅就标识的区分作用而言,“特许品牌”其实与注册商标并无实质差别。众所周知,注册商标是商业经营中重要的商业标识,其在核定商品上具有专用权,在与核定商品相类似的商品上具有禁用权,其对商品或服务的识别及防止混淆的功用受到《商标法》的保护,且注册商标的权利范围及于全国。那么“特许品牌”,尤其是以著作权、外观设计专利权为权利来源的“特许品牌”会不会恰好与他人的在先注册商标构成相同或近似商标,从而造成公众对“特许品牌”与注册商标间发生混淆及误认,进而“特许品牌”侵入他人商标权的权利范围?对于以上问题,答案显然是肯定的。笔者在工作实践中已经接触到相应的情形,且造成“特许品牌”侵入他人注册商标权利范围的原因大多是因不法经营主体攀附商誉,“搭便车”、“傍名牌”所造成。详析如下:

1、不同类型知识产权间权利客体的联结性为不法经营者利用“特许品牌”实施商标侵权提供了弹性“空间”
  《商业特许经营管理条例》规定,特许人必须是拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业;《商业特许经营备案管理办法》第六条规定,申请备案的特许人应当向备案机关提交“与特许经营活动相关的商标权、专利权及其他经营资源的注册证书”。另,笔者在办理某商标侵权案件时,通过网络查询了商务部“商业特许经营信息管理”系统,在该系统的“备案查询”中,笔者查询到著作权登记证书目前也可以作为特许经营资源备案“特许品牌”,在授权类型中,著作权登记证书归类为“其他经营资源”。
  由上可见,商标权、著作权、专利权(主要是外观设计专利权)目前都是可以备案“特许品牌”的经营资源,我们知道商标权、著作权、专利权等知识产权之间具有不同的权利属性及内容,但上述权利间是具有联结点的而并非毫无交叉。例如,文字、图形等要素既可以成为商标权的客体,也可以成为著作权、外观设计专利权的客体。这就进一步产生了相应问题,即:若以注册商标作为权利基础备案“特许品牌”一般情形下可以保持注册商标与“特许品牌”发挥识别作用的协调性及一致性,可以最大限度的避免“特许品牌”与他人注册商标发生权利冲突的可能性,因此,一般情形下以注册商标备案“特许品牌”属于较为完美的特许经营备案情形;但若以著作权及外观设计专利为权利基础备案“特许品牌”,由于该著作权以及外观设计专利权本身有可能与他人注册商标权存在权利冲突,尤其是权利客体要素一致性所延伸出的权利冲突,因此以著作权及外观设计专利权为权利基础备案“特许品牌”进行商业使用,“特许品牌”所发挥的商业标识识别作用有可能侵入他人商标权的权利范围,构成商标侵权,正是因为此种情形的存在为不法经营者以“特许品牌”为名实施商标侵权提供了可能的空间。

2、不法经营者利用“特许品牌”进行商标侵权的典型表现形式
    如前所述,“特许品牌”属于商业标识的一种,所起到的作用主要为区分商品或者服务的来源,就区分作用而言“特许品牌”与注册商标并无实质差别。对于不法经营者而言,一般情形下知名商标的注册保护较为充分,不法经营者较难以从使用相同商标的角度对商标权人进行直接侵权,但为了达到攀附商誉谋取利益的目的,不法经营者往往习惯寻求合法的权利“外衣”进行“曲线”侵权,规避、拖延法律制裁的时间及空间。例如,不法经营者利用商标权与著作权、外观设计专利权在权利客体上的联结关系,将知名商标本身或者知名商标的显著部分作为作品申请著作权登记,取得著作权登记证书;或将知名商标本身或者知名商标的显著部分作为一项设计申请外观设计专利,取得外观设计专利权证书,再以上述具有合法形式的著作权登记证书或者外观设计专利权证书作为权利基础申请备案“特许品牌”,从而为以“特许品牌”之名,行商标侵权之实“打造”了具有合法形式的权利“外衣”。同时,由于版权局在著作权登记审查中采用形式审查的方式且外观设计专利权在权利取得过程中亦采取形式审查的方式,使得不法经营者在采用上述侵权手段中具有了较大的隐蔽性及弹性空间,增大了商标权人的维权难度,以下是笔者在工作中所遇到的真实案件之案情,因案件尚未有最终裁决,故仅就相关案情进行描述,如下:
  “A”商标是某行业的知名商标,具有良好的品牌商誉,如同其他知名品牌所常常遇到的知识产权侵权一样,“A”品牌的商誉价值也被部分不法经营者所觊觎。在如今的知识产权法律环境下,不法经营者也深知“赤裸裸”地使用与“A”商标相同的商标进行经营极可能会面临工商行政机关严厉的侵权处罚,经营风险较大,为了达到即攀附了“A”品牌商誉又可以“逃避”侵权打击的目的,不法经营者便采取了利用特许经营,备案“特许品牌”的形式。如前所述,拥有注册商标、企业标志、著作权、专利等经营资源是开展特许经营的基本条件,不法经营者既然不拥有“A”商标也不可能另行申请注册成功“A”商标,便将包含“A”商标作品申请著作权登记,取得著作权登记证书,另有不法经营者将包含“A”商标的灯箱作为一项设计申请外观设计专利,获取外观设计专利证书,再以该著作权登记证书或者外观设计专利权证书作为经营资源备案以“A”为内容的“特许品牌”,从而达到以“特许品牌”的“合法”形式使用“A”品牌进行商业经营谋取非法利益的目的。

  此外,“特许品牌”备案信息通过商务部官网向社会进行公开,公众可以查询,但由于公众大多并不知晓“特许品牌”的备案性质,而往往误认为“特许品牌”是国家行政机会授予特许人的一项权利,从而对“特许品牌”产生较高的信任度,因此,不法经营者利用“特许品牌”进行侵权具有较高的隐蔽性及蒙蔽性。

3、不法经营者利用“特许品牌”进行商标侵权可能造成的严重后果
    特许经营在我国起步较晚,但发展速度很快,为了规范特许经营活动,商务部曾于2007年发布《商业特许经营管理条例》对特许经营的管理进行规范,考虑到特许经营在性质上属于合同行为,从事特许经营活动是当事人的民事权利,政府不宜对其实行行政审批管制,但同时又需要对特许经营进行必要的监督,因此《商业特许经营管理条例》确立了特许人备案制度,要求从事商业特许经营的特许人必须依法备案,同年,商务部亦于2007年4月发布《商业特许经营备案管理办法》(2011年已经修订),进一步细化了特许经营备案的相关事宜。特许经营备案尤其是备案信息的公开有助于潜在的投资者了解特许人的基本情况,作出恰当的投资决策,防止欺诈和不实宣传,但个别不法经营者假以商务部“特许品牌”备案信息公开所产生的公信力,蒙蔽公众及工商行政执法机关,暗行商标侵权之实,造成严重的侵权后果。

  首先,特许经营一般为规模化的经营方式,特许经营中“特许品牌”的被许可人所开展的商业经营活动可能分布在全国的众多地域。故,如不法经营者利用特许经营进行商标侵权无疑会使得侵犯行为具有范围广、影响大的特点,这不仅严重损害商标权人的合法利益,增大商标权人的维权成本及维权难度,而且会在较广的范围内造成相关公众的混淆误认,使得为数众多的消费群体的消费利益得不到保障,进而有害于市场经济的运行秩序。其次,就商标维权而言,通过向工商行政机关进行侵权举报是重要的维权方式,也是较为快捷的、低成本的维权方式,不法经营者利用“特许品牌”进行侵权后,在面对商标权人的维权时,尤其在面对工商部门的侵权调查时,往往以其“特许品牌”已通过商务部备案且具有合法权利基础为由对其商标侵权行为进行掩饰,以期达到蒙蔽工商行政机关,规避行政处罚的目的,由于“特许品牌”侵权行为具有一定的隐晦性且其权利基础具有“形式”合法性,且公众大多不了解“特许品牌”仅是备案性质,工商机关在职权范围内往往也难以直接判断“特许品牌”的性质及其背后的权利基础是否合法,从而也就不能有效地对利用“特许品牌”进行商标侵权这一新型违法行为作出适当的处理,进而使得商标权人通过工商机关进行维权具有了相当的障碍,而不得不选择成本更高、时间跨度更长的诉讼维权,这不仅增大了商标权人的维权难度及维权成本,重要的是不利于更加有效、及时地制止侵权行为。

  再次,部分不法经营者利用“特许品牌”进行商标侵权,扰乱了正常的商业秩序,破坏了特许经营管理体系,减损了政府备案信息公开的公信力,笔者认为此种侵权行为应该得到商务部门,尤其是特许经营管理部门的重视。

  综上,本文对部分不法经营者间接利用著作权、外观设计专利权等合法权利形式作为“外衣”,备案“特许品牌”,进而以“特许品牌”之名,行商标侵权之实的“新型”商标侵权行为进行了分析以及探讨,造成这一侵权现象的原因既有不同类型知识产权权利客体间可能存在一致性的原因,又有不法经营者对他人知名商标商誉攀附搭借的主观恶意,同时亦有“特许品牌”备案体系的不完善之处。当然,笔者无意于对我国的特许经营备案制度进行指摘,仅希望本文的分析能够引起大家的重视以及共同的思考,从而使得更多的专业人士能够关注这一较为新型的商标侵权现象,为我国的特许经营备案制度提供更多的有益的建议,进而压缩不法经营者的侵权空间,营造良好的市场经济秩序。



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