使用与制造外观设计专利的判别界限

总第16期 第16期 南京中院民三庭 姚兵兵发表,[专利]文章

 

使用与制造外观设计专利的判别界限

          —— 好孩子集团公司诉被告江阴市精品商厦有限公司、上海大阿福童车有限责任公司、上海福祥儿童用品有限公司专利侵权纠纷案

【案评要旨】

根据中国专利法的规定,外观设计专利权人有权阻止他人未经许可实施其所取得的外观设计,具体包括:为生产经营目的而制造、销售、进口其外观设计专利产品——与发明和实用新型专利不同的是并不包括“使用”外观设计专利产品,2000年修订的《专利法》还不包括许诺销售。由此可见,在任何情况下,使用外观设计专利产品的行为均不构成专利侵权。由于中国对外观设计专利和发明、实用新型专利的保护没有“一视同仁”,造成司法实践中对此类问题的理解不同、处理不一,已影响到法律适用的统一。因此,对外观设计专利的保护应当增加“使用权”的内容。本案例所讨论的所谓“使用”行为应视为制造行为予以禁止,只有这样才能确保外观设计专利的保护更充分、有效。

〖案情概要〗

1、当事人

原告:好孩子集团公司(以下简称好孩子公司)

被告:江阴市精品商厦有限公司(以下简称精品商厦)

被告:上海大阿福童车有限责任公司(以下简称大阿福公司)

被告:上海福祥儿童用品有限公司(以下简称福祥公司)

2、诉讼理由

原告好孩子公司诉称,本公司于1998829取得“童车车轮(3)”外观设计专利专利号为97313709.6。据查,由第二、三被告生产的第一被告销售的2009型婴儿推车车轮与原告专利相同。根据专利法有关规定:外观设计专利权被授予后,任何单位或个人未经专利权人许可,不得为生产经营目的制造、销售其外观设计专利产品。三被告生产、销售的2009型婴儿推车使用了原告的专利且未取得原告的许可,因此是侵犯原告专利权的行为,应承担相应的连带法律责任。

其诉讼请求:判令三被告立即停止生产、销售被指控的婴儿推车;销毁所有的库存侵权产品、半成品、模具;赔偿原告经济损失10万元;公开赔礼道歉;承担本案所有诉讼费用。

庭审中原告进一步明确请求判令第一被告停止销售;要求第二、第三被告在《新民晚报》上公开道歉;第二、第三被告承担连带赔偿责任。

被告精品商厦未提交书面答辩意见。

被告大阿福公司、福祥公司共同答辩称:原告所诉严重失实,原告必须举证2009型车轮是被告生产的证据,为配合法院公正审结此案,被告愿意有限地仅向法院出示有关第三人制造与销售该产品的书证。

3、一审认定事实

原告好孩子公司1997106向中国专利局申请“童车车轮(3)”外观设计专利1998829取得该外观设计专利权,专利97313709.619981028授权公告。该专利现为有效专利

20001113,原告工作人员在精品商厦购买由大阿福公司、福祥公司生产的“大阿福婴儿推车”(型号20091辆。

2001216,原告工作人员申请昆山市公证处并在常州国际商城有限公司购买由大阿福公司、福祥公司生产的“大阿福婴儿推车”(型号20091辆。

2000124,原告起诉三被告侵犯专利权。

经与由被告精品商厦和常州国际商城有限公司销售,被告大阿福公司、福祥公司生产的“大阿福婴儿推车”(型号2009)车轮与原告外观设计专利进行对比,原告外观设计专利(下称本专利)经与被告被控客体“大阿福婴儿推车”中“车轮”(下称被控产品)进行对比,本专利与被控产品相比较,存在一个不同点。就外观设计整体而言,依照整体观察,综合判断的原则,这一不同点属于局部细微变化,不足以使人产生明显的视觉差别,不能引起二者在整体形状上发生变化,上述一个局部细微区别不影响对二者相近似性的判断。所以,二者属于相近似的外观设计。

4、一审判决理由及结果

法院经审理认为,原告好孩子公司取得的外观设计专利权合法有效,应受法律保护。

外观设计专利权的保护范围以表示在专利公报中的图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。被告大阿福公司、福祥公司生产、制造的“大阿福婴儿推车”中有与原告外观设计专利相近似的车轮,被告大阿福公司、福祥公司作为婴儿推车的生产制造者,应对其所生产制造的婴儿推车承担全部责任,其婴儿推车中含有侵权产品,不论该产品是从何渠道获得,只要是未经专利权人许可而为生产经营目的生产制造产品中完整地体现了他人外观设计专利的,即构成专利侵权,专利权人有权制止这类侵权行为。对被告抗辩认为的其是从第三人处所购得,因其举证不足,不应认定。即使其是从第三人处所购,在其购入他人无厂名、厂址、商标等识别标志的侵权产品后,不是将其直接进行再销售,而是作为婴儿推车的部件和组成部分组装成婴儿推车,其商业上的价值在于作为婴儿推车的组成部分与推车作为一个整体投入市场,并标明自己的厂名、商标后进行销售,它向社会和公众表明并承诺其是该产品的制造者,所以应视为是一种以生产经营为目的的制造行为,而非使用行为,因此其抗辩理由不能成立。被告大阿福公司、福祥公司生产制造的婴儿推车中车轮与原告好孩子公司取得的外观设计专利相近似,构成对原告好孩子公司的外观设计专利的共同侵权,被告大阿福公司、福祥公司应当承担相应的民事法律责任。但对于被告精品商厦销售大阿福婴儿推车的行为,尚无证据证明其主观上明知侵权产品而销售,故其应停止销售侵权产品。综上对原告的诉讼请求应予支持。对原告要求赔偿可根据被告大阿福公司、福祥公司生产制造的时间、销售的范围以及该外观设计在产品中体现的价值等因素综合确定赔偿额。

依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、一百三十四条第(一)、(七)、(十)项、《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款之规定,判决如下:

一、被告大阿福公司、福祥公司立即停止对原告好孩子公司97313709.6号外观设计专利的侵权行为并销毁所有库存侵权产品;被告精品商厦停止销售侵权产品;

二、被告大阿福公司、福祥公司在本判决生效之日起7日内赔偿原告好孩子公司经济损失 10万元,两被告承担连带责任;

三、被告大阿福公司、福祥公司在本判决生效之日起30日内在《新民晚报》刊登声明,向原告好孩子公司赔礼道歉(内容需经法院审核),逾期本院将公布主要判决内容,费用由被告大阿福公司、福祥公司负担。

判决后,被告不服仍坚持其是“使用”等提起上诉。

二审经审理后,认为其上诉理由不能成立。故判决:驳回上诉,维持原判。

〖本案涉及的主要法律问题〗

一、“使用”外观设计产品辨析

上述案件尽管已经终结,但有关“使用”问题仍余音未消。由于外观设计专利主题属于美学思想,其保护的是一种专利产品,同时外观设计不仅指整个产品的设计,也包括产品的某个部件的设计。所以外观设计专利权有其明显的特殊性,在中国专利法中对外观设计专利与发明和实用新型专利是区别对待的。根据中国专利法的规定,外观设计专利权人有权阻止他人未经许可实施其所取得的外观设计,具体包括:为生产经营目的而制造、销售、进口外观设计专利产品。与发明和实用新型专利不同的是不包括“使用”外观设计专利产品,2000年修订的《专利法》还不包括许诺销售。所以值得注意的是,在任何情况下,使用外观设计专利产品的行为均不构成专利侵权。换句话说,就是外观设计专利权只有“制造权”、“销售权”和“进口权”,而没有“使用权”。为什么没有这一权利,有关学理解释的理由是:其一,只要禁止了第三人未经许可而“制造或者销售”的行为,就可达到外观设计专利的保护的目的,其二,事实上不存在第三人以生产经营为目的而使用外观设计专利产品。[i]这一观点似乎已成定论,并仍旧得到有关权威机构的认可,“赋予外观设计专利的主要目的在于阻止他人未经许可在制造有关产品时复制受专利保护的外观设计,为达到这个目的,阻止他人未经许可而制造或者销售外观设计专利产品就足够了,没有必要限制他人为生产经营目的使用外观设计专利产品。”[ii]从以上引证使我们了解到外观设计专利为何没有“使用权”的理由,正因为外观设计专利中没有“使用权”,所以在司法实践中经常会遇到原告指控被告外观设计专利侵权时,被告以其产品是从其他生产厂家购买,其是使用者,而非生产制造者进行抗辩。

上述这种情况在司法实践中表现形式还很多,如果仍在引证理由同样的语境条件下,事实上这类就是第三人以生产经营为目的而使用外观设计专利产品。

为搞清何为使用外观设计专利产品,有必要对“使用”、“使用外观设计”、“使用外观设计产品”作一下区分,“使用”作为法律术语,在传统民法中是有明确界定的,台湾著名学者王泽鉴在论述民法所有权时指出:使用。使用指依物的用法,不毁损其物或变更其性质。以供生活上需要而言。例如居住房屋、耕作土地、乘用车马、穿着衣服、演奏乐器。[iii]由此看出这里所说的使用是指一种对物本身的功能的利用,或者说物具有使用价值,也即物品所具有的能够满足人们某种需要的属性,说白了就是物的有用性。

使用外观设计,由于专利保护的外观设计是指对产品的形状、图案、色彩等所作出的富有美感并适合于工业应用的新设计。外观设计必须与特定产品相结合,否则便仅仅是一个美术图案或者造型之类的艺术设计。使用外观设计其目的就是将有关新颖的设计运用到生产经营并制造体现新设计的产品,其使用的是新设计的美学思想。这里强调的应是设计才是其真正的目的,进一步说使用的是对物品的外观造型的设计或对装饰品图案的设计。这种设计主要不是实用性,它必须是装饰性而非实用性的,不是要求外观设计专利保护实用产品,而是要求保护实用产品中的外观设计。[iv]外观设计专利保护的就是不能复制,这点与版权极为相似,外观设计专利所保护的甚至可以说是某种“作品”。[v]同样是以一定的物质载体形式表现出来的智力成果。世界知识产权组织编写的《知识产权教程》指出:“工业品外观设计属于美学领域,但是同时是作为工业或手工业制造产品的式样的,一般说来,工业品外观设计是有用物品的装饰的或美学的外表。”这段论述精辟地阐明了外观设计专利立法的本意和保护客体,即实行外观设计制度的目的是保护工业产品的美观外表,制止未经权利人许可的复制或仿制其产品的外观的行为。

使用外观设计产品,一般是直接使用产品而满足自身的需要,也即使用产品的实用性。如使用一种猫头鹰形状的座钟,因该类设计所获的专利即为外观设计专利。使用者主要使用的是其计时功能并因其新颖设计所具有装饰功能,因为外观设计产品设计中所涉及的产品内在结构、材料、生产工艺、商标等均不属于外观设计保护的主题。一般应指最终消费者对物的使用。

从以上区分我们可以清楚地分清三者之间区别,归纳上述内容可以得出以下结论,使用指按照物的性能加以利用。使用必须是:按照物本身的自然性能和经济性能进行利用;不改变、也无损于物的本质;遵守法律和公共道德,不损害公共利益和他人的合法权益。这是对有形物而言的,只有使用外观设计才体现出无形性,与外观设计专利保护的主题有关。外观设计专利产品同其他智力产品一样是以信息为内容,虽然依附于一定的有形物质载体,但本质上仍是一种无形的智力成果,不应纳入所有权客体的范畴。如果在与专利产品相同、相似或在相关产品中体现与专利产品相同、相似的产品上使用了相同或相似的外观设计,即应认为是落入外观设计专利权的保护范围,构成侵犯该外观设计专利权的行为。

二、问题的成因和对策

在外观设计专利侵权中,当童车车轮是外观设计专利产品并组装在童车中时,成品(童车)生产者是否也应承担侵权责任,在司法实践中存在不同的做法,归纳起来大致有以下四种观点:一是成品生产者不承担侵权责任,理由就是童车车轮是从他人处合法购得的,其是使用者,外观设计专利专利权人不享有“使用权”,所以不构成侵权。二是成品童车生产者与零部件童车车轮生产者共同承担侵权责任,成品生产者只承担停止侵权的责任,赔偿责任由零部件即童车车轮生产者承担。三是成品生产者如有证据证明其已知或应知零部件是他人的专利产品仍组装在自己的成品中并进行销售,其是零部件的销售者,应承担明知销售的侵权责任。四是不论零部件是否是由其自己或是从他人处合法取得,只要在成品中体现他人的外观设计专利产品时,成品生产者均应承担专利侵权的全部责任。

产生这类情况的原因,笔者认为,原因不外乎二点,一是对使用者的认识不同,另一点就是对生产者的认识不同造成的。要正确解决这类问题,应当以产品(零部件)是否是被合法地投放市场作为判断标准,因为作为外观设计专利权人享有未经专利权人同意他人不得擅自实施其外观设计专利的权利,把握这一前提条件,其他问题便可迎刃而解。外观设计作为知识产权其本质属性就在于其客体的非物质性。知识产品相对于动产、不动产而言,具有不同的存在、使用和处分形态:不发生有形控制的占有;不发生有形损耗的使用;不发生消灭知识产品的事实处分;特别是不发生有形交付的法律处分,非权利人完全可能不通过法律途径就非法处分属于他人的知识产品。[vi]如果是专利权人生产或是许可他人生产并合法地投放市场,此时专利权人享有的专利权用尽,同类或不同的生产厂家自然可以在市场中合法取得,并组装在自己的产品中,此时不构成专利侵权。但当其是被非法的投放市场时,不论是如何取得,专利权人均有追究成品或零部件生产者的侵权责任的权利。外观设计与有形物最主要的区别在于:所有人基本上不能通过占有它而达到保护它不受侵犯的目的。也许有人会说,只要是从市场中合法购得的均可免责。问题是这里的所谓合法,只是在合法的外表下掩盖着非法侵权。实际上混淆了“权利”与“客体”的关系,如果将专利产品作为专利权的客体,就会出现物权客体与专利权权利的混淆。其实外观设计专利保护的客体是适用于产品的设计方案,而不是产品本身,产品只是外观设计方案的载体而已。正如有学者指出的:在法学中,当我们讲到某物归某人所有时,我们讲的实质是该人同其他一切人的一种关系,即“专有”关系。这是人与人的关系,法律要规范的正是这种关系,而决不会规范人与物的关系。[vii]

那么这里是否存在“善意第三人”的问题呢?作为“使用者”生产厂家与普通消费者应当是有所区别的,或者说区分生产型使用者和普通消费型的最终使用者,对外观设计专利的侵权判断,也是以普通消费者的眼光判断的。这里要看使用的目的究竟是什么?也就是前面所区分的是使用外观设计,还是使用外观设计产品的实用性或功能。所以可以加重同类或相关生产者的注意义务便可顺理成章地解决这类问题。因为作为法律赋予专利权人的权利时,是以公开为前提的,同类生产企业完全有条件了解同行业或相关行业的生产情况包括专利情况,同时其与侵权者的合同关系,不应当对抗专利权人的侵权指控。合同关系是基于财产法调整人们之间因物而产生的法律关系,购买者并不当然从侵权者处购买到侵权产品而当然享有权利。另外这里的合同关系,有两种可能,一是成品生产者提供零部件图纸或样品委托加工等形式;二是直接从零部件生产者处买卖购得。一般说来,公开销售成品中含有专利产品行为比较容易发现,而制造零部件行为则较难发现,这种情况如权利人不能禁止,势必对权利人权利保护不利,同时让权利人又如何去判断和追究侵权责任?应当说,每一个生产企业都有条件和能力事先核实其购买的零部件是否为未经专利权人许可而制造的侵权产品,否则就有“过失”。所以即使是购得,自然没有尽到注意义务的过失,当然这仅是一个推定。但这时的推定有一定的法律基础,也利于充分保护专利权人的权利。如果其在承担相关侵权责任后,其完全有条件和理由向另一侵权者即零部件生产者以合同纠纷解决并获得赔偿。当然这里对生产者和销售者的注意义务应当有所区别。如果直接销售成品的商家的注意义务应低于生产企业。所以这类生产型使用行为不存在“善意第三人”的问题。

当一件“特别”的外观设计产品作为另一整体产品的组成部分时,基于产品局部的新颖性有时对整个产品起到画龙点睛之妙,而这正是外观设计专利权人的创造和贡献。由于外观设计专利不保护功能,像童车这样的成熟产品的部件有时就是主要设计要点,整体造型固然可以出新,但难度较大,而各个组成部分的变化则更体现不断创新。那么将零部件用于自己产品中“使用”,比照版权法中的类似情况这种使用是否是“合理使用”呢?其实这里不是“使用”,而是“利用”,这样的“使用”无异于制造外观设计产品。无形产权为一种“利用垄断权”,而非物权之一种,当属无疑。[viii]如果利用他人的外观设计专利用于自己产品的生产销售,显然是为了商业性或营利目的,无疑损害了专利权人的市场或经济利益。也许“利用”的行为人会以主观上“不知”抗辩,但都不能否认这种行为是以营利为目的的商业行为,并且会对专利权人的市场或经济利益产生不利影响的客观事实。所以这样的“利用”不是一种“合理使用”,而是一种变相的生产制造行为。因此,遵循公平与效率的价值取向,对这类行为可以从以下两方面加以划分:一是使用的目的和性质,即使用外观设计专利产品是商业性的还是非商业性的,为了营利还是非营利的界限,这一点应作为判断是使用与制造界限的关键。如不具有直接商业性的科学研究和实验以及个人(家庭)的使用,因为这些使用都是为了社会公共利益或者满足个人的需要,同时又不损害专利权人的合法权益,因此是正当的使用。反之,如果是商业性的使用或者以营利为目的使用,则因为损害了专利权人的合法权益,打击了专利权人的创造积极性,因而违背了公平原则,所以是非正当使用。第二,使用行为对专利权人的市场或经济利益所产生的影响,因为现实生活中一般都是产品的生产制造企业将产品中的组成部分申请专利,并用于自己产品的生产销售,因而同类或相关产品的的竞争者才会利用他人专利产品的优势,而谋求本不属于自己的利益。当然在实际判断中,应将上述两方面因素综合起来加以考虑,从而作出科学判定。与此同时,在架构外观设计专利保护时,也应以此为标准,重新审视相关立法规定。

三、立法建议

由于中国对外观设计专利和发明、实用新型专利的保护没有“一视同仁”,造成司法实践中对此类问题的理解不同、处理不一,已影响到法律适用的统一。因此对外观设计专利的保护应当增加“使用权”的内容。这在国外很多国家是有成例的,如北欧四国(丹麦、挪威、芬兰、瑞典)外观设计法都规定:“外观设计专利的权力归设计人,即专利权人所有,其他任何人不能享有专利权,没有专利权人的允许,不得使用、制造、销售专利产品以及与其无本质区别的物品。”[ix]再如奥地利外观设计法中讲的更清楚,其中第4条规定:“如果其他人的产品与外观设计所有人的外观设计相同或者与其可造成混淆地近似并且鉴于产品目录中的产品可显而易见地将该外观设计移用于他人产品上,则外观设计保护权所有人有权排除他人生产经营性地制造、流通、销售或者使用这些产品。”[x]

中国完全可以借鉴国外外观设计专利权效力的有关规定,增加“使用权”等内容,在日本最新修改的外观设计法(200116实施)有关权利侵害中视为侵害行为的第三十八条规定:“作为营业而制造、转让、出借、进口或者为转让、出借而提供,仅用于生产与注册外观设计或者类似外观设计有关物品的行为,视为侵害该外观设计权或者独占实施权。”[xi]所以对本文所讨论的所谓“使用”行为应视为制造行为予以禁止。只有这样才能确保外观设计专利的保护更充分、有效。


1.        [i] 汤宗舜:《中华人民共和国专利法条文释义》,法律出版社198610月,第45页。

2.        [ii] 国家知识产权局条法司著:《新专利法详解》,知识产权出版社,20018月第1版,第7980页。

3.        [iii] 王泽鉴著:《民法物权》1(通则.所有权),中国政法大学出版社200110月第1版,第154页。

4.        [iv] 美国加州大学、美国斯坦福大学法学院:《国际知识产权法律制度》,本书编译组编译,中央广播电视大学出版社,199812月第1版,第95页。 

5.        [v] 郑成思著:《知识产权论》,法律出版社,19981月第1版,第155页。

6.        [vi] 参见吴汉东编:《知识产权法》,中国政法大学出版社,19998月第1版,第5页。

7.        [vii] 郑成思著:《知识产权论》,法律出版社,19981月第1版,第37页。

8.        [viii] 尹田:《论物权与知识产权的关系》,载《法商研究》2002年第4期。

9.        [ix] 刘桂荣:《北欧四国外观设计法简介》,载《专利法研究》(1997),专利文献出版社,199712月第1版,第284页。

10.     [x]中国专利专利法研究所:《外国外观设计法选编》,专利文献出版社,19931月第1版,第43页。

11.     [xi] 《日本专利法》,杜颖、易继明译,法律出版社,20013月第1版,第151页。



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