中华人民共和国的驰名商标保护

总第15期 第15期 李伟 北京康信知识产权代理有限责任公司发表,[商标]文章

 

1.     概述

《驰名商标认定和保护规定》中就驰名商标的定义作出了界定:驰名商标是指在中国市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的注册商标

19878月,中华人民共和国商标局在一次商标注册申请的驳回程序中,首次认定了一个外国驰名商标——必胜客(Pizza Hut)。1989年,商标局首次认定了一个中国的驰名商标——同仁堂——作为中药生产商的商标。由此二例发端,中国认定了像“尼桑”(NISSAN),“波士”(BOSS),“天梭”(TISSOT),“伊夫圣罗兰”(YSL),“卡地亚”(CARTIER),“麦当劳及M标志”(MCDONALD'S& M device),“一级方程式”(FORMULA 1),“香格里拉”(Shangri-La),“飞利浦”(Philips and 飛利浦),“万宝路”(Marlboro and 万宝路)等一系列的驰名商标

2.     保护驰名商标的法律框架

自从2001121中国《商标法》首次确认对驰商标给予保护以来,中国就驰名商标颁布了国内立法。接着,又出台了《商标法实施条例》、《驰名商标认定和保护规定》,并且由最高法院作出了一系列司法解释,用以进一步保护驰名商标

在国内立法生效之前,驰名商标是援引国际法律框架的规定认定的,主要依据是《巴黎公约》和TRIPS协议。

1)     国际法律框架

《巴黎公约》在其第6条之二第一款中,为驰名商标确立了保护原则:

  (1)本联盟各国承诺,如本国法律允许,应依职权,或依有关当事人的请求,对商标注册或使用国主管机关认为在该国已经属于有权享受本公约利益的人所有而驰名、并且用于相同或类似商品的商标构成复制、仿制或翻译,易于产生混淆的商标,拒绝或取消注册,并禁止使用。这些规定,在商标的主要部分构成对上述驰名商标的复制或仿制,易于产生混淆时,也应运用。

 

TRIPS协议在其第16条第二、三款中,进一步加强了对驰名商标的保护:

2)巴黎公约(1967)第6条之二的规定应准用于服务。在确定一个商标是否为驰名商标时,应该考虑该商标在相关的公众范围内的知名度,包括在该缔约国由于对该商标的宣传而形成的知名度。

3)巴黎公约(1967)第6条之二的规定应准用于与已注册商标的商品和服务不相似的其他商品和服务,其条件是与这些商品或服务相关的商标的使用应能够表示出这些商品或服务与已注册商标所有者之间的关系,而且已注册商标所有者的利益有可能因这样的使用而受到损害。

2)      驰名商标保护的国内法律规定

2001121新修订的《商标法》第13条、第14条和第41条第二款,为驰名商标规定了明确的保护。

第十三条 就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。

第十四条 认定驰名商标应当考虑下列因素:

(一)相关公众对该商标的知晓程度;

(二)该商标使用的持续时间;

(三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;

(四)该商标作为驰名商标受保护的记录;

(五)该商标驰名的其他因素。

第四十一条第二款 已经注册的商标,违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的,自商标注册之日起五年内,商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。

 

2002915生效的《中华人民共和国商标法实施条例》第5条第1款,第45条和第53条,规定了驰名商标的确认程序以及法律救济。

第五条第一款  依照商标法和本条例的规定,在商标注册、商标评审过程中产生争议时,有关当事人认为其商标构成驰名商标的,可以相应向商标局或者商标评审委员会请求认定驰名商标,驳回违反商标法第十三条规定的商标注册申请或者撤销违反商标法第十三条规定的商标注册。有关当事人提出申请时,应当提交其商标构成驰名商标的证据材料。

 

第四十五条 使用商标违反商标法第十三条规定的,有关当事人可以请求工商行政管理部门禁止使用。当事人提出申请时,应当提交其商标构成驰名商标的证据材料。经商标局依照商标法第十四条的规定认定为驰名商标的,由工商行政管理部门责令侵权人停止违反商标法第十三条规定使用该驰名商标的行为,收缴、销毁其商标标识;商标标识与商品难以分离的,一并收缴、销毁。

 

第五十三条 商标所有人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记,可能欺骗公众或者对公众造成误解的,可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记。企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理。

 

由最高人民法院发布,并于2001724生效的《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第6条将驰名商标保护的范围扩展到域名领域。

第六条 人民法院审理域名纠纷案件,根据当事人的请求以及案件的 具体情况,可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。

 

 

由最高人民法院发布并于20021016生效的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》,就驰名商标的法律认定作出了进一步规定,具体如下:

第一条 下列行为属于商标法第 五十二 条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为:

(一)将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的;

(二)复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的;

(三)将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的。

 

第二条 依据商标法第 十三条第一款的规定,复制、摹仿、翻译他人未在中国注册的驰名商标或其主要部分,在相同或者类似商品上作为商标使用,容易导致混淆的,应当承担停止侵害的 民事 法律责任。

  第二十二条 人民法院在审理商标纠纷案件中,根据当事人的请求和案件的具体情况,可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。

认定驰名商标,应当依照商标法第十四 条的规定进行。

当事人对曾经被行政主管机关或者人民法院认定的驰名商标请求保护的,对方当事人对涉及的商标驰名不持异议,人民法院不再审查。提出异议的,人民法院依照商标法第十四条的规定审查。

除以上所列之外,中国于20036月颁布了《驰名商标认定和保护规定》,这是驰名商标保护方面的行政法规。

3.     对驰名商标的特殊保护

驰名商标的所有人依法可以将受保护的程度扩展到最大限度,而不须进行昂贵且不切实际的国际商标或全行业商标检索。在立法和实践中,对驰名商标的特殊保护使得驰名商标所有人不仅在所有商品或服务范围内享有保护,更扩展到域名、字号等其他领域[1]。在中国,对驰名商标的特殊保护包括:

1)除了商标权人希望使用商标领域外,将保护扩展至其他商品或服务上。

普通商标只能在商标注册时指明的特定或相关商品或服务范围内受到保护。在中国,未注册的驰名商标仅能在与使用驰名商标的产品相类似的产品范围内获得保护;然而,经注册的驰名商标保护范围将扩展至非类似商品或服务上。

2)未注册商标亦可获保护

中国官方认可的大多数驰名商标是在中国注册的。但惠尔康 小肥羊是两个例外。在福建厦门惠尔康有限公司诉福州维他龙营养食品有限公司一案中,北京市高级人民法院认为,福建厦门惠尔康有限公司自1992年起使用“惠尔康”作为字号,并花费巨资,在相当的地域范围内,推广此品牌,此行为远早于已对此商标进行注册的另一方当事人——福州维他龙营养食品有限公司。法院认为,前述广告宣传使得在此名下的产品和福建厦门惠尔康公司产生了特殊的联系,因此,“惠尔康”应认定为驰名商标 法院判决,福州维他龙营养食品有限公司的商标注册应予撤销,福建厦门惠尔康有限公司对“惠尔康”商标享有排他使用权[2]

在另一则案例——内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司(二审被上诉人)诉内蒙古华程科贸有限责任公司(二审上诉人)一案——中,被上诉人使用“小肥羊”作为公司字号,在饮食服务特别是火锅领域已有多年,这个字号在很多消费者中间已非常知名,该公司提供的饮食服务也得到业内的高度评价。北京市高级人民法院认为,该品牌已相当知名,而上诉人将此品牌用于其生产的火锅汤料上的行为足以使消费者对产品的来源产生误认,因此构成对被上诉人的不正当竞争[3]

由于恶意注册已成为一个越来越严重的问题,中国官方已考虑保护未注册商标的真正所有人的利益。认定“惠尔康”和“小肥羊”为驰名商标就是很好的例子,表明了对未注册驰名商标的有效保护[4]

3)在商标争议诉讼中,第三方须自争议商标注册之日起五年内提出诉求;然而,若争议商标系恶意注册者,驰名商标的所有人不受此五年的限制。

4)将驰名商标的保护范围扩展至字号。

在香港立时集团国际有限公司诉武汉立邦涂料有限公司一案中,原告自1993年起即享有“立邦涂料”的注册商标专用权,而被告在未获得许可的情况下,将此商标用作字号。在本案的判决中,武汉市中级人民法院判定“立邦涂料”为驰名商标,并援引美国商标保护中反淡化的实践,认为被告的行为导致对“立邦涂料”商标的淡化[5]

5)将驰名商标的保护范围扩展至域名。

《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》将商标保护延伸到计算机网络环境之下,提高了对驰名商标的司法保护力度,并平衡了域名所有人与注册商标所有人之间的利益。它明确规定,为商业目的将他人驰名商标注册为域名的行为,以及其他三种行为将被认定为恶意。因此,它对商标权人的合法权益提供了更充分的保护。

在杜邦公司诉北京国网信息有限责任公司一案中,原告是“杜邦”商标的权利持有人,而被告则注册“dupont.com.cn”作为域名。在北京第一中级人民法院的判决中,杜邦(DU PONT)被认定为驰名商标,根据《巴黎公约》的规定,未经授权而为商业目的使用他人驰名商标的行为,必然会给商标权人的合法权益造成损害。因此,法院判决,被告应撤销其注册的域名[6]

 

4.      认定驰名商标的程序

在认定某一商标是否驰名商标的过程中,应考虑如下事实:

l        标的商标在公众中的知名度;

l        标的商标的使用时间;

l        标的商标进行广告宣传的时间,地理范围和区域;

l        标的商标在中国或其他国家和地区作为驰名商标受到保护的记录;

l        最近三年内的生产和销售量等其他事实。

商标局、商标评审委员会和法院具有认定驰名商标的权力。中国的实践做法与其他国家有很大的不同,在外国,法院基于个案考察,对驰名商标的认定具有最终的决定权。在中国,法院同样具有认定驰名商标的权力。然而,除此之外,商标局,尤其是商标评审委员会似乎在此方面扮演着比法院更为重要的角色。

1)     行政部门

《驰名商标认定和保护规定》规定,驰名商标的行政管理部门为商标局和商标评审委员会,这两者都是国家工商行政管理总局的下属部门。2004年,国家工商行政管理总局在商标异议、商标争议及商标管理案件中,对外国商标给与了更完备的保护,并认定了153件驰名商标。其中,中国企业的商标125件,外国企业的商标28件,包括美国15件、法国4件、荷兰3件、瑞士2件、英国2件、德国1件、意大利1件。153件驰名商标中,工商局在商标管理案件中认定116件,商标局在商标异议案件中认定14件,商标评审委员会在商标争议案件中认定22[7]

l      商标异议案件中,商标权人可以请求商标局认定其商标为驰名商标,从而以违反《商标法》第13条为理由,促使商标局驳回其他商标申请。

l      商标争议案件中,商标权人可以请求商标评审委员会认定其商标为驰名商标,从而基于违反《商标法》第13条为理由,撤销另一个商标的注册。

l      在诉至工商局的商标侵权争议案件中,商标权人可以请求当地工商局认定其商标为驰名商标,从而获得驰名商标所享有的更宽泛的保护。如果审理此案的当地工商局认为案件涉及《商标法》第13条所列情况之一,它会将此案移送至商标局。商标局应从商标权人提出“禁止使用”请求之日起8个月内,判定该商标是否驰名。

 

2)     司法渠道

商标争议诉讼中,高级人民法院和中级人民法院可依当事人申请,对驰名商标认定享有管辖权。从20017月到20054月,有29件驰名商标通过司法途径得到认定,例如“杜邦”、“劳力士”、“立邦涂料”、“舒肤佳”、“沃尔玛”等。到200510月,这个数字上升到71件,其中包括外国企业所有的驰名商标9[8]

除了民事诉讼,在刑事诉讼中也有可能将商标认定为驰名商标。根据最高人民检察院和公安部联合下发的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第61条,未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,假冒他人驰名商标或者人用药品商标的,应予追诉[9]

在确定商标是否驰名时,中国法院依据如下原则:

l      除了几个基层法院外,涉及驰名商标认定的知识产权争议之诉,应向中级人民法院或更高级别人民法院提起。

l      只有在依当事人申请,且案件本身有必要的情况下,才对商标是否驰名进行认定。如果商标驰名与否并非法院作出判决的前提,就没有作出认定的必要。在本田发动机有限公司诉重庆力帆实业(集团)有限公司一案中[10],北京市第二中级人民法院判决本田发动机有限公司胜诉,判令后者立即停止使用其名称并赔偿本田公司经济损失。法院判令一个私人摩托车制造者(系共同被告——译者注)赔偿本田公司经济损失147万人民币(约合18.3万美金)。但是,在本田公司要求认定本田为驰名商标的请求方面,法院认为,对驰名商标的特殊保护在本案中并不适用,因为原被告双方使用的产品都是摩托车产品,因此在本案中,没有必要对原告的商标进行特殊保护。

l      商标驰名性的认定仅在本案中有效,在其他案件中,驰名商标的特殊权力并不自然延伸。在其他案件中,如果受诉商标先前被认定为驰名,而对方当事人在审理过程中没有就驰名商标提出相反的意见,也没有提出证据证明该商标并非驰名商标,则该商标仍按驰名商标处理。

 

5.     结论

中国对驰名商标的保护始于1985年加入巴黎公约之时。多年来,中国完善了如《商标法》等国内法,并在驰名商标保护领域出台了若干法规和司法解释。中国的有关行政部门和司法机关给与国内外诸多权利人以驰名商标的保护。然而,在认定商标是否驰名方面,仍没有明确的标准。因此,根据实践经验,我们认为如下几点如何看重都不为过:即商标在广告宣传中使用的广度和密度,以及商标被仿冒后所能造成的直接或间接损失。

 



[1] 谢新竹, 驰名商标禁用权的扩展与反淡化保护, 《人民法院报》2002526

[2] 2005)高行终字第31号,福州维他龙营养食品有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会。

[3](2004)高民终字第138内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司(被上诉人)诉内蒙古华程科贸有限责任公司(上诉人)。

[4] 安青虎, 中国商标局局长,未注册驰名商标法律保护高层研讨会上的讲话。

[5] (2002) 民三终字18, 香港立时集团国际有限公司诉武汉立邦涂料有限公司。

[6] (2000)一中知初字第11, 杜邦公司诉北京国网信息有限责任公司

[7] http://www.china.org.cn/chinese/zhuanti/zhshchq/787878.htm.

[8]见《2006年中国商标的六大期望》,中国知识产权新闻,2006113

[9] 2001418生效的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第61条第三款。

[10] (2003)二中民初字第6284



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