诉前行为保全:知识产权审判领域新宠儿

总第88期 蒋利玮 北京市第三中级人民法院法官发表,[综合]文章

  在知识产权领域,“行为保全”这个词在案件审理中从鲜少提及,到如今的频见报端。从最高院和全国各级法院公布的2013年度十大案件或是典型案件中不难发现,“行为保全”正在被普遍运用,成为知识产权案件审理中的“新宠儿”。

  积极的行为保全制度是2013年施行的新《民事诉讼法》增设的一项重要制度。在此之前,《专利法》、《商标法》、《著作权法》及最高人民法院相关司法解释均规定诉前行为保全制度可在知识产权审判领域予以一定程度的适用,司法实践通常称之为“诉前禁令”。而新《民事诉讼法》的实施,扩大了保全的对象:即保全不仅仅局限于被申请人的财产,还包括被申请人的行为。这也使得行为保全的司法政策由“积极慎重”转变为“积极合理”。

  行为保全作为新增的法律制度,在司法实践中可供参考成熟案例较少。且随着科技、文化产业迅速发展,新类型案件层出不穷,知识产权行为保全涉及的法律问题具有高度前沿性。日前,由北京市第三中级人民法院主办的“知识产权诉前行为保全制度高端研讨会”则围绕诉前行为保全的实质条件、申请诉前行为保全错误的损害赔偿等问题进行了探讨。

  诉前行为保全的实质条件

  诉前行为保全的实质条件是诉前行为保全制度的核心问题。对这一问题,北京市各法院、与会学者和律师代表的观点均不尽一致。

  (一)诉前行为保全与诉中行为保全的实质条件有无区别

  《民事诉讼法》对诉前保全和诉中保全的实质条件作了不同规定:诉前保全的实质条件是不采取保全措施会产生“难以弥补的损害”;诉中保全的实质条件是不采取保全措施“判决难以执行或者造成当事人的其他损害”。据最高人民法院周翔审判长介绍,在英国,只有在起诉后才能申请临时禁令,不存在诉前保全和诉中保全的区分问题。大陆法系国家的假处分也没有严格区分诉前保全和诉中保全。我国1991年《民事诉讼法》出台之前,对于设立诉前财产保全制度,也曾经存在过反对意见。学术界有观点认为,区分诉前保全和诉中保全没有法律意义,其实质条件是一致的。只是随着审判进程的进行,诉中保全的判断更容易些。

  朝阳法院林子英庭长认为,诉前行为保全必须在48小时内作出,应当采取实质性争议标准,诉中行为保全是在进行一定实体审理之后的基础上作出的,应当采取较大的胜诉可能性标准。

  而北京化工大学和育东副教授认为,没有必要区分诉前行为保全和诉中行为保全,但有必要区分单方程序和双方程序。前者的实质条件在较大胜诉可能性条件之上,增加“任何迟延将造成难以弥补的损害”;后者的实质条件为难以弥补的损害、胜诉可能性、困难权衡、公共利益。据和育东副教授介绍,在美国,如果存在某种通知被申请人不利于限制令的执行的情形时,可以发出“未经通知的临时限制令”(Temporary Restraining Order ex parte),但实践中使用得极少。“经通知的临时限制令”和初步禁令都需要通知被申请人,后者通知方式更为正式些。临时限制令与初步禁令的区别在于前者有效期最长不超过10天,不可以上诉;后者通常到生效判决作出时,可以上诉。在德国,单方程序中的申请人需证明为什么拖延几天时间让被申请人聆讯(hearing)会造成难以弥补的损害。TripS协议50条2款也规定,司法机关应当有权在适当情况下,尤其是在任何迟延可能对权利持有人造成不可弥补损害的情况下,不听取另一方的意见而采取临时措施。和育东副教授还建议借鉴德国的“保护性声明”(protective brief)制度,申请人预计到其有可能被申请禁令时,可以在所针对专利生效后、产品上市前、参展前等时机向法院提出申请排除禁令。

  然而,如何理解和把握“难以弥补的损害”这一概念,北京三中院蒋利玮审判长认为,难以弥补的损害与胜诉可能性是两个相对独立的考虑因素。难以弥补的损害应当在个案中根据具体事实认定。在雅培奶粉罐外观设计专利权诉前行为保全案中,法院考虑不立即停止被诉侵权行为,奶粉罐将销售给奶粉生产商,并经由奶粉经销商销售给最终消费者,在后续销售过程中每一个销售环节都会构成侵权,侵权主体不断增加,损失不断扩大,导致维权成本增加,维权难度加大,同时考虑到奶粉罐产品更新换代快,外观设计保护期限短。因此,综合考虑销售环节、维权成本、专利保护期限等因素认定存在难以弥补的损害。

  海淀法院中关村法庭李颖副庭长认为,对于时效性强、处于热播期的综艺节目、电影大片等,不作出禁令可能给原告造成广告费用等在内的损失,该部分损失属于“难以弥补的损害”的范畴。

  金诚同达律师事务所李森博士认为,“难以弥补的损害”不是指损失大小,而是主要指市场的变化,比如说市场竞争者的多少,市场份额移动,市场价格变化等等。专利案件中,一般认为广泛许可实施、专利涉及众多产品、权利人未实施等等都是判断“难以弥补的损害”的不利因素。但是,如果权利人虽然没有实施专利,但生产跟这个专利相竞争的产品,这种情况一般不看作是未实施。李森博士介绍,在英国和德国,对于专利权利即将到期的情形,为了抵消侵权行为带来的提前进入市场的优势,法院将禁令的期限持续到专利到期后一年。

  北京化工大学和育东副教授介绍,在美国,2006年之前,侵权成立的情形下推定“难以弥补的损害”成立。其理由在于知识产权是排他权,一旦遭受侵害难以弥补。当然,如果被申请人已经停止或者即将停止被诉侵权行为,申请人与被申请人就涉案专利的许可协议进行谈判,或者申请人不合理地迟延提起诉讼等情形,则可以推翻前述推定。2006年,美国联邦最高法院在Ebay v. MercExchange案中修改了前述规则,认为权利的创立不等于权利的救济,据此拒绝在专利侵权成立的情况下颁发永久禁令。随后,Ebay案确定的规则被推广适用到版权专利领域内的临时禁令案件中。但是,在商标案件中,美国法院仍然坚持推定规则,理由是一旦侵权成立,商品与来源之间的联系难以恢复,商誉损害难以计算,提高寻找成本而损害公共利益等。也有美国学者提出反对意见,认为与其他类型损害相比,商誉损害难以计算不具有特殊性,且商标权的排他性弱于专利权和版权。2008年,美国联邦最高法院在Winter v. Natural Resources Defense Council案中指出,“难以弥补的损害”应当极有可能(likelihood),不能只是具有可能性(possibility)。

  (二)“胜诉可能性”标准还是“实质性争议”标准

  北京各中级、基层法院在实践中大都采取“胜诉可能性”标准,但朝阳法院认为诉前行为保全应当采取“实质性争议”标准。

  最高人民法院周翔审判长介绍,实践中存在两种不同的意见。一种意见认为,应该强调胜诉可能性,而且最好是较大的胜诉可能性。理由是行为保全是一种特别的救济手段,条件过于宽松或许会造成权利人的权利滥用。实质条件中的损害与胜诉可能性是密不可分的,因为只有胜诉了才能谈得上有损害。还有一种意见认为,胜诉可能性在未经实体审判前难以判断,存在未审先判的嫌疑,应当采取存在实质性争议的条件。理由是:(1)比较法方面,美国有些州法院认为只要胜诉可能性达到50%或者略少,即可认定。英国法官认为,他支持临时禁令的条件是双方当事人的争议有可辩驳性。除了法国之外,英美法系国家的临时禁令或大陆法系国家定暂时状态假处分,实质条件中似乎均没有要求申请人在实体上有较大胜诉可能性。(2)民事诉讼法中未对胜诉可能性作出规定。(3)从救济途径看,如果申请错误,有申请人提供的担保来赔偿被申请人因此遭受的损失。(4)从行为保全性质看,行为保全是一项程序上的紧急救济措施,不应要求在审查中过分考虑实体因素。

  北京高院刘辉审判长认为,“胜诉可能性”难以判断,但考虑到当前社会诚信情况和司法环境,“胜诉可能性”只要大于50%就可以采取行为保全措施。

  海淀法院中关村法庭李颖副庭长认为,行为保全制度存在原告为实施恶意竞争而滥用的可能,应当采取较大胜诉可能性的标准,谨慎适用。行为保全是一把双刃剑,为了确保胜诉可能性,倾向于采取听证方式,以实现程序的正当性。

  《中国法学》副总编李仕春教授认为,出于对社会正常秩序的维护,对社会财富增长的保护,对行为保全措施的谨慎,应当以较大的胜诉可能性作为实质标准而且是首要的标准。

  清华大学崔国斌副教授、北京化工大学和育东副教授、金诚同达律师事务所李森博士都认为,行为保全中胜诉可能性、利益平衡、担保等因素应当综合考虑,不能单独作为构成要件,否则会导致制度适用的空间非常小。在进行制度权衡时,应当综合考虑各个因素,某个因素有所欠缺时,别的因素可以弥补这个因素,不宜各自划一个僵硬的标准。如果胜诉可能性比较低,则应当在利益平衡的过程作相对不利的考虑,同时考虑提高担保数额。

  申请错误引起的损害赔偿责任

  (一)申请行为保全错误损害赔偿责任的归责原则

  最高人民法院郎贵梅法官介绍,在美国,对申请错误有两个判断标准:一个是终局判决标准,即只有在终局判决认定被告胜诉时,原告才存在申请错误;另一个是除非被告能证明他有权从事被禁止做的行为,否则就无权要求赔偿损失。据介绍,在英国,禁令作出后终局判决前专利权被宣告无效的,被申请人可以向申请人主张损害赔偿。在我国,申请行为保全错误损害赔偿的归责原则有两种意见,一种认为应当以主观过错为构成要件,一种认为不以主观过错为构成要件。赞成本案终局判决前专利被宣告无效后被申请人可以向申请人主张损害赔偿的理由包括:(1)专利权人熟知本领域的技术状况,能够判断出专利是否会被无效;(2)即便按照被申请人能做多少事的标准,对于无效的专利,被申请人是有权从事被禁止的行为的,申请人也应当承担反赔的责任;(3)专利制度需要平衡各方利益,包括专利权人、社会公众、竞争者的利益,专利被无效了,让被申请人承担申请错误的损失不合理;(4)行为保全是一种特殊的救济手段,应当提倡寻求最终判决作为救济手段,而不是在程序启动初期就寻求行为保全这种类似实体上的救济手段。

  清华大学崔国斌副教授认为,申请行为保全错误损害赔偿不需要考虑过错,因为从信息对称的角度来说,专利权人比所有人都更清楚专利是否可靠。严格责任会约束专利权人的行为更为谨慎,仔细考虑相关风险。

  中国人民大学肖建国教授认为,申请行为保全错误损害赔偿由于有司法权的介入,不能简单适用侵权法的过错责任归责原则,而应当适用无过错责任原则,但前提是对申请错误做合理解释。申请错误应当以申请行为保全是否符合实质条件为标准进行判断,而不应当以申请人是否胜诉作为标准进行判断。在申请人败诉的情形下,申请行为保全必然不符合实质条件,但是胜诉也未必符合行为保全的实质条件。肖建国教授还认为,是否符合申请行为保全程序条件,属于法院依职权审查的内容。如程序条件不符合导致申请错误,不应由申请人负责,应当通过国家赔偿解决。

  北京化工大学和育东副教授认为,如果把申请禁令的行为看成申请人用保证金买法院禁令的合同关系,申请错误产生的是违约责任,由此产生严格责任;如果从侵权的角度来理解,申请禁令是天然的权利,只有恶意地利用司法机关,如恶意诉讼,才可能构成侵权行为,必须考虑主观过错才能认定侵权。

  (二)第三人主张申请行为保全错误损害赔偿责任

  司法解释规定,申请财产保全错误,导致第三人损害的,第三人可以向申请人主张损害赔偿。中国人民大学肖建国教授认为,行为保全应当作一致解释。第三人主张损害赔偿责任的归责原则也应当与被申请人主张损害赔偿责任的归责原则保持一致。

  金诚同达律师事务所李森博士介绍,在英国,有这方面的案例,系保险公司对专利权人提出的禁令申请主张损害赔偿,理由是如果没有禁令,就可以买到便宜的药,不需要支付高额的保险费。但尚未检索到判决结果。

  (三)申请行为保全错误损害赔偿是否构成本诉的反诉

  最高人民法院郎贵梅法官介绍,专利商标诉前停止侵权司法解释中均规定可以在侵权诉讼中一并处理申请错误反赔请求,对于这一处理方式,由于申请行为保全错误损害赔偿在法理上并不构成侵权诉讼的反诉,在实务中大多数意见也反映难以操作,因此,多数意见倾向于取消上述司法解释规定。

  中国人民大学肖建国教授认为,反诉的目标是抵销、吞并本诉。如果本诉仅要求停止侵权,被申请人主张申请错误损害赔偿与本诉之间不存在抵销、吞并的关系,不构成反诉;只有本诉包含要求损害赔偿,被申请人主张申请错误损害赔偿才能构成反诉。

  知识产权的特性,决定了其更需要诉前禁令制度的保护。尽管当前诉前禁令在实践中存在一些问题,但可以看到,北京、上海等地的法院对诉前行为保全的司法适用均作出了积极探索



免责声明:凡本网注明"来源:XXX(非中国知识产权杂志出品)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。新闻纠错:010-52188215,邮箱:chinaip@hurrymedia.com

会员留言


只有会员才可以留言, 请注册登陆

查询及评价系统

文章检索

关键词:

在线调查

据悉,正在修订中的《专利法》四修,拟将恶意侵权专利赔偿额度从原有的最高三倍上限调整到最高五倍,五倍赔偿已经是目前世界上最高的赔偿额度,对此,你有什么看法?

没有考虑过
合理,打击侵权,确有必要
不合理,赔偿过高,国际上并无先例