美国法律中的专利申请过程之禁反言原则

总第12期 第12期 By Joel E. Lutzker, Schulte Roth & Zabel, LLP, USA发表,[专利]文章

一、概述
专利申请过程禁反言是美国专利法中的一项既定原则。从广义来讲,这一原则认为专利权人不能依据等同原则  或对权利要求的解释,重新主张其在向美国专利商标局申请专利过程中曾经放弃的发明内容。尽管专利申请过程禁反言原则在美国法律中由来已久,但近年来案例法的发展使得该原则发生了一些重要的变化。例如,近年来极少有专利法判决像联邦巡回法院  2000年的Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co 一案判决(该案中全体法官出庭听审并判决,下称“大法庭判决”)那样,引发出连场讨论。联邦巡回法院认为,在解释专利的权利要求时所需要的确定性和预见性,要求(1)专利申请过程之禁反言原则适用于所有为满足可专利性的实质理由而进行的权利要求修改,其中包括为推翻因已有技术以外的原因做出的驳回决定而进行的修改,以及(2)在前述修改后的权利要求范围内,完全不适用等同原则。这一判决结果一公布,大多数旁观者马上就准确地预言了此案会诉至最高法院。最高法院在前一项上维持了联邦巡回法院的判决,但是撤销了对第二项的判决。最高法院用一个可推翻的推定代替了联邦巡回法院的完全排除规则。因此,依据最高法院对Festo一案作出的判决,专利权人要在一项修改后的权利要求范围内成功地主张适用等同原则时,仍会遇到两大障碍,但第二个障碍并非绝对或无法逾越。 可见,Festo一案否决了联邦巡回法院在其大法庭判决中作出的完全排除规则,但依此判例,专利权人仍须推翻前述可推翻的推定,而且等同物问题也必须加以考虑。
    依据最高法院的最新标准,就禁反言的推定可以在何种程度上被推翻,可能还要过一段时间才会有明确的结果。对于专利权利人来说,最高法院选择了可推翻的推定并不应被看作是对权利要求任意修改的许可;对推定的推翻并不是必然的。对于专利案件的诉讼人来说,最高法院则是开创了新的挑战和机遇。
   
二、第一项推定:满足可专利性的实质理由
    专利申请过程禁反言原则用于排除在专利文件修改过程中,为了使发明可以获准专利,而进行修改时放弃的一定范围的等同物。 在Warner-Jenkinson一案中,法院认为对专利权利要求的修改如果与可专利性无关的话,并不一定要求禁反言而限制专利权人援引等同原则。 当无法区分是否为了满足可专利性的实质理由而进行修改时,法院认为应当推定“专利商标局可将修改中限定的技术特征归入可专利性的实质理由中去” ,推翻这一推定的责任由专利权人承担。
    在赞成意见中,Ginsburg法官对专利实务工作者在Warner-Jenkinson一案判决生效后应当怎么办给出了建议。 Ginsburg法官指出,在Warner-Jenkinson之前的判例中,专利权人本来就不需要为权利要求的修改说明理由,而且法院也应谨记专利权人会试图让人确信,修改不是为了满足可专利性的实质理由而进行的。 由此可以得出这样一个结论,以后在作出修改的时候,专利权人会尽可能地在审查档案中说明修改的理由,并在适当的机会解释为什么该理由与可专利性没有实质联系。为了确定对Warner-Jenkinson一案判决之前的专利进行修改的理由,法院在审查申请档案的时候,对认定哪些证据可以用以反驳具有实质性关联的推定应当灵活对待。 联邦巡回法院采纳了Ginsburg法官的意见,在将本案发回重审时,准许地区法院在这一过程中拥有广泛的自由。
    修改是为了满足可专利性的实质理由这一推定,如果能被专利权人推翻,则不适用专利申请过程禁反言原则,且专利权人可获得相应范围内所有等同物上的权利。
三、 第二项推定:修改过程中放弃的技术特征
如果修改实质上是为了满足可专利性的目的(或者专利权人无法证明不是),也不必然意味着可以适用专利申请过程禁反言原则。最高法院在确定一项专利申请的修改对专利申请过程禁反言原则适用的影响时,运用了截然不同的标准。
专利申请过程禁反言原则是为限制等同原则的目的而发展起来的。正如法院在Festo一案中所说的:“一旦最初的专利申请包含了所推定的等同物,但为了获得专利或者保护专利的有效性而缩小了权利要求的范围,专利权人就不得主张其由于遗漏而没有表述这部分发明内容。” 在联邦巡回法院作出的Festo判例以前,针对专利权人主张其没有放弃有争议的等同物的情况,法院适用的是一种弹性排除规则,通过个案审查来确定是否适用禁反言原则。 联邦巡回法院在Festo案的大法庭判决中使用了完全排除的方法。判决认定,一旦对权利要求作出了修改,权利要求中被修改的部分完全排除等同原则的适用。
在Festo案中,最高法院认为当专利权人进行修改时,他就已经“承认自己没有能力对更大范围的标的提出权利要求,或至少已经放弃对驳回决定请求复审的权利了。” 在这样评述的同时,最高法院指出,依照弹性排除规则,作出修改的专利权人并不认为这种修改会被解释为放弃所有的等同物。 如果专利权人感觉到认可这种修改就等于放弃所有等同物,那么他们可以请求对专利商标局的决定进行复审。
    进行修改的时候,有些专利实务工作者可能并不想放弃所有等同物,为了公平起见,最高法院建议对专利权人适用一种与Warner-Jenkinson案相似的推定。 因此,法院对专利权人课以“证明修改并没有放弃该有争议的特定等同物”的证明责任。
专利权人没有放弃某一等同物的合理推定,最高法院列举了三种情况:(1) “在申请时该等同物可能仍无法预见”;(2) “修改所依据的基本原理与该等同物之间仅仅是切线关系(也即两者无关)”;或者(3)存在“其他原因致使专利权人不可能被合理地要求表述该非实质性替代物”。
    合理性测试可以用来确定修改是否本应涵盖等同物。 在经最高法院同意而摘引的《意见摘编》 中,美国认为专利权人应“依据与侵权诉讼的特定内容相关的专利申请档案……” 承担证明责任。具体来说,这种证明应指:
专利申请中反映出来的内部证据,或者明确的相关技术,而根据后者该领域的一般技术人员可以得出结论,认定在对专利文件进行修改时,所谓等同物不在放弃的范围内。外部证据,如专家证言,可用于解释前述内部证据,但不得与之相悖。
    为了确定Festo判例对专利实务工作者的影响,本文将分别分析最高法院就适用可推翻的推定所列举的每一种情况。
(一) 不可预见性:新技术的影响
   专利申请过程禁反言原则的基本原理是,在专利修改过程中,专利权人放弃了该等同物。 当一项专利权人不可能预见的新技术发展起来的时候,认为专利权人放弃了这种等同物是不合理的。 在Warner-Jenkinson案中,法院规定,在适用等同原则衡量技术特征的等同性问题时,其参照时间为侵权发生之时,其实是间接提及了新技术的影响,以及新技术仍可作为未放弃的等同物这一事实。 既然等同性是以侵权发生的时间为参照标准来衡量的,对任何后续发展的技术都可以进行等同性审查。如果审查被限制在专利所公开的等同物范围内,可成为等同物的新技术将被排除在禁反言原则的适用范围以外。
    由此推断,说明书中所描述的或申请时所讨论的任何技术,从定义上讲都不是后续发展的。因此,当专利申请人试图对首选专利技术实体的技术特征替代物作扩大性表述时,就会招致风险。专利申请人以投机的态度对没有完全确定的或未知的替代物进行的表述,结果可能会导致本来应被认为是“后续发展”的技术,被认定为已知技术,而适用了禁反言原则。
    由具有该领域技术的人员以专家证言形式提供的外部证据,对于确定是否放弃等同物具有重要作用。专家可以作证证明所争议的技术在专利修改时是否存在。
(二)修改与该等同物之间仅为切线关系
正如在权利要求修改时不可预见的新技术一样,判断“修改所依据的基本原理……与该等同物之间仅具切线关系”  是否成立,是专利实务工作者在事前无法操控的。
    然而,这正是专利申请过程禁反言原则的价值所在。专利实务工作者应当在专利申请档案中就为什么对权利要求作出修改进行透彻的解释,这就为确定是否存在切线关系划定了参照范围。“修改的内容被推定为是在知道”前述可推翻的推定,“且放弃的范围与权利要求范围不具等同性”的情况下拟定的。 尽管一份详细的专利申请档案不能证明不存在放弃等同物的意图,但是它有助于解释修改的原因,并在这种原因与所要求的等同物之间为切线关系时起证明作用。
(三)没有提及非实质性的替代物的其他原因
在某些情况下,“要求该领域的一般技术人员不提及已经放弃的内容,而拟定一份文字上可涵盖该等同性技术特征的权利要求修改”是不可能的。 由于修改的复杂性,专利权人会主张修改的文字内容已经是最具体的,但法院需要判定这种主张是否可信。 法院可以通过比较“该领域的一般技术人员对文字上可涵盖该等同物的权利要求所做出的现实和可能的表述” 来进行审查。
这种审查很可能要用到外部证据。如果等同物在专利申请档案中已经提及,就不需要审查 “具有该领域一般技术” 的人员是否可能用包含这一等同物的语言表述权利要求。专利实务工作者此时唯一的办法是对于提及的等同物尽可能地清楚描述,并期望在没有提到等同物的地方不会出现纠纷。
四、判例研究:将Festo判例应用于在Warner-Jenkinson和Festo两案之间发生的一起个案上
Festo一案似乎改变了等同原则的适用。为了说明这一观点,本部分研究了在Warner-Jenkinson案后至Festo案大法庭判决之前这段时间内的一个联邦巡回法院判决,来确定在Festo判例生效后,如何处理此类问题。
在Litton Systems, Inc. v. Honeywell, Inc 一案中,Honeywell试图通过专利申请过程禁反言原则,来阻却Litton就一种离子束源援引等同原则。 在专利文件修改过程中,Litton将一种离子束源的描述修改为“考夫曼型离子束源”。 通过适用Warner-Jenkinson判例审查专利申请档案,联邦巡回法院认定Litton“所作的修改是为了满足可专利性的实质理由”。
在可能适用专利申请过程禁反言原则时,法院指出,“确定欲主张之发明是否被放弃的标准在于,该领域的一般技术人员是否能从专利申请档案中得出申请人作出了放弃的主观结论。”  Honeywell在辩论中提出,就多项替代性物质结构Litton应受禁反言原则限制。其中一种结构是双等离子体源,在审查员驳回Litton的首次专利申请时所引证的已有技术中有所列举。 在申请被驳回后,Litton对权利要求进行了修改,将“离子束源”缩小为“考夫曼型离子束源”。 法院认为这种缩小的举措和申请档案中的证据,足以适用禁反言限制Litton就这一问题主张等同原则。 即使当时已有Festo判例,本案结果也不会有所不同,因为这是一个毫无疑问应当适用专利申请过程禁反言原则的例子。Litton为满足可专利性的实质理由缩小了权利要求范围,而权利要求的表述明确地缩小了离子源的范围,从而排除了双等离子体源。
联邦巡回法院对Honeywell所使用的另外两种离子源——中空阴极体源和射频离子束源——则采用了另一种分析方法。 尽管法院认为上述两种物质在修改中都没有提及,“但并不排除禁反言原则的适用” 。法院就该部分内容将案件发回重审。 Litton在专利申请过程所公开的文件中,讨论了与Honeywell相类似的离子束源。 如果所公开讨论的离子源和Honeywell的离子源之间的区别是细微的,那么Litton将基于禁反言被限制主张等同原则。 如果这种差别不是细微的,那么就不应适用专利申请过程禁反言原则,下级法院应当审查等同原则的适用问题。
依据Festo判例,后一种审查会更加复杂。如果Honeywell离子束源与已公开的离子束源之间的差别并不是细微,依据Festo判例,即使该技术会被认为是等同物,Litton仍会被推定为放弃了这种技术。 依据Festo判例要推翻这种推定可能非常困难。由于与Honeywell离子束源相似的技术在Litton公开的文件中出现了,那么法院不太可能会将这种等同物认定为“申请时仍不可预见的”。 同时,由于修改是围绕离子束源进行的,这种修改 “与该等同物就不仅仅为切线关系了”。 Litton唯一的希望似乎在于,是否有“其他原因致使专利权人不可能被合理地要求表述该非实质性替代物” 。 为了确定这一点,法院应当查证 “该领域的一般技术人员” 对权利要求所拟的修改是否可能包含该等同物。 Festo判例看来大大缩小了Litton在主张等同原则时的选择范围。
Honeywell 对认定专利申请过程禁反言原则的适用提出了最后一项论据。 Honeywell辩称由于“该领域的一般技术人员”知道Honeywell的离子束源可以用来代替考夫曼型离子束源,这一内容应由Litton在公开文件中提及,而Litton没有提及Honeywell的离子束源意味着这是在修改过程中放弃了的等同物。 联邦巡回法院没有采纳这一观点,认为“接受这一论据就等于接受了这样一个前提,即当申请人为了避开已有技术限制而对某一技术特征作出修改时,他就自动放弃了所有当时已知的修改后技术特征的替代物。” 然而Festo一案对此持相反的看法。在Litton Systems一案中,法院不同意将该领域的一般技术人员的知识内容写入专利申请中,因为“申请人不可能放弃其不知道的东西”。 但依据Festo判例,等同物如果在当时是可预见的就可以被放弃, 因此,这实际上等于要写入一般技术人员对于可预见内容的理解。如果是可预见的,审查的内容就变成该领域的一般技术人员在拟定修改内容时,是否会将Honeywell的离子束源包含在内。 Litton因此可能会被推定为放弃了等同物,而无论事实上是否放弃了。
Litton Systems一案中法院认为“由于专利申请档案是申请人在该技术领域拥有何种知识的客观证据,因而专利申请过程禁反言原则的适用应限制在专利申请档案范围内”。 然而,尽管Festo判例没有明确专利申请档案以外的证据是否可以用来确定专利申请过程禁反言原则的适用,经最高法院同意而摘引的《意见摘编》中的观点,则明确支持使用包括了专家证言在内的外部证据。
五、 Festo判例对申请策略的启示
毫无疑问Festo判例的影响还要多年后才能见分晓。在这段时间里,下列意见值得深思:
A、避免因任何原因对权利要求进行修改。
B、提出申请前应对已有技术进行彻底检索。
C、拟出独立的权利要求项可能的其他表述,要包括权利要求的所有横向可能性。
    1、涵盖与已有技术有明确区别的独立的权利要求,即使该权利要求范围很窄。
    2、提防以不恰当的多样性表现为理由作出的驳回决定。
    3、在不造成损害的情况下应当删除所有无法获准的权利要求项。
D、依据独立的技术特征拟定权利要求,而且如果需要修改,尽可能通过增加独立的技术特征来进行。
    1、仅增加的部分会受到推定的限制。
E、当驳回决定无需进行修改就可以推翻时,避免为对审查员引用的已有技术作出区别而进行细微修改,
F、当一项独立的权利要求因已有技术的原因遭到驳回,而一项附属权利要求经审查员暗示可获通过时,不要对独立的权利要求进行修改使其涵盖附属权利要求的权利范围。相反地,应取消该独立权利要求项,并以独立权利要求的形式重拟该附属权利要求,以便获得等同原则可给予的全部利益。
G、使用“方法加功能式”的权利要求表述,因为它们具有法律明定的等同物范围。
    1、如果一个方法加功能式的权利要求遭到驳回,可能不需要进行修改就能推翻,然而,一个非方法加功能式的权利要求在这种情况下很可能必须进行修改,才能推翻驳回决定。
    2、在说明书中涵盖多种替代性的等同结构及不同表现形式。
H、 在任何可能会被认为是为满足可专利性的实质理由而进行的修改作出前,和审查员进行会晤。
I 、 如果由于为满足可专利性的实质理由以外的原因,必须对权利要求进行修改,要谨慎地说明修改理由。
    1、 始终主张修改没有缩小权利要求的技术特征。
    2、 始终主张修改的原因并非为了满足法定要件。
J、 对已经在外国申请的专利的权利要求进行修改,应当于在美国提起申请之日以前作出。
K、 当由于已有技术原因不得不修改权利要求时,将重点放在解释与已有技术的区别上,而不是对发明进行精心描述上。

 



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