北京高院2007年知识产权审判新发展(二)

总第25期 北京高院知识产权庭发表,[专利]文章

二、商标案件审判的新发展
(一)商标行政案件审判的新发展
1、关于对商标撤销行政诉讼中新证据的认定
商评委作出行政决定依赖当事人的主张和举证,法院审理商标撤销行政诉讼案件主要审查商评委的具体行政行为是否合法,在很大程度上就是审查商评委对当事人在行政程序中的主张及相应证据的认定及处理是否恰当。未在商标撤销行政程序中提交的证据,由于不是商评委作出行政决定的依据,一般也不得成为法院判决的依据。但需要注意的是,商标权人对行政机关撤销其注册商标的行政决定不服提起诉讼时,如果提供了新证据证明撤销事由不能成立的,可以适当采信商标权人的新证据。
在萧宏苋诉商评委及北京信远斋饮料有限公司商标撤销行政纠纷案中 ,信远斋公司以连续三年停止使用为由,请求撤销萧宏苋拥有的注册商标商标局认定争议商标已经构成连续三年停止使用,决定撤销该注册商标。萧宏苋不服商标局的决定并请求商评委复审,同时提供了若干新证据。商评委认为这些新证据不能否认注册商标连续三年停止使用的事实,裁定维持商标局决定。萧宏苋提起诉讼并又提供若干新证据,一审法院以与商评委相同的理由判决维持商评委的裁定,萧宏苋上诉并再次提供新证据。
北京高院认为,商标局及商评委在商标撤销行政纠纷中行使权力合法,依据萧宏苋提交的证据进行裁判。萧宏苋在商标撤销程序中未尽到相应举证责任,提交的证据未能充分证明复审商标在争议期限内已进行商业使用,商标局及商评委依据其证据裁决撤销复审商标并无不当。原审法院在补充证据的基础上认定其在争议期限内使用复审商标的证据不足,进而维持商评委的决定亦无不妥。但是,鉴于上诉人萧宏苋在二审中再次补充提交了新证据,虽然该新证据并非商标局及商评委作出行政决定时的依据,但综合考虑商标法关于注册商标三年不使用予以撤销的立法本意,以及如果不考虑该新证据将导致权利人丧失权利而无救济途径等情况,本案尚需慎重审查,应在现有全部证据的基础上由商评委重新作出决定。北京高院判决撤销原一审判决和商评委的行政决定,责令商评委重新作出决定。
2、关于《类似商品和服务区分表》在商标行政诉讼中对判定商品或服务是否类似的作用的认定
类似商品是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品;类似服务是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同,或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务;商品与服务类似是指商品和服务之间存在特定联系,容易使相关公众混淆。《类似商品和服务区分表》(下称《区分表》)是商标行政管理机关判断商品或服务是否类似的重要依据,但并不是唯一依据,其自身也在不断修订中。法院在认定商品或服务是否类似时,《商标注册用商品和服务国际分类表》、《区分表》可作为判断的初步证据,但如果当事人有相反证据或理由的,应结合当事人提供的证据、商品或服务的自身特性以及相关公众对商品或服务的一般认识综合判断。
在安海斯-布希公司与商评委、湖南省株洲啤酒总厂商标行政纠纷案中 ,被异议商标为株洲啤酒总厂于1996年1月30日在含酒精的饮料(啤酒除外)商品上申请注册的“GoldenBud”商标,引证商标一为布希公司1979年4月25日在第32类的啤酒上申请注册的“BUD”商标,引证商标二为布希公司1974年4月25日在第32类的啤酒上申请注册的“BUDWEISER”商标,目前两引证商标均为有效注册商标。在判断被异议商标与引证商标所使用的商品是否类似时,商评委和一审法院均认为,引证商标核定使用的啤酒商品和被异议商标指定使用的含酒精饮料(啤酒除外)商品并非类似商品。首先,判断商品是否类似一贯依据《区分表》,但其中啤酒属第32类,其他含酒精饮料属于第33类。该表以世界知识产权组织《商标注册用商品和服务国际分类》为基础制定,虽在1988年后经多次修改,但啤酒和其他含酒精饮料的分类一直未变,商标审查和评审实践中一直将两者认定为非类似商品,如果在个案中突破该表的认定,很可能引发混乱。其次,和其他含酒精饮料相比,啤酒在功能、用途、消费对象、生产部门等方面均有区别。由于啤酒酒精含量较低,其功能、用途更接近饮料而区别于其他酒类,生产其他酒类的企业一般不会同时生产啤酒。因此,被异议商标指定使用的含酒精的饮料(啤酒除外)与引证商标核准使用的啤酒未构成类似商品。
北京高院认为,商品“啤酒”与商品“含酒精饮料(啤酒除外)”虽在《区分表》中分处不同类别,但两者均属含酒精饮料商品,在功能和用途上都是为了满足饮酒的需要,因此消费对象是基本相同的,在销售渠道方面的差别也不大。同时,虽然在被异议商标指定商品上明确排除了“啤酒”,但由于被异议商标和引证商标在文字上近似、被异议商标的注册申请人系啤酒生产企业,将相近似的商标分别使用在啤酒和类似含酒精饮料上,容易使相关公众误认为这些商品来自同一市场主体或有某种联系的市场主体。综合以上因素可以认定,上述两种商品属于类似商品。
3、关于同类商品注册商标专用权连续状态的认定
注册商标有效期满需要继续使用的,应当在期满前六个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的,可以给予六个月的宽展期,期满仍未提出的,注销其注册商标。每次续展注册有效期为十年,自上一届有效期满次日起计算。注册商标只要依法续展注册,就可以认定其商标专用权处于连续状态,并可对抗他人就相同或相似商标申请注册。但从司法实践来看,续展注册并不是维持注册商标专用权的唯一方式,在同类商品或服务上重新申请注册相同或相似的商标,也可认定注册商标专用权处于连续状态。
在武汉市荣宝斋与商评委及第三人荣宝斋商标行政纠纷案中 ,荣宝斋是集书画装裱、出版、文物收集业务于一体的中华老字号,创立于1894年,享誉海内外。1991年9月20日,荣宝斋经核准注册了第565836号“榮寶齋”文字商标,核定使用商品为第16类宣纸、明信片等商品,商标有效期至2001年9月19日,该商标在有效期满后未续展。2001年4月26日,荣宝斋又提出三个“榮寶齋”商标(即引证商标)的注册申请,并于2002年9月7日被核准,核定使用商品均为第16类笔盒、毛笔等。上述三个商标被商评委认定为驰名商标。2002年4月7日,武汉市荣宝斋经核准在第40类艺术品装帧、图样印刷等服务上注册了“榮寶齋及图形”商标(即争议商标)。2005年3月30日,荣宝斋以争议商标不符合商标法第十三条、第三十一条之规定为由,对争议商标提出撤销注册申请。2006年11月6日,商评委裁定撤销争议商标。一审法院维持了商评委的裁定。
本案争议的焦点是,第565836号“榮寶齋”文字商标到期并未续展注册,争议商标系在此情况下申请注册,且其申请注册时引证商标并未被核准注册,能否以引证商标为由撤销争议商标
北京高院审理认为,企业名称与商标确属不同范畴,分别用于区分不同民事主体与不同商品或服务提供者,但不可否认企业名称在实际使用中也能够发挥区别商品服务来源的功能,由此导致企业名称与商标的作用在实际商业活动中相互混同,相关公众在选购商品或接受服务时也不会对两者的作用分别加以考虑。因此,所获得的商业信誉无法完全区分属于企业名称的信誉还是商标的信誉,也就不能因为某一文字在注册商标之前已成为企业名称并经使用具有了较高的商业信誉,就否定其企业名称实际上所起到的商标标识作用。本案中,荣宝斋创立百余年来,已经在书画装裱、出版、文物收藏等领域拥有较高的知名度,其对“榮寶齋”文字的长期使用也使“榮寶齋”在相关公众中广为知晓。通过注册第565836号“榮寶齋”商标,荣宝斋百余年来所建立的商誉已经体现在该注册商标上,虽然商标到期未续展已丧失注册商标专用权,但由于荣宝斋在该商标到期前又在相同的商品上重新申请了与此相同或者近似的三个引证商标,可以认为三个引证商标继续承载“榮寶齋”文字背后的巨大商誉,商评委认定引证商标为驰名商标并无不当。争议商标的主要部分沿袭或使用了引证商标的文字、特征及其表现形式,武汉市荣宝斋申请注册争议商标的行为缺乏正当理由,应予撤销。
4、在部分指定商品上使用商标的注册申请不符合商标法第二十八条规定的不应驳回全部注册申请
商标法第二十八条规定,申请注册的商标同他人在同一种商品或类似商品上已经注册的或初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。商标法实施条例第二十一条第一款规定,商标局审查商标注册申请时,对不符合规定或者在部分指定商品上使用商标的注册申请不符合规定的,予以驳回或者驳回在部分指定商品上使用商标的注册申请,书面通知申请人并说明理由。可见,争议商标与引证商标在指定使用的部分商品或服务上构成相同或近似商标时,应仅驳回在该部分商品或服务上的注册。
在梁介福药业私人有限公司诉商评委商标驳回行政纠纷案中 ,被异议商标为梁介福公司于2002年6月12日在第5类医药制剂、兽医用制剂、医用卫生制剂等商品申请注册的第3208438号“金牌”商标。引证商标一为杭州市粮油食品土畜产进出口公司于1997年7月7日在第5类净化制剂、兽药等商品上核准注册的第1044554号“golden及图”商标。引证商标二为广西金嗓子有限责任公司于2002年3月7日在第5类人用药、中药成药、医用制剂、化学药物制剂等商品申请注册的第1724476号“金”商标。2003年4月9日,商标局以被异议商标与在类似商品兽药上已注册的引证商标一及在类似商品人用药上已初步审定的引证商标二近似为由,依据商标法第二十八条,驳回被异议商标的注册申请并不予公告。随后,商评委和一审法院均维持了商标局的决定。
北京高院经审理认为,被异议商标与引证商标二构成近似。根据商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象并参考《区分表》,被异议商标指定使用的医药制剂、医用卫生制剂商品与引证商标二指定使用的人用药、中药成药、医用制剂、化学药物制剂等商品构成相同或者类似,被异议商标在上述商品上的注册申请应予驳回;被异议商标指定使用的兽医用制剂与引证商标二指定使用的商品不构成类似。商评委驳回被异议商标在全部指定商品上的注册申请的做法有误,遂判决撤销商评委的决定,同时责令其重新作出评审决定。
5、以欺骗或其他不正当手段取得注册的商标在与在先商标不同的使用范围上的注册亦应予撤销
商标法第四十一条第一款规定,注册商标系以欺骗或其他不正当手段取得注册的,由商标局撤销该注册商标,其他单位或个人也可请求商评委裁定撤销该注册商标。由此产生的问题是,当以不正当手段取得注册的商标的核定使用范围与在先商标的使用范围并不完全相同时,该注册商标在该不同核定使用范围上的注册是否亦应被撤销?实践中,商标行政机关及司法机关对此未形成一致意见。
在河南省新郑奥星实业有限公司与商评委及第三人郑州市帅龙红枣食品有限公司商标撤销行政纠纷一案中 ,新郑奥星公司成立于1997年,经营范围为干鲜果品加工。2000年4月,新郑奥星公司生产的“好想你”牌枣片获得郑州市商业贸易委员会颁发的“一九九九年郑州市市场畅销品牌”证书。帅龙公司成立于2000年,住所地位于郑州市,经营范围包括枣制品、果蔬汁等。帅龙公司的争议商标“真的好想你”于2001年8月20日申请,2002年10月7日取得注册,核定使用商品为第29类干枣、山楂片、腌制蔬菜等商品。2003年1月23日,新郑奥星公司以帅龙公司注册争议商标的行为违反商标法第三十一条、四十一条第一款为由,申请商评委撤销争议商标的注册。2006年9月15日,商评委作出第3112号裁定认定:郑州帅龙公司在第29类干枣、山楂片产品上注册“真的好想你”商标的行为已构成商标法第三十一条的“抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形,在上述类别上的注册依法应予以撤销。鉴于争议商标指定使用商品中腌制蔬菜、食用油等其它商品与干枣商品不属类似商品,在上述商品上的注册予以维持。一审法院认为,鉴于新郑奥星公司在先使用的商品与争议商标核定使用的商品具有基本相同的功能、用途、销售渠道等,并考虑新郑奥星公司与帅龙公司实际生产经营状况所可能导致的消费者混淆和误认,争议商标在所有商品类别上的注册均应当撤销。
北京高院认为,1999年新郑奥星公司的“好想你”牌枣片已成为当地市场畅销品牌,是表明新郑奥星公司枣片商品的标志。作为与新郑奥星公司同处一地、同样从事红枣加工生产业务的企业,帅龙公司在理应知晓“好想你”是新郑奥星公司在先使用商标的情况下,仍在第29类商品上恶意注册与“好想你”近似的争议商标,其行为属于商标法第四十一条第一款规定的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”行为,故争议商标应予以全部撤销。
6、侵犯他人在先权利的注册商标应予撤销
商标法第三十一条规定,申请商标注册不得损害他人的在先权利,即著作权、外观设计专利权等,并且必须是合法有效的权利。
在汕头市龙湖区金禾食品工业有限公司与商评委及第三人菲仕兰产品有限公司商标撤销行政纠纷案中 ,奇异有限公司于1991年设计了新款商业标志“奇异鸟图形+Kievit美术字”,其编辑出版的画册中多处标有该标志,并公开展出了该标志及产品。金禾公司于1996年8月28日向国家商标局申请注册第1102480号“奇异鸟Kievit及奇异鸟图形”组合商标,并于1997年9月14日被核准,使用商品为第30类咖啡、糖果等。奇异有限公司请求商评委撤销第1102480号注册商标。2002年6月28日,奇异有限公司被菲仕兰公司兼并。商评委审查认为,争议商标的注册行为侵犯了奇异有限公司的在先著作权,裁定撤销金禾公司的第1102480号注册商标。一审法院维持了商评委的裁定。
北京高院认为,奇异鸟图形是对自然界鸟类的描述,Kievit也是奇异鸟的通俗名称。奇异鸟图形的表现手法虽然简单,但已具备了作品的独创性;Kievit是鸟的俗称,但同时也是奇异有限公司创始人的姓氏及奇异有限公司的商号。“奇异鸟图形+Kievit美术字”组合起来构成完整作品,理应受法律保护,菲仕兰公司对该作品享有在先的著作权。金禾公司将其申请注册为商标,侵害了他人在先合法权利,违背商标法第三十一条之规定,其申请的第1102480号商标应予撤销。
7、商标法第三十一条规定的“已经使用”应不限于中国大陆地区
商标法第三十一条不得抢注在先使用商标的规定中,对于“在先使用”是否要求必须在中国大陆地区,商标实践中存在较大争议。
在盛能投资有限公司与商评委及第三人株式会社良品计画商标撤销行政纠纷案中 ,良品计画在英、日及我国香港地区在先注册并使用了“无印良品”或“无印良品MUJI”商标,盛能公司在后向中国商标局申请注册“无印良品”商标,其核定使用商品范围同良品计画在先使用的商标相同。良品计画请求商评委撤销该注册商标。商评委以争议商标违反商标法第三十一条规定为由,裁定撤销其注册。一审法院维持商评委裁定。
北京高院认为,申请注册商标不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标,这里的不正当手段主要指,争议商标注册人在主观上具有盗用他人商标市场信誉进行不正当竞争的恶意,该条款目的在于禁止恶意抢注,被抢注的未注册商标是否在中国大陆地区使用并不构成该条款的必备适用要件。良品计画的在先商标虽然未在中国大陆地区实际使用,但盛能公司与被抢注商标在先使用地属同一区域,双方从事同类生产经营,显然盛能公司在注册争议商标时具有主观恶意,故第795636号“无印良品”商标应予撤销。
8、关于被异议商标与引证商标近似性判定时间标准的认定
根据商标法规定,在初步审定公告后,任何人认为申请注册的商标与其他在先商标相同或相似的,均可提出异议。从审查实践来看,许多注册商标异议的处理经年累月,有的甚至长达十余年。在商标异议处理过程中,被异议商标和引证商标均已实际使用,在十余年的使用中可能积累了相当的知名度,甚至达到了驰名商标标准。被异议商标与引证商标是否构成相似商标、是否实际造成了消费者的混淆,经长期的实际使用,已经有了相对清晰的答案。此时,判定是否相似应以异议提出时间还是异议处理时间为标准,存在较大争议。
在拉科斯特股份有限公司与商评委及第三人鳄鱼国际机构私人有限公司商标异议行政纠纷案中 ,鳄鱼国际公司于1993年12月24日在第25类上申请注册第1331001号被异议商标“CARTELO及图”,商标局以其与引证商标构成相似为由驳回注册申请,商评委于1998年3月10日终局裁定其不构成相似商标并准予初步审定公告。在被异议商标审定公告后,拉科斯特公司于1999年11月5日提出异议,中国商标局裁定被异议商标准予注册。拉科斯特公司不服并请求复审,商评委以评审时间作为判断被异议商标与引证商标是否相似的时间标准,并于2005年6月30日裁定被异议商标予以注册。拉科斯特公司仍不服并依法起诉,一审法院判决撤销商评委的裁定。
北京高院认为,判断不同商标是否构成近似应以相关公众的一般注意力为标准;既要对商标的整体进行比对,又要对商标的主要部分进行比对,比对应在隔离状态下分别进行;商标的显著性和知名度也应考虑。判断被异议商标与引证商标是否构成近似,一般应以被异议商标申请日作为时间基准。本案中,以相关公众的一般注意力在隔离状态下观察,并考虑引证商标的显著性和知名度,被异议商标与引证商标之间可能会产生某种联想,但不会产生混淆和误认,二者不构成近似商标。本案历经驳回、驳回复审、异议、异议复审及诉讼若干程序,至商评委作出被诉裁定已历时12年之久,但应当注意到商评委实际上早在1998年3月10日即作出驳回复审终局决定,准予被异议商标核准注册,并在其后的异议复审程序中坚持这一态度。客观上,通过12年的宣传使用,被异议商标已产生了一定的显著性和知名度,与引证商标并存不会导致消费者的混淆误认。北京高院终审判决维持商评委裁定。
(二)商标民事案件审判的新发展
1、原商标权人对商标转让后的侵权行为是否有权提起侵权诉讼的认定
商标权人起诉他人侵犯商标权的前提是,其自身在发生侵权行为时系注册商标的合法权利人。注册商标转让意味着受让人取代转让人成为商标权人。对于注册商标在转让后发生的侵权行为,原商标权人无权提起诉讼。被控侵权行为在商标转让过程中持续的,原商标权人有权追究商标转让前的侵权行为,但对其停止侵权的诉讼请求不应支持;在确定侵权损害赔偿数额时也应考虑侵权行为开始及持续的时间以及商标转让时间等因素。
在阿狄达斯国际有限公司诉爱乐服装鞋业(福建)有限公司、北京健力佳爱乐体育用品商店、北京瑞冠体育用品有限公司侵犯注册商标专用权纠纷案中 ,阿狄达斯公司分别于2000年12月14日和2001年3月14日取得第1489454号和第1536558号图形商标专用权,核定使用商品分别为第25类服装、足球鞋等商品和第18类书包、衣箱等商品。2003年6月21日,上述注册商标核准转让给案外人阿狄达斯国际经营管理有限公司。2003年7月26日,阿狄达斯公司的代理人经公证在健力佳商店购买了爱乐公司生产的一双运动鞋,生产日期为2002年9月8日,该运动鞋及其包装盒上均突出使用了上述注册图形。一审法院判决爱乐公司、健力佳商店、瑞冠公司立即停止被控侵权行为并赔偿相应经济损失。二审中,阿狄达斯公司表示其提起本案诉讼是追究2002年6月30日至2003年6月20日期间爱乐公司、健力佳商店和瑞冠公司的侵权行为。北京高院认为,根据商标法的规定,阿狄达斯公司系第1489454号商标的注册人,虽然该商标已于2003年6月21日转让给他人,但阿狄达斯公司对在此之前的侵权行为仍可主张权利,这种权利并不因为商标权转让而一同转让,对于此后的行为则无权起诉。
2、关于正当使用注册商标标识的认定
当注册商标以通用的文字、图形作为标识时,该商标除了揭示商品或服务来源的含义外还具有其本来的含义,他人如果在其本来含义上使用该注册商标,不构成对注册商标专用权的侵犯。尤其当注册商标中含有本商品通用名称、图形、型号,或直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或含有地名时,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。
在李逢英诉湖南恒安纸业有限公司、山东恒安心相印纸制品有限公司、北京顺天府投资管理有限公司侵犯注册商标专用权纠纷一案中 ,李逢英系注册商标“薰衣草及图”的权利人,核定使用商品范围为第16类纸手帕、纸制餐桌用纸等。心相印公司生产、顺天府公司销售的手帕纸上使用了“薰衣草”字样的深蓝色椭圆标识。一审法院认定被控侵权产品使用“薰衣草”标识属于正当使用,判决驳回原告诉讼请求。
    北京高院认为,商品上具有的描述商品特点的标识即使与注册商标近似,注册商标专用权人也无权禁止他人正当使用。本案中,被控侵权的三种商品包装上显著位置均标示有醒目的“心相印”注册商标,其下方“薰衣草”字样标识明显小于“心相印”注册商标,且“薰衣草”字样旁均绘有彩色薰衣草图案。考虑到“薰衣草”作为一种带有特殊香味的植物,其提取物可以作为一种香料用于纸巾的生产制造,以普通消费者的一般注意力为标准,不会对该商品的来源与“薰衣草及图”商标注册人李逢英之间是否存在联系产生错误认识,应认定湖南恒安公司、山东恒安公司在其商品上标注“薰衣草”标识,是为了描述其为薰衣草香型这一特点。李逢英在第16类商品上注册的“薰衣草及图”商标中含有直接表示商品香型特点的“薰衣草”字样,其行使注册商标专用权时无权禁止他人正当使用“薰衣草”标识。湖南恒安公司和山东恒安公司标注“薰衣草”标识,并不构成对李逢英享有的“薰衣草及图”注册商标专用权的侵犯。(待续)


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