在创造性评价中，“容易想到”一类的用语往往容易导致“事后诸葛亮”。如何避免这样的问题？本文以一个科学故事和一个发明实审案例为例，试图厘清“事后诸葛亮”与“事前诸葛亮”之间的转换纽带，即以现有技术为基础，判断专利所涉及的分析、推理是否是合乎逻辑的，从而辩证看待“事后诸葛亮”与“事前诸葛亮”。

“事后诸葛亮”和“事前诸葛亮”

在涉及创造性的审查实践或无效程序中，由于审查员(或无效请求人)在审视发明专利时，是事先阅读了专利申请文件再进行检索以及审查的，因此，审查员往往会将思维重点放在技术特征的组合上，并很容易把总的技术效果理解为技术特征的各自作用之和，从而导向一种比较典型的审查思路：只要找到区别技术特征以及与区别技术特征表述相同的对比文件，就可认为现有技术中已经一般性地提示了区别技术特征具有一定效果，因而本领域技术人员“很容易想到”将区别技术特征应用到最接近的现有技术中，从而得出本申请不具有创造性的结论。这就是所谓的“事后诸葛亮”的情况。[1]

“事后诸葛亮”的形成与创造性审查实践中的“三步法”有着密切的关联。在创造性审查实践中，通常的审查逻辑是通过“三步法”来判断一件发明专利是否具有显而易见性。《专利审查指南》第二部分第四章第2.2节定义了显而易见性：如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。《专利审查指南》中[2]所说的“经过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到”，就是审查员在创造性评述中采用的“容易想到”这一说法的法律依据。但《专利审查指南》中的“容易想到”，不应当仅仅在于“分析、推理”，其重点应当是“分析、推理”是“合乎逻辑的”，即在现有技术已经给出了“分析、推理”的方向的情况下，本领域技术人员在这种方向的指引下进行“分析、推理”而得到的事实才是“容易想到的”——此即所谓的“事前诸葛亮”。一旦“分析、推理”脱离了这种方向的指引，就很有可能造成“事后诸葛亮”。[3]

因此，“事前诸葛亮”和“事后诸葛亮”是可以相互转换的，其中转换的纽带就是现有技术。如果现有技术给出了经过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验就可以得到的启示，那么这种转换的纽带就是合理的、容易想到的，即具有显而易见性，属于“事前诸葛亮”；反之，如果需要在现有技术的基础上经过创造性的劳动才能转换成功，那么这种转换的纽带就是不合理的、不容易想到的，即不具有显而易见性，属于“事后诸葛亮”。

事后诸葛亮：“容易想到”却不“容易做到”

审查实践中，申请人经常会在意见陈述中抱怨审查员关于“……的技术特征是容易想到的”的评述是审查员个人天马行空的想法；即便某一技术特征是“容易想到的”，但也可能不是“容易做到”的。对于此类意见，笔者是部分同意的。以18-19世纪丹麦物理学家、化学家奥斯特的故事为例：

18世纪，人们对电、磁的研究是独立发展的。19世纪，初库仑、安培等科学家也认为电与磁不相关。而奥斯特深受哲学家康德的自然力相统一思想的影响，深信“电与磁是有关系的”。1803年，奥斯特断言：“物理学将不再是关于运动、热、空气、光、电、磁以及我们所知道的各种其他现象零散的罗列。我们将把整个宇宙容纳在一个体系中。”

当时，由于牛顿思想的影响，人们普遍认为力总是沿着物体连线的方向。受这一观念的局限，奥斯特总是把磁针放在导线的延长线上，导致其实验均告失败。1820年4月，在一次讲座中，奥斯特将导线(铂丝)的一端和伽伐尼电池的正极相连接，并碰巧在沿南北方向放置的导线下放有一枚小磁针，导线的另一端接到电池负极时，小磁针转动了。这个实验没有给台下的观众留下什么印象，却使奥斯特激动万分。他围绕这个实验进行了3个月的研究，并于1820年7月21日发表论文《关于磁针上的电流冲突的实验》，指出：在电流周围，小磁针的指向形成一个闭合的圆周。这正是“场”思想的开端。电流磁效应的发现，使人们进入了电与磁联系这个长期闭锁的研究领域，为实现物理学的一次大综合开辟了广阔的道路。

逆向思维是一种常见的科学思维，奥斯特的发现实现了“电生磁”，当时很多科学家对其进行了逆向思考：既然“电能生磁”，那么磁能生电吗？有些科学家毕其一生对该问题进行研究，却没有收获。1831年8月29日，英国人法拉第把两个线圈绕在同一个铁环上，在一个线圈通电后断电的瞬间，法拉第发现另一个线圈中出现了电流，从而最终证实了“磁生电”。

从奥斯特发现“电生磁”到法拉第发现“磁生电”，经过了将近10年的时间，这为以后电机的产生奠定了基础，实现了人类生产工具从手工到自动化发展的巨大转变。这样的“容易想到”，在当时没有现有技术可查的基础上，是需要付出创造性劳动、克服技术障碍的，从对现有技术作出的技术贡献的角度看，其显然是具有创造性的。如果审查员对于类似这样的“容易想到”却不“容易做到”的申请用“容易想到”进行创造性的否定评价，显然是不合适的，属于“事后诸葛亮”。

事前诸葛亮：从“容易想到”到“容易做到”

如何能做到“事前诸葛亮”呢？以本人在审查实践中亲身经历的一个案例为例（见图1）。案例1涉及一种细长弹簧测力装置。在现有技术中，弹簧的高径比（即高度和中径之比）是弹簧稳定性的一个重要参数。一般而言，高径比大于5.3以上（尤其是10以上）的弹簧，其稳定性很差、自立性能不好，因此，测量其弹力是个很大的难题。传统的圆柱弹簧测力装置将弹簧立在托盘上，上部一个压盘压下，使弹簧高度压缩到一定值，从而测出弹力值。为了保持弹簧的弹力线性关系，通常需要测量两点或三点的弹力。但是，采用传统的测力方法根本无法测量高径比极大的细长弹簧。

为了解决上述细长弹簧测力问题，本案的核心技术手段在于：通过若干根平行穿过支撑板（4）的导向杆（3）将细长弹簧包围住，在径向上对其进行限位，以防细长弹簧在压缩过程中在径向上的不稳定。这样的设置解决了细长弹簧测力过程中的稳定性问题，提高了测力效率。基于以上技术方案，该案例的权利要求1如下：“1.一种细长弹簧测力装置，其特征在于：包括工作台（2）、固定在其上的测力计（1）和支撑板（4）、若干根平行穿过所述支撑板（4）的导向杆（3）以及将细长弹簧（6）推入所述导向杆（3）之间隙并把弹簧推向测力计（1）的推杆（5）。”

审查员在第一次审查意见通知书中，采用对比文件1结合对比文件2、3以及公知常识评述了权利要求1的创造性。对比文件1涉及一种灵敏测力计，其对容纳于PVC管侧壁的细长槽内的弹簧5.7进行弹力测定（见图2）。审查员认定本案与对比文件1的主要区别为弹簧的类型不同，即本案测量的是细长弹簧。

审查员对于上述区别技术特征作出了如下评述：对比文件1采用的是容纳于PVC管侧壁开设的细长槽内的弹簧，基于此，本领域技术人员就很容易想到根据被测力对象的要求而选择相应的弹簧，比如细长弹簧。

但上述评述存在一大问题，即对比文件1中的细长槽是用于容纳弹簧而非是用于限制弹簧在径向上扩张的，因此细长槽所起的作用不同，其达到的技术效果也不同，细长槽无法必然实现弹簧被压缩时在径向上的稳定性。由此，审查员此处所评述的“很容易想到”就存在主观臆断的成分，其扩大了对比文件中事实认定的作用，有“事后诸葛亮”之嫌。对于审查员的评述，申请人不予认同，并无修改回案。

之后，审查员在发出第三次审查意见通知书时，针对申请人有争议的关于细长弹簧的评述进行补充检索，检索到一篇“一种防止细长轴变形的表面滚压装置”的非专利文献。审查员指出：

第一，该非专利文献所要解决的技术问题与本案相同，都是为了解决细长轴受力变形（径向变形）的问题。

第二，该非专利文献所应用的对象与本案具有类似性，即该非专利文献是用于长度和直径比大于20的轴类零件（通称为细长轴零件），而本案是用于高径比大于5.3以上尤其是10以上的细长弹簧，显然，该非专利文献的长度和直径比，与本案的高度和中径之比含义是一致的。

第三，该非专利文献为了解决上述技术问题所采用的技术手段与本案相似，即通过一个滚压轮和两个平衡轮把圆形细长工件稳定地固定在其间，包围住圆形细长工件，其径向受三个力的合力为零（见图3），细长轴受力平衡，克服了径向弯曲的倾向。

第四，该非专利文献涉及的细长轴零件，常见的有气弹簧的活塞杆、液压支撑的活塞杆、油田中使用的抽油杆等。通过对上述四个方面的分析，审查员指出，虽然该非专利文献没有公开细长轴零件包括细长弹簧，但是通过其关于细长轴零件的定义以及常见的细长轴零件的列举，本领域技术人员很容易想到符合该细长轴零件定义的部件就应当是属于这里的零件。而本案关于细长弹簧的定义符合该非专利文献中对于细长轴零件的定义，且两者所解决的技术问题相同，那么，本领域技术人员在该非专利文献基础上“容易想到”细长轴零件还包括细长弹簧，就是显而易见的，这样的“容易想到”就属于“事前诸葛亮”，自然能得到申请人的信服。审查员在三通中采用对比文件1、2结合该非专利文献评述了权利要求1的创造性，该案于三通后视撤。

在该案例中，审查员对创造性审查意见的评述从一开始的过度放大对比文件公开的事实认定作用，从而导致“事后诸葛亮”，到之后从案情出发，“用事实说话”、客观看待对比文件公开的内容，做到了“事前诸葛亮”，使申请人信服。可见，在创造性的评述中，“事实胜于雄辩”仍然是不变的真理，“事前诸葛亮”才是创造性审查的不二法则。

小结

在评价专利的创造性时，由于审查员先看了申请文件，因此其评述时具有“代入感”是很正常的，但这样的“代入感”容易造成“事后诸葛亮”。在专利审查实践中，要避免“事后诸葛亮”，最有效也是最根本的途径就是将发明构思贯穿于创造性审查的始终。

就一件专利申请的产生过程而言，发明构思体现了“发现问题-解决问题”的过程，因此，技术问题是串起整个发明创造过程的纽带，对技术问题的准确认定、对解决技术问题的技术手段的正确评估、对解决技术问题所产生的技术效果的客观评价，将有助于还原发明构思、重塑发明创造；在创造性审查中，以技术问题为指引，将有助于弱化“代入感”，做到“事前诸葛亮”。具体到实际操作中，首先要正视本申请所要解决的技术问题，客观评价现有技术中是否也具有相同或类似的技术问题，准确认定区别技术特征为解决技术问题在发明中所起的作用，是否与其在本申请中所起的作用相同，从而“合乎逻辑地”判断现有技术给出的“代入感”是否是本领域技术人员能够自然而然想到的（想到的出发点以技术问题为指引）。如果是，那么这样的“代入感”就属于“事前诸葛亮”；反之，则属于“事后诸葛亮”。只有通过“事前诸葛亮”式的创造性审查，才能真正实现专利法意义上的“客观、公正”，才能真正提高专利审查质量。

 参考文献：

*并列第一作者。

1.黄海波.从经济学视角看创造性意见中的“很容易想到”及类似用于[J].中国发明与专利，2013（2）：83-86.

2.中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].北京：知识产权出版社，2010:170-171.

3.张少文.还原发明创造过程避免事后诸葛亮[J].科技经济导刊，2016（17）:24-25.

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