韩国应对美国ITC 337调查的经验及启示

总第169期 李相愋 朴荣勋 张奇巧 韩国金张律师事务所发表,[综合]文章

在中美贸易战打响的大环境下,由美国国际贸易委员会(ITC)根据美国《关税法》第337条实施的调查(简称“337调查”)中,以中国企业作为被申请人的案件日趋增多。笔者所在的韩国也和其他亚洲国家一样,主要是通过出口贸易发展壮大的。因此,韩国企业也曾经频频成为337调查中的被申请人。值得注意的是,近年来韩国企业逐渐转型为337调查的申请人,其应对经验可能有些许值得借鉴的地方。本文结合笔者直接参与美国337调查尤其是证据开示程序的经验,从若干方面进行总结,以供中国企业参考,希望能有助于中国企业取他人之长补自己之短,尽快掌握应对337调查的诀窍。

针对韩国企业的337调查历史

据ITC数据库记录,从20世纪70年代到最近,韩国企业作为申请人或被申请人的337调查案件总共有140多起[1]。特别是在2015年至2019年间提出的272起337调查申请案件中,涉及韩国企业的案件有28起,占全部案件的10.3%。下文将对其中最具典型性的案例进行介绍。

韩国企业成为被申请人的首次案例:337-TA-35[2]

韩国企业成为被申请人的首起案例于1977年4月14日被提出,申请人是美国新泽西州的一家名为“PCR Golf Ball Co., Inc”的公司,该公司以其第3,313,545号美国发明专利权被侵权为提请理由,针对包括日本、中国、韩国等10多家外国制造商在内的20多家企业提出了337调查申请。这些制造商中有5家韩国企业,这些韩国企业均提交了答辩书,但没有参加听证。调查结果显示,5家韩国企业中有1家企业被判定构成侵犯美国专利权,ITC因此对其下达了普遍排除令。

韩国企业作为被申请人遭受巨大损失的代表性案例:337-TA-242[3]

美国代表性的半导体公司之一德州仪器公司,于1986年2月7日以韩国的三星电子和日本的多家企业侵犯了其动态随机存取存储器相关的第3,541,543号等10项美国发明专利为由,提请了337调查。本案337调查是该公司“先起诉、后协商”战略的一环,目的只为抬高专利许可费。三星电子比日本企业更晚进入相应市场,可能是因为缺乏应对此类纠纷的经验,其接受了德州仪器提出的所有要求,决定支付德州仪器最初提出的0.85亿美元的专利许可费。

韩国企业作为被申请人防御成功的代表性案例:337-TA-402[4]

1997年9月,富士通(日本代表性存储器企业)针对三星电子提出了337调查(337-TA-402),称三星电子向美国出口的存储器半导体技术,侵犯了富士通拥有的第4,352,724号及第4,641,166号美国发明专利。三星随即对富士通提起反击诉讼,称富士通擅自使用三星拥有的第5,444,026号及第4,972,373号美国发明专利(337-TA-404)。最终,1998年10月,三星与富士通签署了交叉许可协议,并撤回了对富士通提出的337调查申请,终结了这两起337调查案件。

韩国企业挑战美国企业取得成功的代表性案例:337-TA-794[5]

2011年6月,三星电子向美国ITC提请了337调查,称苹果公司侵犯三星电子的第7,706,348号美国发明专利专利权。ITC委员会最终判定苹果确实构成侵权。当时,本案因当事人影响力及涉案规模、标准专利热门话题、总统行使否决权等特殊情况,在美国国内引起了相当大的反响。

近期案例

与韩国企业有关的近期337调查案例中,最值得关注的案件是“Botulinum Toxin Products,Processes for Manufacturing or Relating to Same”(337-TA-1145)案。即,韩国制药公司Medytox于2019年1月30日,以韩国另一家制药公司大熊制药窃取了其用于整形手术的医药品(所谓“肉毒杆菌”)的菌株及盗用相关制造工序技术为由,针对大熊制药提请了337调查。

另外,2019年4月29日,韩国LG化学公司以韩国SK创新公司盗用自身二次电池相关技术为由,提请了“Certain Lithium Ion Batteries, Battery Cells, Battery Modules, Battery Packs, Components Thereof, and Processes Therefor”(337-TA-1159)337调查案。

这两起案件呈现出与以往不同的三大特点:第一,当事人双方均为韩国企业;第二,均属于侵犯商业秘密的案件,而非常见的专利侵权案;第三,技术领域为化学、医药领域,而非常见的电子领域。从以上几点来看,韩国企业已经“吃准吃透”美国337调查制度,将美国制度灵活应用到本国企业间的纠纷中,从挨打受欺上升到主宰案件的高度。两个案件还诠释了一个现象,即使在美国领土以外的地方发生商业秘密侵害行为,只要采用涉案商业秘密技术而生产的产品进口到了美国,就落入了337调查的管辖范围。这也佐证了ITC管辖范围的广泛性及337调查制度的灵活性[6]

应对337调查的各方面努力

作为纠纷当事人的韩国企业,不仅需要实打实的实战经验来提升自我防御实力,更要借助韩国政府及知识产权保护组织铸造强有力的后盾。尤其是韩国小型企业,其应对海外知识产权纠纷的能力仍然十分有限,很难做到像大型企业一样的强力维权。因此,韩国公共团体及民间机构在韩国政府的监督和管理下,积极响应国家政策,纷纷为韩国中小型企业提供各种海外纠纷保护及援助。下文将探索分析韩国企业、政府及公共团体在此方面做出的各种努力。

韩国企业方面

1.培养IP专业人才
依靠对外贸易发展起来的韩国大型企业,经历大大小小一系列贸易和法律问题之后,意识到解决问题的根本办法在于拥有充足的贸易及法律领域专家,并为此尝试了诸多方法。

随着美国ITC 337调查等海外知识产权侵权纠纷日益激烈,韩国大型企业为提升应对海外纠纷的实力,开始积极扩充相应领域的知识产权专家。例如,从外部聘请律师及辨理士(相当于中国的专利/商标代理师),派遣法务专员赴美留学考取美国律师资格证。以三星电子为例,其一方面将外聘的美国律师投入到各个事业部门,另一方面给予IP专业人才更优越的待遇,推出针对IP专业人才的韩国大学研究生院或外国法学院的学位攻读教育项目,同时大力鼓励IP专业人才考取韩国辨理士资格证、美国专利律师执照,甚至为其提供在美国事务所实习的机会。

2.海外知识产权布局
涉及知识产权侵权的337调查案件当中,专利权不仅是攻击对手的利器,还是保护自身的盾牌。在被动诉讼中通过使用美国专利权来提起反击诉讼,多数情况下会促成双方达成交叉许可并提前终止纠纷。

韩国企业为提高自身防御能力,在美国不断加强及优化专利布局。在1974年(这一年韩国企业首次成为“337调查”的被申请人),韩国企业在美国申请的发明专利仅有22件,其中还没有一件发明专利获得授权;但在2019年,韩国申请人的在美发明专利申请量已经达到36852件。

韩国政府方面

海外IP纠纷基本上是企业之间的矛盾,牵涉到国家及政府的情况甚少出现。一般情况下,韩国政府不会直接介入纠纷当中或者成为当事人一方。然而,大规模境外IP纠纷亦有可能动摇国家对外形象及竞争力,并且经济主流趋势也使得知识产权在韩国经济中的地位愈发彰显。鉴于上述情况,韩国政府会为韩国企业应对国内外IP纠纷提供间接协助,进而通过制定及实施一系列惠民政策,如鼓励创造发明、保护权利人合法权益以及改善知识产权实施环境等,致力于将韩国建设成高精尖的IP强国。下面将对提供维权援助的韩国主要政府机构进行简要介绍。

1.韩国国家知识产权委员会
韩国国家知识产权委员会是韩国总统下属机构,在建立IP强国国家战略等知识产权领域中发挥着指挥塔的作用。国家知识产权委员会的职责在于:根据《知识产权基本法》每五年制定并实施法定计划,此法定计划同时也是国家层面的综合战略——国家知识产权基本计划。

韩国国家知识产权委员会分别在2012年和2017年制定并实施过第一次、第二次国家知识产权基本计划,两次计划主要涉及向中小型企业提供IP纠纷援助的具体工作,例如扩大中小型企业的IP-DESK事业、扩充各公共团体的IP专业人才等[7]

2.韩国特许厅(KIPO)
韩国特许厅主要职责是:负责拟订和组织实施国家知识产权战略;负责保护知识产权及促进运用;负责韩国知识产权的审查注册和行政裁决;负责与韩国其他政府机关协同合作并对公共团体进行监管;负责统筹协调涉外知识产权事宜;负责研究国内外知识财产法制及促进法规修正等。

下面介绍的韩国知识产权保护院、发明振兴会,以及本文未涉及的韩国知识财产研究院、韩国专利战略开发院、韩国专利信息院等,均属于韩国特许厅下属机构。

韩国公共团体方面

如上所述,韩国企业为了提升应对美国337调查等海外知识产权纠纷的自身能力,投入了大量的人力物力来构建知识产权防御/攻击系统、建立知识产权专业团队、制定长远发展战略。从2000年开始,除前文中提到的韩国大型企业外,大批靠电子商务起家的韩国中小型企业也纷纷涌入了海外市场,随之而来的针对韩国中小型企业的美国337调查等海外IP纠纷也如雨后春笋般出现。中小型企业在面对海外IP纠纷时显得较为吃力,这时,韩国的公共团体及民间团体会侧面帮助中小型企业进行抗衡美国337调查等海外IP纠纷。鉴于篇幅关系,下面将以示例的形式,对上述韩国公共团体进行简单介绍。

1.大韩贸易投资振兴公社(KOTRA):运营海外知识产权中心(IP-DESK)[8,9]
KOTRA于1962年设立,是韩国产业通商资源部下属机构,主要负责振兴贸易、国内外企业间的投资及产业技术合作协助、海外专业人才引进支援等相关业务。KOTRA在韩国特许厅的监督下,于2006年首次在中国北京设立了IP-DESK。直至今日,KOTRA在美国、中国、日本、印度、越南等15个国家/地区设立了海外知识产权中心,旨在保护韩国中小型企业的海外知识产权,并在发生纠纷时提供及时援助。特别地,KOTRA在美国的洛杉矶和纽约分别设立了IP-DESK,并派遣韩国籍管理人员远赴美国工作,还聘请了精通韩语的美国律师等专业人员,进而通过与当地多家律师事务所达成合作,以提供更为精准及专业的咨询。

据KOTRA称,美国是海外纠纷诉讼的多发地,而美国IP-DESK的战绩也颇为出色。韩国中小型企业如面临涉及知识产权侵权诉讼,可请求IP-DESK提供援助,IP-DESK会与当地律师事务所共同应对诉讼,或通过协商促使对方当事人撤诉,提前终止纠纷。

2.韩国知识产权保护院(KOIPA)[10]
KOIPA是根据《韩国发明振兴法》设立的韩国特许厅的附属机构,旨在增强国家知识产权竞争力,并为国民经济的发展做出贡献。自2009年以来,KOIPA一直开展与保护知识产权相关的各种项目,其中包括与国际知识产权纠纷(例如美国337调查)相关的项目,如:应对国际知识产权纠纷的“基础建设”项目(简称“基础建设项目”)、应对国际知识产权纠纷的“战略支持”项目(简称“战略支持项目”),以及知识产权纠纷“共同应对支持”项目(简称“共同应对支持项目”)。

3.韩国发明振兴会
韩国发明振兴会于1973年设立,是韩国特许厅下属机构,旨在鼓励发明创造、增进发明人利益。韩国发明振兴会推出的项目中虽未包含与应对国际IP纠纷直接有关的项目,但其会在侧面为韩国企业提供相关帮助,如评选优秀的出口型韩国中小型企业、为韩国优质企业在海外强化知识产权实力提供协助等。

后记及启示

前文中提到了两家韩国企业借助美国制度解决双方矛盾的案例,这很大程度上刺激了韩国政府的自我反省,促使韩国政府改善本国的IP侵权法律救济程序。当前,韩国已在讨论引入美国证据开示制度的方案。另一方面,韩国在1987年设立了产业通商资源部的下属机构——贸易委员会(KTC)。KTC的职责与美国ITC相似,旨在对不公平贸易行为导致韩国企业遭受损失或有可能遭受损失的情形进行调查和评定。因此,KTC针对有可能存在知识产权侵权问题的进出口行为进行的调查程序与美国337调查非常相似,且其对贸易的影响程度也随着KTC程序利用率的增加而水涨船高。

近年来,随着第四次产业革命,许多中国企业的尖端技术已站在世界最前沿,其纷纷走出国门,同时也迎来了蜂拥而至的争议纠纷。遭遇美国贸易制裁时,中国企业需审时度势,及时调整作战计划。政府和行业协会更要铸造坚强堡垒,为企业的背水一战提供援手。望本文能为中国企业应对美国337调查起到一定的参考作用,并盼中国在中美摩擦中沉着应对,变挑战为应战、化危机为机遇。

参考文献:

1 数据来源:US ITC的相关网站(https://pubapps2.usitc.gov/337external/)所提供的数据(截止2020.11)及该网站提供的2008年10月以前的案例数据库(http://www.usitc.gov/documents/337Info_PRE2008.xlsx)。韩国企业的海外法人作为当事人的案例未包含在数据中,且近期进行中的案件还有诸多变动(如变更当事人等情况),与实际情况可能会有稍许差异。

2 详见:https://www.usitc.gov/publications/337/pub897.pdf

3 详见:https://www.usitc.gov/publications/337/pub2034.pdf 。
4 详见:https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-1998-10-28/html/98-28891.htm
5 详见:https://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/337/337-794_notice06042013sgl.pdf
6 对物管辖权的内容恰巧是通过中国企业之间的侵犯商业秘密的纠纷案例得到证实的。具体而言,案件涉及用于铁路车辆的车轮生产技术,中国公司之间在中国发生了侵犯商业秘密的行为,并以此提起美国337调查。美国CAFC认可了美国ITC的管辖权,此为确立ITC境外管辖权的首个案例(TianRui v. ITC,2011),并且由此后同样发生在中国的商业秘密侵权案件再次得到证实(Sino Legend v. ITC,2017)。

7 《第二次国家知识产权基本计划(案)(2017~2021)》,韩国国家知识产权委员会2016.12.23版本。
8 详见:https://www.kotra.or.kr。
9 《2019 IP-DESK 白皮书》,大韩贸易投资振兴公社,第140页-第172页。
10 详见:http://www.koipa.re.kr。



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