非正式称谓的商标权益归属

总第170期,石必胜 中伦律师事务所发表,[商标]文章

在商业活动中,有时会出现这样一种有意思的现象,即:虽然商品或服务的提供者使用了其规范的、正式的注册商标(简称“正式商标”),但仍有一部分人使用正式商标的简称、昵称、译称或戏称等标识(简称“非正式称谓”)来指称该正式商标或者其商品或服务。例如,对于美国辉瑞公司使用的“Viagra”,有部分中国公众称之为“伟哥”;对于索尼爱立信公司使用的“索尼爱立信”和“Sony Ericsson”,有部分中国公众称之为“索爱”;对于化妆品牌“LANCOME”黑瓶化妆品,有部分中国公众称之为“小黑瓶”;肯德基“KFC”被部分中国人称之为“开封菜”;“Twitter”被部分中国公众称之为“推特”等。

当上述非正式称谓能够起到区分商品或服务来源的作用时,其类似于未注册商标的权益应归属于谁?在什么情况下,非正式称谓的商标权益归属于或不归属于正式商标的权利人?在讨论上述问题时,是否要考虑非正式称谓的不同情形,即区分昵称、简称或戏称等不同类别?本文拟对这些问题进行讨论。

影响非正式称谓商标权益归属的两个因素

在决定非正式称谓的商标权益归属时,主要应当考虑以下两个因素:第一,对于相关公众而言,该非正式称谓是否与正式商标一样,起到了区分商品或服务来源的作用,且起到了与正式商标相同的指示商品或服务来源的作用,以及如果正式商标权利人之外的他人使用该非正式称谓,是否会引起混淆误认;第二,正式商标的权利人是否有将该非正式称谓作为商标使用的主观意图,是否有将该非正式称谓作为商标使用的客观行为。

正式商标的权利人是否有使用非正式称谓的主观意图和客观行为

根据部分学者的观点和在先的司法判例,使用商业标识的主观意图和客观行为是产生未注册商标权益的前提条件。因此,只有当正式商标的权利人对非正式称谓有使用的主观意图和客观行为时,非正式称谓的未注册商标权益才可能归之于正式商标的权利人。例如,孔祥俊教授认为:“权利人就未注册商标主张权利的,其自身必须将所主张权利的标识用作商标,也即具有当作商标使用的意思。倘若他人以某种标识指称其特定商品,而本人并无将其用作商标的意图,也即自己并未用作商标的,他人的指称并无当然使该被指称者享有商标权利。简言之,他人的指称商标的行为只是一种客观事实,而本人必须在具有享有权利的意图和使用行为时,才会创设权利”。[1]有其他学者也表达了同样的观点,认为商标使用行为是一种法律行为,应强调商标使用人的自由意志和内心真意。[2]

相关案例规则也认为,产生未注册商标权益的前提是使用的主观意图和客观行为。在最高人民法院(2010)知行字第48号索尼爱立信移动通信产品(中国)有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、刘建佳商标行政纠纷案中,法院认为,相关媒体的相关报道不能为索尼爱立信公司创设受法律保护的民事权益。在最高人民法院(2009)民申字第312号辉瑞有限公司、辉瑞制药有限公司与江苏联环药业股份有限公司等不正当竞争、侵犯未注册驰名商标权纠纷一案中,辉瑞公司主张“伟哥”是其“Viagra”(万艾可)产品的未注册驰名商标,但最高人民法院认为,辉瑞公司等并无将“伟哥”用作商标的意思和行为,故不能主张其未注册商标权利。

他人使用非正式称谓是否会导致混淆误认或损害合法权益

虽然正式商标的权利人没有使用非正式称谓的主观意图或客观行为,但如果他人使用该非正式称谓会导致混淆误认,或者损害正式商标的权利人或其他人的合法权益,则他人也不能使用或注册该非正式称谓。相反地,如果他人使用非正式称谓不会导致混淆误认,则有可能通过使用获得该非正式称谓的合法权益。

商标最重要的功能是指示商品或服务的来源,对商标进行保护的主要目的是避免相关公众的混淆误认。如果非正式称谓能够起到与正式商标相同的作用,则他人对非正式称谓进行使用或商标注册,可能会引起混淆误认。在北京市高级人民法院(2019)京行终522号南通百泰生物科技有限公司与国家知识产权局、推特公司商标异议复审行政纠纷一案中,法院认为,他人对“推特”这个非正式称谓进行商标性使用,也具有对正式商标“TWITTER”构成商标侵权的可能性。相反地,如果非正式称谓的使用不会产生混淆误认,则他人使用或注册非正式称谓产生的民事权益有可能归属于使用人,而非正式商标的权利人。

在最高人民法院(2013)行提字第23号广州林叶机电科技有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会及广汽本田汽车有限公司等商标异议复审行政纠纷一案中,最高人民法院认为,“广本”系广汽本田汽车有限公司企业名称的简称,广州林叶机电科技有限公司将其申请注册在与广汽本田汽车有限公司主要产品“汽车”相近似的的产品上,损害广汽本田汽车有限公司的在先合法利益,因此对系争商标不予核准注册。

非正式称谓的类别对其商标权益归属有重要影响

非正式称谓的分类

非正式称谓是一个上位概念,其中包括昵称、简称、戏称等多种情形。在分析非正式称谓的商标权益归属时,应当考虑不同类别的非正式称谓对商标权益归属的不同影响。总体来说,非正式称谓可以分为三类:

第一类,昵称、简称或译称,如“广本”“推特”等。一般来说,正式商标的权利人并不反对且有可能会主动使用此类称谓。对于相关公众而言,如果他人使用该称谓,也容易引起混淆误认。对于此类非正式称谓,法院一般会认为其商标权益归属于正式商标的权利人,他人使用或注册此类称谓容易产生混淆误认或损害正式商标权利人的在先合法权益。

第二类,没有积极含义也没有消极含义的中性称谓,如“小黑瓶”等。虽然正式商标的权利人一般不会有使用此类称谓的主观意图或客观行为,但通常也不会反感或反对。因此,一方面,正式商标的权利人并不当然地具有该非正式称谓的商标权益;另一方面,如果使用中性称谓的群体范围较大,则他人使用该非正式称谓也可能产生混淆误认,可能损害正式商标权利人的在先合法权益。

第三类,有批评、搞笑、贬低、戏谑或其他消极影响的戏称,如将“KFC”称为“开封菜”等。这一类非正式称谓往往具有非商标功能或文艺功能,有专家将其称之为文艺性戏仿。文艺性戏仿是一种通过滑稽仿讽的方式来模仿、调侃或评论原作的独特创作形式。[3]这一类非正式称谓比较特殊,一方面,正式商标的权利人没有使用此类称谓的主观意图或客观行为,因此对其往往不应享有商标权益;另一方面,他人如果对其使用或注册,也不容易使相关公众产生混淆误认,因此有可能通过使用或注册获得商标权益。下面对这一类非正式称谓进行具体分析。

正式商标的权利人可能不应享有戏仿类非正式称谓的商标权益

不同于昵称、简称等非正式称谓,也不同于中性的非正式称谓,正式商标的权利人往往没有使用戏仿类非正式称谓的主观意图或客观行为,因此对此类非正式称谓不应当享有商标权益。

首先,如在前所述,第三类非正式称谓往往具有批评、搞笑、贬低、戏谑正式商标或相应商品或服务的效果。一般情况下,正式商标的权利人可能对戏仿类非正式称谓持反感或排斥态度,不希望自己的商标或商品或服务与该类称谓建立起联系。

其次,戏仿类非正式称谓的“被动使用”并未发挥出商标的功能,其使用一般不认为构成商标性使用。如果相关公众出于批评、讽刺、贬低或戏耍等目的对戏仿类非正式称谓进行使用,使用场景一般也不是商业活动,而是民事活动或文艺活动。在此类使用场景中,戏仿类非正式称谓一般也不发挥商标的商品或服务来源区分作用,不构成商标法意义上的使用。另外,此类使用场景出现频率往往不高,故戏仿类非正式称谓的使用频率和范围往往不是很大。因此,戏仿类称谓的实际使用情况一般不构成商标性使用,更不构成正式商标权利人的商标使用。

综上,戏仿类非正式称谓的自身特点,决定了正式商标的权利人对于此类称谓往往既无使用的主观意图,也无使用的客观行为;而具有使用的主观意图或客观行为才能产生商标权益,因此,正式商标的权利人往往对戏仿类称谓不应当享有商标权益。

他人可能通过使用或注册而对戏仿类非正式称谓享有独立于正式商标商标权益

首先,如果戏仿类非正式称谓与正式商标的近似程度相对较低,则不容易产生混淆误认。简称或昵称类非正式称谓一般来说与正式商标近似程度较高,如“索爱”相对于“索尼爱立信”、“推特”相对于“TWITTER”等,在二者所使用的商品或服务相同或类似的情况下,比较容易使消费者产生混淆误认。对于戏仿类非正式称谓,如果其与正式商标之间的区别较大,则一般不容易导致混淆误认。如“开封菜”相对于“KFC”,在音形义上近似程度很低,而且从公众认知的角度来看,前者指称中餐,后者指称西餐,不容易产生混淆误认。此外,戏仿类非正式称谓有时还具有一定程度的独创性或创造性,其与正式商标共存,更加不容易导致相关公众的混淆误认。在此方面,美国便有在先案例可以参考。在Jordache案中[4],法官指出,戏仿的故意并不等同于制造混淆的故意,有效的滑稽模仿依赖于其与原商标的区别,尤其是幽默性区别。另外,除了商标近似,商品类似也对混淆可能性有重要影响,如果他人是在不相同的商品或服务上使用与正式商标不近似的戏仿类非正式称谓,则更不容易导致混淆误认。

其次,戏仿类非正式称谓由于其搞笑、贬损或戏谑的属性,一般来说使用范围不大,仅局限于非正式、非商业场合,并不属于商标性使用,使用者也不会将其与正式商标混淆,此时,此类戏仿类非正式称谓难以区别商品或服务来源的商标功能。例如,在L.L.Bean案中[5],由于被告对原告商标的滑稽模仿属于非商业性使用,法官认定被告的戏仿商标行为不构成商标侵权。

最后,正式商标的知名度和戏仿类非正式称谓的知名度也会影响混淆误认的可能性。如果正式商标的知名度较高,相关公众很容易区分正式商标与其他商标。当具有戏谑、搞笑意味的戏称出现时,相关公众能够识别出其与正式商标之间的区别。而且,戏仿类非正式称谓所传递的理念、价值和形象,也往往不同于正式商标。如果他人使用或注册这种有明显差异的戏仿类非正式称谓,往往不容易产生混淆误认,并可能因为对其使用或注册而享有独立于正式商标商标权益。在LV案中[6],法官认为,虽然戏仿商标“CV”被实际使用于商业活动中且与原商标LV构成相似,但由于原商标具有较高的知名度,且原商标与戏仿商标之间市场定位迥异、所使用的商品也存在巨大差异等原因,将原商标“LV”(著名箱包品牌)戏仿成“CV”后用于宠物狗咀嚼玩具产品,并不会让消费者认为“LV”商标被许可给了戏仿者,因此不会产生混淆误认。

综上,考虑到戏仿类非正式称谓的特殊性,他人使用或注册戏仿类非正式称谓,在不会使相关公众产生混淆误认的情况下,可以享有独立于正式商标商标权益。

小结

本文的分析表明,影响非正式称谓的商标权益归属的主要因素有二:一是正式商标的权利人是否有使用非正式称谓的主观意图和客观行为,二是他人使用非正式称谓是否会导致混淆误认或损害正式商标权利人的合法权益。在此基础上,分析非正式称谓的商标权益归属时,还应当进一步认识到,非正式称谓的不同情形和类别对其商标权益归属有重要影响。戏仿类非正式称谓,即有批评、讽刺、贬低、戏谑或其他消极影响的戏称,往往与正式商标的近似程度不高,且使用范围不大、知名度较低,消费者也不容易对其产生混淆误认。此时,他人可以通过使用或注册戏仿类非正式称谓而获得独立于正式商标商标权益。

参考文献:
1 孔祥俊:《反不正当竞争法新原理总论》,法律出版社2019年版,第308-309页。
2 黄汇、谢申文:《驳商标被动使用保护论》,载《知识产权》2012年第7期。
3 陈虎:《论商标戏仿的法律性质》,载《知识产权》,2018年第12期。
4 Jordache Enterprises v. Hogg Wyld, Ltd., 828 F. 2d 1482 (10th Cir. 1987)。
5 L.L.Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26(1st Cir. 1987)。
6 Louis Vuitton Malletier v. Haute Diggity Dog, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007)。



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