等同理论的前途

总第35期 China IP 文/郑小军发表,[专利]文章

  1847年Ross Winans获得一项专利,用于铁路运煤的车皮,其特征是车皮的外形上部为圆型、下部为漏斗形。随后,Danmead使用了一种类似的结构,其差别是车皮的外形为八面体(参见56 U.S. (15 How.) 330 (1853))。Winans在诉讼中称:任何一种弧面在工艺上都是由多面体组成,如果八面体不侵权,十面体也不侵权,一百面体也不侵权,那么弧面就没有任何意义了。美国最高法院认为,如果被控侵权产品基本上依照相同的理论、采用相同的技术手段、产生相同的结果,那么就存在侵权。这一结论后来被概括为“功能/方式/结果基本相同”(Function/Way/Result,简称F/W/R)的“等同理论”。
  这一理论的产生带来了深远的影响,一方面它非常有效的保护了权利人的利益,但另一方面,这一理论也给公众带来了问题:专利权保护范围的不确定性。


  一、专利权保护范围的确定性


  人们谈论专利权利范围时,常喜欢用比照划定土地财产权的方式:用metes and bounds来确定财产的范围。实际上,专利体系的发展同土地财产权的演变有很多相似之处。在拓荒时期,拓荒者来到一块新领地,盖起一座房子,圈出一块菜地,养几只家畜,这时还没有邻居,不存在侵权,因此也没必要搭起篱笆来圈出明确的财产范围--以我家为中心,我需要的、我能控制的,就是我的财产范围。到了二十一世纪,这块土地成为一个繁华城市的中心,寸土寸金,财产的范围就不能这么模糊了,必须精确到厘米。
  专利权利范围的发展过程也差不多,以美国为例,在十八世纪末建国初期到十九世纪三十年代,生存还很艰难,发明创造寥寥无几。那时美国的专利文件的撰写基本上只有一个简要的说明,有时包括附图,权利要求可有可无,即使有,往往也是采用“如说明书所示”一类的文字,权利要求的保护范围基本上是以说明书为基础。这就是所谓的“中心限定”模式;到了十九世纪五十年代才正式规定专利申请必须包括权利要求;而到十九世纪七十年代才规定权利要求必须“明确而具体”,完成了从“中心限定”向“周边限定”的转变。专利权属的周边限定能够告诉专利权人自己享有什么、而公众则可以知道专利权人不享有什么,这就是专利权保护范围的确定性。
  专利作为一种合法的垄断权,其权利范围必须是明确的。这一点在世界各国的专利法中都是一样的,都要求专利文件中包含至少一个权利要求,权利要求应当明确。如:我国《专利法》第二十六条规定:说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明……而权利要求书应当以说明书为依据,说明要求专利保护的范围。且专利法第五十六条规定:……专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。《专利法实施细则》第二十条又规定:权利要求书应当说明发明……的技术特征,清楚、简要地表述请求保护的范围。


  二、等同理论的困惑


  如前所述,等同理论是有必要的,没有等同理论,模仿者只要稍加改动,就可以避开侵权责任。但是等同理论由于本身的不确定性,又会对专利权利保护范围的确定性造成冲击。
  等同理论的判定标准是被控侵权产品“发挥基本相同的功能、采用基本相同的手段,产生基本相同的结果”。那么人们不禁要问:多么基本算是基本?基本的标准是什么,能量化吗?
  在1989年的科宁玻璃公司诉住友电器(美国)公司一案中,等同理论被用到了极限。科宁专利包括光导纤维的产品专利和制造方法专利,其产品技术特征是光纤核芯的杂质含量低于反射层的杂质含量,从而提高折射率,以达到增加传输距离的目的。通过提高折射率以达到增加传输距离是公知常识。被告住友公司的产品是通过在反射层添加杂质以达到提高折射率。从工艺上说,在玻璃制品中添加杂质总比减少杂质要容易。法院认为,为提高折射率而在反射层中添加杂质与在核芯层减少杂质是属于“执行基本相同的功能、采用基本相同的手段、达到基本相同的目的”。此案在日本引起很大的不满,有舆论认为这是故意排斥日本企业。笔者随意问过不少人:“你认为这两个产品是基本相同的吗?”回答毫无例外的是否定的。甚至有人认为,住友的产品可以构成单独的技术。笔者认为,从技术层面和专利撰写层面来看,可能科宁真的忽略了这一等同部分。这一点从科宁所申请的方法专利上能够得到佐证,科宁把降低核芯杂质的工艺也申请了专利,可见其根本未考虑过增加反射层杂质的方案。换句话说,科宁的发明构想可能根本未涉及住友的方案。如果科宁的发明人没有考虑到等同的部分,那么也就是说科宁不可能公开自己没有做到的发明,因此也不能想象专利撰写人会主动将等同的部分写进权利要求。简单地说,科宁将等同理论扩大到了自己的发明以外。这种扩大性解释着实让人感到困惑。
  等同理论在我国的应用也达到了非常普遍的程度,最高人民法院在2001年解释《专利法》第五十六条第一款关于权利要求的确定性时,指出“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”。可以看出,这三个“基本相同”是跟美国判例法中的F/W/R标准是一致的,但最后一条的规定却令人匪夷所思。这本是专利审查中关于缺乏创造性的标准之一,难道一项专利权利要求以外的技术需要有创造性、否则就落入“等同”范围了吗?有了这一条,所有的现有技术都能以“等同”为由而被纳入权利要求保护范围。况且,高法的这条解释中没有任何对于实质上是扩大权利要求范围的“等同”加以任何限制(如禁止反言、现有技术、是否能得到说明书的支持、是否具有新颖性及创造性等)。
  在实践中,有些关于“等同”的判定也是难以令人信服的,如深圳中院在“韩国扎尔曼株式会社诉深圳市超频三科技有限公司”散热器专利纠纷案中判定“碗型”散热片等同于“圆柱形”散热片(专利号为ZL02800004.8),被广为诟病。
  又如,最高人民法院在“宁波市东方机芯总厂与江阴金铃五金制品有限公司侵犯专利权纠纷案中”认为:
  说明书所说“盲板不是呈悬臂状腾空地接受旋转刀片的割入加工”方法,并非将这种方法排斥在权利要求之外,而只是一种相互的比较。
  而所控侵权产品恰恰是“盲板呈悬臂状腾空地接受旋转刀片的割入加工”;而且。对于专利产品采用一种装置解决两个技术问题,而被控侵权产品采用两种装置分别解决两个技术问题,在鉴定专家拒绝表态的情况下,高法认为是等同的表现形式之一。除此之外,高法还提出了“改劣”的说法,以被控侵权产品在技术上不如专利技术先进为由判定等同。实际上,法院在审理专利法律问题时,对于所审法律问题以外的一项技术的“优劣”进行主观评判并不是很适宜的。一项技术的优劣有很多因素构成,有产品的适用性问题、有成本问题、有市场问题等等。况且,法院说,侵权产品向对于专利有时“优”、有时“劣”,那到底优劣与否是否能够成为考虑的因素之一呢?
  此案与美国广为诟病的Graver Tank v. Linde Air Products Co.有异曲同工之处。在Graver Tank中,美国最高法院认为电弧焊剂中使用硅化镁与硅化锰是等同替换。有学者讥讽:“镁”(Magnesium)与“锰”(Manganese)除了同为碱土族、均以M开头、均有三个音节以外,是具有完全不同特性的两种不可相互替换的化学元素。
  在没有关于“基本相同”的评价标准的情况下,等同理论完全可以把“基本不相同”的一切都纳入到明确不属权利要求的范围内。
  对于“等同”,另外一种说法是“没有实质差别”的替换(a substitute with insubstantial difference),似乎比“基本相同”要容易判断。


  三、如何对待扩大权力要求范围的主张


  从Winans v. Danmead到现在的一百五十多年时间里,美国国会多次修改《专利法》,但始终没有把“等同侵权”列入法条,这很说明问题。“等同理论”不是一个原则,而是原则的“例外”。
  “专利权利保护范围明确和清晰”是一条普遍适用的法律原则,这在世界各国专利法中都是明确规定的。但是,严格适用这条原则会对专利权人产生不合理的结果(如:故意从文字上找出漏洞,钻法律空子,以逃避侵权责任),所以产生了“等同理论”。实际上,如果认真阅读Winans v. Danmead,则不难发现,美国最高法院在1953年应用等理论时的观点基本上还是停留在“中心限定”的模式上,即:权利要求只是一个大概的范围,具体内容依照说明书加以解释。
  等同理论是“专利权利保护范围明确和清晰”这一原则的例外,因此可以说是一种衡平法的规则,而所有的例外都应该谨慎的使用,不能达到淹没原则的地步。如果任何一个专利权人在不能以专利覆盖所控侵权产品时,就可以任意滥用“等同理论”,那么专利这个“受控制的妖魔”就会失去控制,成为一种纯粹的垄断。
  尽最大可能地对权利要求进行扩张性解释以尽可能地覆盖没有完全落入权利要求范围的被控侵权产品,是每一个专利权人所希望达到的目的。但是这种做法必须要有适当的法律依据,而且仅仅是原则的例外。《专利法》第五十六条说得很清楚:“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求”。这句话有两层含义:(1)“以权利要求为准”,就是以权利要求为尺度;(2)在权利要求的文字理解上有歧义时,方可用“说明书及附图……解释权利要求”。如果说明书及附图可以随意用来引申出权利要求所未包含的内容,或说明书及附图已公开但未在权利要求中主张的部分也可以用来覆盖所控侵权产品,那么,“以权利要求的内容为准”不就是一句空话了吗?按照这样的逻辑,那么摩托车也可以“等同”为自行车了(假设自行车在没有汽油机的时代公开了后轮驱动、前轮转向的特征)。
  等同理论并没有为保护专利权提供更有效的保护,而实际上对明确这种垄断权的界限带来了更大的困惑和不确定性。在笔者看来,这种困惑来自于对“等同理论”本质的误解以及对其他现有机制的忽略。


  四、扩大权利要求保护范围的现有机制


  “等同理论”是一个模糊概念,从原则上讲,等同部分应该是指与权利要求的内容等同,即不扩大权利要求的范围;但是,有了“基本”相同这个衡平理论,等同理论在实际应用中就“基本”上变成对专利权利要求的一种扩大性解释。等同理论固然有其衡平意义上的存在价值,但是问题是这种扩大性解释到什么地方为止,现有的制约(如,“禁止反言”除了有明确的审查记录方面有用以外,在其他方面产生的问题比所解决的问题更多),对专利权利的保护和权利范围的确定性都没有什么促进作用。笔者以为,从“等同理论”的本质和现有机制进行分析,并不难找出一个合理的解决方法。
  专利权利要求的保护范围从法理上说,是不允许扩大的,各国的专利实践也是这么做的。但是各国的司法实践从“合理”的角度出发,也接受“等同理论”,实际上允许扩大权利要求的保护范围。有人会说,“等同理论”并没有扩大保护范围,只是实际上专利权人本来就应享有的权利范围。这种说法同“权利要求的确定性”是从根本上相冲突的,不值得一驳。
  有学者认为:对于以现有技术为抗辩理由的等同侵权案件中,为确定“等同理论”所主张的保护范围、避免造成权利要求不确定性可采用“虚拟审查权利要求”的做法,即,
  1.以现有权利要求为蓝本,对权利要求的保护范围作出明确解释;
  2.修改现有权利要求,将其扩大到能够覆盖侵权产品的程度上(可能仅需要修改一项限定即可),以达到“等同”;
  3.在对比现有技术的基础上,虚拟审查所修改的权利要求,判断其可专利性(新颖性和非显而易见性),如果修改过的权利要求不能够通过虚拟审查,则抗辩理由成立,不存在“等同侵权”;反之亦然。
  这是一种有价值的考虑方案,但是应该指出,这一方案还是忽略了一个重要的因素:专利权人是否有权扩大其权利要求范围。
  笔者认为,在考虑“等同理论”能否应用时,应比照同美国专利实践中“重新授权”(Reissue)的类似标准。
  重新授权主要为美国所采用,其历史可以追溯到美国专利制度的起源。重新授权的主要目的是允许专利权人修改其有缺陷的权利要求,甚至可以扩大权利要求保护范围,其主要特点是:
  是基于衡平的理论,允许专利权人改正那些非故意而犯的错误;
  由于这些错误,导致专利权范围大于或小于发明人本来应该享有的权利;
  重新授权的申请只能由专利权人提出,别人不得请求;
    重新授权如果扩大权利要求范围,则
  申请必须在原始授权两年之内提交
  扩大的部分必须是在说明书所公开的范围之内
  扩大权利要求的部分不能再次纳入已在原始申请中放弃的部分
  扩大的部分不能剥夺第三方依照原始授权已产生的权利
  申请重新授权,必须放弃原专利,申请与普通申请一样对待(即全面审查可专利性)
  重新授权的专利有效期为原授权专利有效期的剩余部分;
  重新授权的专利同普通专利一样可以被宣告无效。
  重新授权在美国基本上是没有太大争议的做法,而且已得到立法的认可,被纳入法条。
  重新授权不能完全代替等同理论,这是因为
  1.重新授权如果扩大权利要求范围的,只能在原始授权两年之内提出,而等同理论可以在专利有效期内任何时间提出;
  2.在等同侵权的诉讼中,专利权人可以要求法院解释现有权利要求,但不能要求法院认定权利要求的修改,更不可能要求法院去全面审查修改后权利要求的可专利性,那是专利审查部门的职权和专业领域。
  实际上,重新授权是专利权人在发现侵权产品时经常采用的一种补救措施,这种措施与等同理论的重要区别在于:
  1.原始专利和重新授权的权利要求范围始终是十分明确的,而等同理论却带来权利要求范围的不确定性;
  2.重新授权的权利要求范围不会超出说明书所公开的内容,而等同理论(就目前现状来看)完全有可能把不属于发明范围的内容“基本上”纳入等同范围;
  3.申请重新授权的费用仅需要申请费和撰写费用,与新申请相当,而等同理论的侵权诉讼费用则会高出很多倍;
  4.重新授权的审理只是专利权人参与,而等同侵权的诉讼要由被告侵权人全面参与;
  5.重新授权可以对权利要求比照侵权产品进行修改,使修改过的权利要求全面覆盖侵权产品,而等同理论的前提是权利要求不能全面覆盖侵权产品,其次是要受到“禁止反言”等一系列抗辩理由的制约,其侵权诉求是很勉强的;
  6.重新授权后的专利在诉讼中往往会比普通专利更有优势,因为经过二次审查,理论上说,已经补正了原有的缺陷,而在等同侵权的诉讼中,专利必须面对无情的有效性挑战,地位远不如重新授权的专利
  充分利用重新授权的机制在美国不是问题,而且即使拥有重新授权后,同样也还可以主张“等同”侵权。但在世界上大多数专利体系中没有重新授权机制的国家(如中国),如果要解决等同理论与权利要求确定性之间的矛盾,需要首先解决观念上的问题:即允许不允许专利权利要求的保护范围在合理的基础上予以扩大。换句话说,问题的关键是,这种扩大化已经实际上通过等同理论的适用而实现了,能不能再进一步通过立法实现类似“重新授权”的机制。
  重新授权的理论基础是建立在“衡平”规则上的,准确地说,是法律原则的例外。重新授权申请不是可以随意提出的,必须是权利要求有某种缺陷,而这种缺陷是由于发明人的善意错误造成的,由于这种错误,导致专利权人得到了大于或小于他本来应该得到权利要求范围。
  笔者认为,即使在立法层面难以立即启动重新授权的机制,但至少可以在侵权诉讼的司法层面谨慎使用“模拟”审查的方式,甚至可以设立类似于“马克曼听证会”程序,包括邀请专利局审查部门以第三方专家证人的身份参与诉讼活动的方式,来达到同重新授权相类似的结果,以最大限度地消除因采用等同理论而带来的权利要求范围不确定的困惑。
  五、结论
  维持专利权利要求保护范围的确定性是一条基本原则,如果放弃了这一条基本原则,就会导致专利垄断权的滥用和大量司法资源的浪费,使得专利失去“促进科学技术进步”的意义,而成为纯粹限制竞争、垄断市场的工具。但是,权利要求保护范围的确定性不应该成为专利权人的牢笼,也不能为故意剽窃别人技术成果的行为提供法律漏洞。在司法实践中,“等同理论”的应用在一定程度上弥补了这一漏洞,使专利权人应得到的保护不致因为文字上的差别而使专利变成一纸空文,但是等同理论所造成的权利要求保护范围的不确定性也不能忽视。
  在处理法律纠纷时,如果能够尽可能在现有法律框架下遵循和维持法律原则,就不应该开启过多的例外,如果可以在不破坏权利要求确定性的条件下,使专利权人的权利得到充分保障、有效制止侵犯专利权行为,就应该尽量不要采用会导致权利要求保护范围不确定的其他方法(如等同理论)。
  专利重新授权是一个成熟的理论体系,且有完备的运作机制,在美国已经使用了将两百多年,事实证明行之有效,并被纳入成文法,这一机制值得所有国家的专利主管部门仔细研究,在条件适当的情况下可以首先通过司法程序试用,并逐步纳入立法。
  参考文献:
  1.贾尼丝M米勒,《专利法概论》,中信出版社,2003(Janice W Meuller, An Introduction to Patent Law, CITIC Publishing House)。
  2.Adelman, et al., Patent Law, West Group, 1998.
  3.最高人民法院知识产权司法保护典型案例(<http://www.court.gov.cn/html/article/200811/18/800.shtml>)



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