《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》解读

总第36期 上海交通大学凯原法学院 文/刘永沛发表,[专利]文章

上海交通大学凯原法学院

  2010年1月1日起,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)开始施行。这是最高人民法院出台的专门针对审理专利侵权纠纷案件的第一个司法解释,《解释》确立了多个有关专利侵权判定的重要原则,本文择其要者进行解读并对其进行相应评价。


   一、以权利要求为中心


  (一)权利要求的重要地位


  在侵权诉讼中,权利要求处于中心的地位,是用来划定专利保护范围的唯一标准。由于每一项权利要求都是一个完整的技术方案,所以《解释》第一条规定既可以用独立权利要求,也可以用从属权利要求来确定专利权的保护范围。关于独立权利要求与从属权利要求,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)法官瑞契(Giles S.Rich)说过一句经典的话:“最强的也是最弱的,最弱的也是最强的。”意思就是,从保护范围来看,独立权利要求是最大的,所以最强大;但从专利的稳定性来看,独立权利要求被无效的可能性也最大,所以最脆弱。从属权利要求则刚好相反,因为其保护范围小,所以很容易被避开,有时用处不大;但它维持有效的可能性比独立权利要求大,所以有很强的稳定性。当权利人觉得用独立权利要求来起诉没有信心,而用从属权利要求来起诉比较有胜算时,允许权利人做出选择,也是其行使诉讼的一个表现。


  (二)权利要求的建构


  由于专利权利要求是一种语言描述,所以要确定任何专利的保护范围,都要结合专利权利要求、专利说明书和附图,建构出一个个具体的技术方案,只有通过这种阐明性的建构过程,与诉讼相关的技术方案才会重新浮现出来,这就是专利权利要求的建构(claim construction)。值得注意的一点是,一旦一项专利申请被授权,它就独立于专利申请人和专利权人而存在。所以,《解释》第二条规定,在侵权诉讼中建构权利要求时,是以本领域普通技术人员的理解为准的。而“本领域普通技术人员”又是一个非常复杂的概念,是一个法律上拟制的人,“假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识,能够获知该领域中所有的现有技术,并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力,但他不具有创造能力”。采用这样的标准,是试图把专利授权与专利诉讼中对专利的保护范围统一起来,尽可能排除法官的主观判断,目的是客观化。可以说,每一个专利诉讼都要涉及到权利要求的建构问题。


  (三)权利要求的解释


  如果仅凭权利要求本身就能界定技术方案,这就是一种最理想的情况。可事实上,这常常是不可能的。这是由于语言本身的特质所造成的。因为语言常常是多义的、模糊的,即使一个最简单的词,也会有多种含义。语言的这种丰富性有利于人类对事物和情感的表达,但用在专利的权利要求上,却从一开始就注定会充满争议。在专利诉讼中,原被告双方针对权利要求中的概念、术语会有很多争议,为了穿过这层迷雾,使“真正”的专利技术方案,亦即专利的保护范围得以确定,法院就必须对权利要求中有争议的地方进行阐述,作出判断,这个过程就是权利要求的解释(claim interpretation),几乎在绝大部分专利诉讼中,都会经历这个程序。权利要求的解释对双方的利益影响极大,一旦权利要求解释完毕,诉讼的胜负已初见端倪。所以,双方都会力图穷尽材料、方法和技术,来说服法官,以便作出对其有利的决定。


  《解释》第三条规定, 可以通过内部证据和外部证据来解释权利要求。所谓内部证据(i n t r i n s i cevidence),是指专利文献本身,包括专利说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案。这些证据是在专利申请过程中形成的,与专利的授权最为相关,可以用来“发现”专利的真实面目,以界定专利的保护范围。由于专利技术往往是最为前沿的技术领域,在专利申请时__如果没有合适的术语来表达其技术方案,或者有必要用一个现有的词来赋予新的特别涵义。根据“发明人是其术语的词典编纂者”的原则,说明书对术语的特别界定,可以获得不同于其普通涵义的特别涵义,这既是消除各方争议的一个手段,也是对专利保护范围的一个有力限制。


  只有当内部证据不足以解释权利要求时,才可以把眼光投向外部,寻求外部证据的支持。所谓外部证据(extrinsic evidence),是指工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解。相对于内部证据,这些证据离专利技术更远,更为间接,只是一种对内部证据的补充,是对内部证据不足以解释权利要求时的弥补,如果内部证据足够清晰界定权利要求的涵义,就不允许使用外部证据。


  (四)由功能或效果表述的技术特征


  《解释》第四条规定了由功能或者效果界定的技术特征。对于某些技术方案,由于其结构描述很困难,或者申请人想维持一个较宽的保护范围,采用功能或者效果来表述技术特征。由于是采用上位的概念来界定下位的概念,会导致保护范围超越于专利文献披露的范围,影响到公众的利益。为了避免这种情况,在侵权判定时,对于专利的保护范围就不能单纯以该上位的功能或者效果特征来界定,还要结合说明书和附图来对权利要求进行解释。只有在具体实施方式及其等同实施方式中披露的技术方案,才能成为专利的保护范围,没有披露的技术方案,即使符合权利要求中对该上位功能或者效果的描述,也不能成为专利的保护范围。所以,用功能或效果来表述技术特征,对于专利申请人或者权利人来说,是把双刃剑,需要在披露与保密之间作出适当的平衡,如果披露不全面,就会导致不能得到专利授权,或者在专利诉讼中得不到法院的保护。


  二、专利侵权判定原则


  (一)全面覆盖原则


  《解释》第七条规定了全面覆盖原则(all elements rule),这是专利侵权判定的最基本原则之一。在侵权判定过程中,要把被控侵权物的技术特征与专利权利要求中记载的技术特征进行比对。困难之处在于,要比对的双方在表现形态上往往差异很大。被控侵权技术方案体现为实际制造出来的产品或者实际使用的方法,而专利技术方案却是存在于纸面上的描述,有点类似于“纸上谈兵”。所以,为了保护公众的利益,应该考虑权利人主张的权利要求中的全部技术特征。如果经过比对,这些技术特征在被诉侵权技术方案中都有相应的技术特征与之相同或者等同,则侵权成立。相反,只要这些技术特征中的一个以上在被诉侵权技术方案中没有相对应的技术特征,或者即使有相对应的技术特征,但是它们并不相同或者等同,则侵权不成立。全面覆盖原则是相同侵权和等同侵权的基础,只有满足了全面覆盖原则,才可以进一步判断有没有构成相同侵权或者等同侵权。如果不满足全面覆盖原则,则相同侵权或者等同侵权都无从说起。


  全面覆盖原则是对多余指定原则的否定。所谓“多余指定原则”,是指在侵权判定过程中,当法院判定被控侵权技术方案中缺少专利权利要求中记载的技术特征时,却认为缺少的技术特征对于专利技术方案来说不是必要的技术特征,在侵权判定中可以不考虑这些技术特征,从而判定侵权成立。多余指定原则在中国《专利法》实践的早期,是有积极作用的,因为当时中国专利从业人员的水平还不是很高,在撰写专利文献时会产生各种各样的问题,法院同情权利人,为了追求实质正义而适用多余指定原则,从而弥补了权利人在申请专利过程中产生的瑕疵,但这却把风险转移给了公众,所以多余指定原则破坏了专利的“公示”(notice)功能,使公众的边界不稳定,会使公众无所适从。在中国专利制度走过二十多年后,《解释》对多余指定原则的废除,是有积极作用的。一方面,可以把专利限定在权利要求的范围内,回归到专利权利要求的中心地位,另一方面可以促使专利申请人提高专利文献撰写质量,平衡专利权人和公众的利益。


  全面覆盖原则也是对“变劣发明”构成侵权的否定。所谓“变劣发明”是指,被控侵权人把专利技术方案中的某些特征省略,形成新的技术方案,相比于专利中的技术方案,性能“更差”。根据全面覆盖原则,这样的技术方案并不构成侵权。表面上看,这样对专利的权利人不公平,但是根据专利法的精神,所谓技术方案的“优劣”是相对的,好与坏应该由市场来进行判断并作出选择,在专利法中,只有“不同”的技术方案,并不存在“优劣”的技术方案。专利局在授权时,只能对技术方案相同与否作出判断,而不对其优劣进行判断。


  (二)禁止反悔原则


  《解释》第六条规定了禁止反悔原则。该原则适用于两种情况:一、在专利申请审查过程中,专利申请人为了获得专利授权,不得不对权利要求、说明书进行修改而放弃的技术方案,或者通过意见陈述而放弃的技术方案,就明确排除在专利权的保护范围之外,在后来发生的侵权诉讼中,不得通过等同原则纳入专利保护范围。否则,会不当地扩大专利的保护范围,相应地损害到公众的利益。二、同理,在专利无效宣告程序中,专利权人为了维持其一部分专利的有效,不得不对权利要求、说明书进行修改或者通过意见陈述而放弃的技术__方案,在后来发生的侵权诉讼中,也不得通过等同原则纳入专利保护范围。该原则的优点是,可以通过专利的授权和无效程序,缩小并优化专利的保护范围,使专利权与其对社会的贡献相匹配。该原则对专利申请人或专利权人的风险在于,在他们放弃某技术方案时,必须要考虑到对将来可能出现的诉讼的不利影响。


  (三)等同原则


  《解释》虽然没有直接规定等同原则,但却间接地涉及到了等同原则,如禁止反悔原则就是对等同原则的限制。等同原则的扩张和禁止反悔原则的限制是一对矛盾,目的是为了平衡专利权人和社会公众的利益。


  另外,《解释》第七条也是对等同原则的修正。等同原则第一次在中国的确立,是2001年的司法解释,即《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(以下简称《规定》)第十七条。但该条的规定是与《专利法》不吻合的。当时的《专利法》第五十六条第一款规定“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准”,应该理解为既包括独立权利要求,也包括从属权利要求。而《规定》第十七条则的内容却是“专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围”,把专利的保护范围仅仅限于“必要技术特征”,排除了“附加技术特征”。而我们知道,必要技术特征是在独立权利要求中记载的,而附加技术特征是在从属权利要求中记载的。《规定》把从属权利要求排除在专利的保护范围之外,既与专利法不符,也与司法实践不符。此次《解释》第七条规定,“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征”,是把所有相关的权利要求的技术特征都包括在考虑范围之内的,而不仅仅限于必要技术特征。


  (四)捐献原则


  《解释》第五条规定了捐献原则。所谓“捐献原则”,是指如果一项技术方案在说明书或附图中有描述,但是并没有写入权利要求书中,就认为该技术方案已经捐献给了社会,而不再为专利申请人所私有,不管这种情况是由于申请人有意还是无意所造成的。既已捐献给了社会,则在侵权诉讼中,专利权人就不能对该技术方案再主张权利。该原则是为了保证权利要求在界定专利保护范围中的核心作用。该原则有利的地方在于,社会公众能够比较容易划定专利保护的边界,避免侵权之虞。不利的地方在于,这会促使专利申请人不愿公开更多的技术内容。在撰写专利文献时,既要保证能够获得专利授权,又要不公开过多的内容,对专利文献的撰写提出了更高的要求。


  但捐献原则不应该成为对等同原则的限制。对于在说明书和附图中公开的一些特征,如果与权利要求中记载的特征是等同的,也在专利的保护范围之内,就不应该排除在专利保护范围之外。因为这些披露是为了使权利要求得到说明书的支持,是专利法所鼓励的。只有那些在说明书和附图中进行了披露,而在权利要求中既没有相同的特征也没有等同的特征与其对应时,才能认为这些特征是捐献了。这样,才能使专利权人的利益与公众的利益得到平衡。


  三、侵权抗辩


  《解释》还细化了先用权抗辩和现有技术抗辩,而“现有技术抗辩”是2008年《专利法》确立的制度。《专利法》第六十二条规定,如果被控侵权人能够证明其实施的技术属于现有技术,则不侵权。这对被控侵权人来说,是强有力的抗辩武器,尤其是在专利质量不高的时候,更为有力,更能起到平衡效果。而《专利法》第二十二条对“现有技术”作了定义,是指“申请日以前在国内外为公众所知的技术”,范围相当广泛。


  现有技术本是在专利授权时候要考虑的最重要的因素,以据此决定专利申请的实用性、新颖性和创造性,作出授权与否的决定。一项技术是否为“现有技术”,要由国家知识产权局来定。以前,在侵权诉讼中,法院不用涉及到现有技术。法院只是对被诉技术方案与专利技术方案作出比对,作出两者相同、等同或者不同的决定,从而作出侵权与否的判决。一旦被诉讼侵权人提出无效宣告,对现有技术的判定,从而导致对专利权利有效与否的判定就转入行政程序,由国家知识产权专利复审委员会作出。


  以前制度的有利之处在于,把对技术的判定交给行政机关,把对法律的判定交给法院,充分发挥了国家机关的专业职能。不利的地方是容易造成诉累。司法实践中往往会发现,被诉技术方案与现有技术相同或者等同,按专利法的本质,授权专利本来是不该授权的,被诉侵权人却不得不启动耗时耗力的专利无效程序。这既是被诉侵权人的沉重负担,也是对国家行政、司法资源的浪费。所以,此次《专利法》,赋予法院有判定现有技术的权力,同时又不触及到专利的效力问题;既不与行政权力相冲突,又解决了问题。


  《解释》第十四条是对《专利法》第六十二条的细化。即一项被控侵权的技术方案,如果经过比对,与一项现有技术中的特征相同或者等同,则也同样属于现有技术。所以,经被控侵权人主张,法院可以把被控技术方案与一项现有技术进行比对,如果相同或者等同,就可以径行作出不侵权的判决,结束诉讼。只有不满足此条件时,侵权诉讼才进入下一步,对被控技术方案是否与专利技术方案相同或者等同作出侵权与否的判决。



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