已有技术抗辩原则在中国专利侵权诉讼中的适用

总第7期 北京集佳知识产权代理有限公司 专利代理人 经志强发表,[专利]文章

  已有技术抗辩原则是指,在专利侵权诉讼中,被控侵权物或方法与专利权利要求所记载的专利技术方案等同的情况下,如果被告答辩并提供相应证据,证明被控侵权物或方法与一项已有技术等同,则被告的行为不构成侵犯原告的专利权。下面通过一个案例说明此原则在中国的适用情况。
  一、 案件摘要
  1993年7月,某机械生产商将其为第十届全运会开发的旗帜吹飘装置安置在了主会场北京工人体育场。其结构为:旗帜吹飘装置由主旗杆、旗帜、小旗杆、定滑轮、升降绳、风机组成,主旗杆顶端装有球形旗冠装饰;在中空的主旗杆上部设有扁形吹风孔、下部设有进风孔;在主旗杆上部侧面装有定滑轮;在主旗杆上部与旗帜升起的适当位置处等间距装有6排12个不对称的扁孔锥形风嘴,并镶嵌于主旗杆吹风孔内;风机出风口与主旗杆进风口通过带法兰的软管联通,风机进风口设有风量调节阀;主旗杆底端固定在地基上,风机固定在基座上。
  1993年10月8日,李某(以下称原告)以该旗帜吹飘装置侵犯了其1990年11月5日申请,并于1991年8月21日被授权的实用新型专利权(参考下述图面及权利要求书)为由,将该机械生产商(以下称被告)告到了北京市中级人民法院。
  对此,被告称该旗杆没有原告实用新型权利要求书中记载的“三个气室”和“升旗排气孔”,而且,该旗杆的排气孔配置、构造和送风装置等也与原告实用新型权利要求书中记载的技术特征不同,因此认为没有侵犯原告的实用新型专利权。
  原告实用新型(专利号90222928)的权利要求书及图面:


  二、一审判决
  北京市中级人民法院经审理后,于1994年11月14日判决认为:《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款规定:“发明或者实用新型专利权的保护范围,以其权利要求的内容为准”。这就是说,当行为人所实施的技术方案与专利技术方案存在实质等同时,才能判断行为人实施的行为已落入专利权的保护范围,继而认定侵犯专利权成立。原告李光在权利要求书、说明书及附图中所载明的技术方案与被告重型机械公司(以下简称机械公司)的旗帜吹飘装置存有两点不同:1、中空的旗杆内部结构不同;2、杆体两侧排气孔分布不同,上述两项区别是实质不相等同的,被告的旗帜吹飘装置并未落入原告的专利范围,原告诉被告侵犯其专利权缺乏事实与法律依据。据此,判决驳回原告李光的诉讼请求。(北京市中级人民法院(1993)中经知初字第807号民事判决)
  三、二审判决
  原告对一审判决不服,于1994年12月28日向北京市高级人民法院提起了上诉。
  (1)原告的上诉理由
  原告方认为,将气室分为三个部分是为了有效地利用空气源,而且,无论怎样配置排气孔其作用是相同的,即摇动旗帜。因此认为,该旗杆与原告的实用新型实质上是相同的。
  (2)被告的抗辩
  对于原告的上诉理由,被告向法院提出了已于1987年5月13日权利终止的实用新型公报(参考下述图面及权利要求书),其中公开了一种单一气室结构的旗杆,因此认为该单一气室的旗杆为公知技术,不应该在原告实用新型专利权的保护范围之内。
  已成为公知技术的实用新型(专利号85201537):


  (3)二审判决
  上诉法院认为,该单一气室旗杆的实用新型专利权已经终止,且在原告实用新型申请日前的1987年5月13日已成为公有技术,因而单一气室的旗杆不在原告实用新型专利权的保护范围之内。1995年3月24日法院作出判决,认定原告上诉理由不成立、驳回原告上诉,维持一审判决。
  四、解析
  在专利侵权诉讼中,如果找到本案中所述的公知技术,被告通常以此为无效理由向专利局复审委员会提出无效宣告请求,中止法院的审判,待将原告的专利权部分无效,使其专利权保护范围缩小后再申请继续审判,以便得到有利的判决。但如果认为无效宣告请求既费时间又费钱的话,也可像本案例中所述那样,在专利侵权诉讼中,主张被控侵权产品或方法为公知技术,进行抗辩。不过,这种情况下,法院无法判定专利权无效,只是将权利保护范围解释得非常小,例如限定在权利要求书文字记载的范围或实施例上,以此救济被告。
  必须注意的是,利用本原则对侵权进行抗辩时,须按照上述定义,即必须将被控侵权产品或方法与已有技术相比较,判断其是否等同。“已有技术”有时也被称为“公知技术”或“现有技术”。这里所说的“已有技术”是指“在专利申请日前已有的、单独的技术方案,或者该领域普通技术人员认为是已有技术的显而易见的简单组合成的技术方案。”
  另外,公知技术的抗辩适用于等同论上的专利侵权,不适用于文字上的专利侵权。当专利技术方案、被控侵权产品或方法、被引证的已有技术方案三者明显相同时,被告不得依已有技术进行抗辩,而可以向专利复审委请求宣告该专利权无效。
  因为专利侵权诉讼是在承认专利权有效的基础上,判断被控侵权产品或方法是否侵害专利权。在文字侵权(literal infringement)的情况下,被控侵权产品或方法包含了专利权利要求书中所有的技术特征,如果被控侵权产品或方法对比公知技术没有新颖性或创造性,则专利的技术方案也就没有新颖性或创造性,应该被宣告无效。但是,专利权的有效或无效判断只能由专利局进行,法院无权作出判断。因此,这种情况下,应该向专利复审委员会提出无效宣告请求。法院应该等专利复审委员会对无效宣告请求的判定结果出来后,判断是否侵权。
  另外,二审判决书中强调了被引用的已有技术是公有技术,但笔者认为,被引用的已有技术是否为公有技术或自由技术,与利用已有技术进行抗辩并无关系,只要是公知技术就可以了。因为如果不是公有技术或自由技术,则只是侵犯该技术权利人的权利,而成为另一个侵权行为。



免责声明:凡本网注明"来源:XXX(非中国知识产权杂志出品)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。新闻纠错:010-52188215,邮箱:chinaip@hurrymedia.com

会员留言


只有会员才可以留言, 请注册登陆

查询及评价系统

文章检索

关键词:

在线调查

据悉,正在修订中的《专利法》四修,拟将恶意侵权专利赔偿额度从原有的最高三倍上限调整到最高五倍,五倍赔偿已经是目前世界上最高的赔偿额度,对此,你有什么看法?

没有考虑过
合理,打击侵权,确有必要
不合理,赔偿过高,国际上并无先例