域名司法保护研究(2)——以北京市第二中级人民法院审理的域名纠纷案件为例

总第8期 北京市第二中级人民法院 冯刚发表,[商标]文章

  上期梗概
  一、域名司法保护的必要性与重要性
  二、司法实践的统计分析
  三、域名的法律属性
  四、域名纠纷案件的类型
  五、原告的权利依据问题


  六、被告抗辩的理由
  1、理由一
  被告认为:被告注册的域名为“***.com.cn”的形式,而原告主张该域名中的三级域名与其注册商标相同或相近似,这是“割裂”地进行比较,因而是不能成立的。
  法院认为:域名具有一定的结构,就欲在“.cn”项下注册域名的企业而言,采取“***.com.cn”的形式几乎是其唯一的技术选择。何况,考虑到广大上网者的习惯,采取这一形式更是勿庸质疑了。在这种形式下,可供注册人选择的就仅仅是三级域名了。在这里,三级域名就是将该注册人与其他注册人加以区分的唯一依据。因而,人们普遍认为,三级域名是整个域名的核心和关键之所在,是域名的主要内容和显著部分。因此,三级域名与商标的相同或相似就是整个域名与商标的相同或相似。
  可见,理由一是不能成立的。
  1、理由二
  被告以原告商标中含有大写英文字母,而被告域名均为小写英文字母为理由,作为被告不侵权的依据。
  法院认为:域名的命名规则,已经限定英文域名必须由小写英文字母和阿拉伯数字组成。也就是说,任何大写英文字母在域名中只能用相应的小写英文字母来表示。当然,这是就规范的域名表示法而言的,实际上,即使人们在网络浏览器(例如Internet Explorer)的“地址栏”中键入大写英文字母或大小写英文字母混用的“域名”时,域名解析系统也会自动地首先将该“域名”表示为全部为小写英文字母的规范的域名,然后再转换为相应的 IP地址的。另一方面,在商标注册时,在同类别的商品或服务领域内,仅仅是字母的大小写的区别至少会构成商标的相近似。因而从这两方面来看,理由二也是不能成立的。
  3、理由三
  被告认为:被告注册的三级域名与原告的注册商标并不相同。提出这种抗辩理由的案件有2起。
  一是在法国L’OREAL(欧莱雅)公司诉北京国网信息有限责任公司计算机网络域名纠纷案件(涉案域名为loreal.com.cn)中,被告提出原告的注册商标“L’OREAL”与被告注册的三级域名“loreal”有一“撇”之差,二者并不相同或相似,因此被告并不构成侵权。
  二是在法国桦谢菲力柏契出版社诉北京国网信息有限责任公司计算机网络域名纠纷案(涉案域名为elle.com.cn)中,被告提出原告的注册商标“E^LLE”与被告注册的三级域名“elle”差了一个“^”,二者并不相同或相似,因此被告并不构成侵权。
  法院认为:这两个案件中,原告注册商标与被告注册的域名之间确实略有差异,但这种差异是由于法语单词与英语单词之间的区别造成的,要想将用法语单词表示的商标注册为三级域名,就必须符合域名的命名规则,作出相应的改动;而这种改动也是符合语言学规则的,且为社会公众所认可,因此,至少应当认定二者是相近似的,并且足以导致相关公众的误认。
  可见,理由三也是不能成立的。
  4、理由四
  被告认为:虽然其注册的域名与原告的注册商标相同,但原告对其商标的文字部分不享有在核准注册的类别以外的独占权。
  (1)原告主张的注册商标的类型
  在北京市第二中级人民法院以判决形式结案的21起案件中,“抢注类”域名纠纷案件为19起。以原告主张的注册商标的类型为标准,可以分为以下三类:①注册商标为原告自创的词汇,除原告注册商标外并无其他含义的,这类案件涉及的三级域名有:loreal、olay、viagra、rolex、franke和movado;②注册商标是常用的外文单词或其组合,这类案件涉及的三级域名有:elle、bacardi、whisper、dow、subway、ninewest、boss和americanexpress;③注册商标是外文单词缩写形式的,这类案件涉及的三级域名有:ikea、kfc、ups和picc。
  图10:原告注册商标的类型分布图


  1、原告自创类(6件,占31.6%);2、常用外文单词或其组合类(8件,占42.1%);3、外文单词缩写类(5件,占26.3%)。
  ①原告自创类
  在这种类型的案件中,由于涉案的三级域名除原告的注册商标(当然同时还可能是原告的商号)外并无其它含义,因此被告根本不可能以理由四提出抗辩,在图10中涉及的6起案件均是这样的。
  ②常用外文单词或其组合类
  这种类型主要是常用英文单词或其组合的情况:“whisper”是英文中“低声耳语”的意思;“dow”是英文中的一个姓氏,中文音译为“道尔”;“subway”是英文中“地铁”的意思,“boss” 是英文中“老板”的意思;“ninewest”是英文单词“nine”和“west”的组合,分别是“九”和“西”的意思;“americanexpress”是英文单词“american”和“express”的组合,分别是“美国”和“邮政快递”的意思。
  另外还有其它外文的常用单词的情况:“elle”是法文中“她”的意思,是用于女性杂志、服装、服饰等多种商品的注册商标;“bacardi”是西班牙文中一个姓氏,中文音译为“贝卡德”,原告列支敦士登贝卡德有限公司是“bacardi”家族创立的,故以“bacardi”为商号和注册商标
  以德国雨果博斯股份有限公司诉北京国网信息有限责任公司计算机网络域名纠纷一案为例,被告辩称:“‘boss’是英文常用普通单词,基本含义是‘老板’,不归任何人独有。”法院在考量被告这一抗辩理由时,主要是以商标的显著性理论作为依据的。
  中国《商标法》第七条规定:“商标使用的文字、图形或者其组合,应当有显著特征,便于识别。”商标的显著特征,是指商标的独特性和可识别性,这二者是相互联系的,商标特征越显著、越具有自己的特点,它的区别作用就越大,也就越便于人们识别。
  商标的显著性可以分为商标的固有显著性和获得显著性。所谓通过使用取得的显著性,主要是指在经过长期使用后已被消费者及工商界认为起到区别出处的作用,从而产生的“第二含义”(secondary meaning),即比标记本来含义或“第一含义”(primary meaning)还强的区别商品出处的商标含义。实际上,一旦某一词汇产生了作为商标的“第二含义”,该“第二含义”恰恰成为强过初始含义的“第一含义”。按照美国商标权威麦卡锡的话说,“第二含义”是指某一标记所产生的与特定的尽管可能是匿名的出处之间的关系。当然,“第二含义”主要是针对具有“第一含义”的文字商标而言的,对于其它类型的商标如图形商标由于无所谓“第一含义”,自然也就无所谓“第二含义”了,因此称之为“获得显著性”更加准确。
  依据这一理论,法院认为:“‘boss’的英文原意为‘老板’,由于原告有意借用这一词义表明自己的产品,且经过原告的长期经营,已使‘boss’脱离其本身具有的单纯的词义而上升为具有显著区别的商业性标志并因此给原告带来商业利益,因此被告关于‘boss’的英文原意为‘老板’、该公司以其注册为域名的不构成不正当竞争的主张,本院不予采信。”
  ③外文单词缩写类
  这种类型的案件共有5起。
  A.荷兰英特艾基系统有限公司诉北京国网信息有限责任公司侵犯商标权及不正当竞争纠纷案
  在该案中,原告提出:其注册商标“ikea”起源于1947年瑞典的农场主Ingvar Kamparyd的独创设计,“ikea”是取其姓名的起首字母与其家乡地名Elmtaryd Agunnaryd的起首字母组合形成的。被告则辩称:“ikea”的含义是“I”和“Kea”的结合,“I”在互联网行业里是代表“Internet”的意思,“Kea”在英文中是“一种羽毛漂亮喜欢吃肉、会学人说话的鹦鹉”。“鹦鹉学舌”在中国家喻户晓,被告正是基于鹦鹉和语音的此种联系而注册的。
  B.美国肯德基国际控股公司诉广州粤经信息网络有限公司计算机网络域名纠纷案
  在该案中,原告提出:“kfc”是原告英文企业名称中的主要识别部分(商号)“Kentucky Fried Chicken”的缩写。被告则以理由四进行抗辩。
  C.美国联合包裹服务公司诉北京国网信息有限责任公司计算机网络域名纠纷案
  在该案中,原告提出:“ups”是原告英文企业名称中的主要识别部分(商号)“United Parcel Service”的缩写。被告则辩称:“ups”为电脑行业常见英文缩写,全称为“Uninterruptable  Power  Supply”,其基本含义是“不间断电源”,因此被告注册涉案域名的行为是符合相关法律规定的善意注册行为。
  D.美国高级微型设备有限公司诉北京国网信息有限责任公司计算机网络域名纠纷案
  在该案中,原告提出:“amd”是原告英文企业名称“Advanced Micro Devices, Inc.”的缩写。被告则以理由四进行抗辩。
  E.中国人民保险公司诉北京三笑书店计算机网络域名纠纷案
  在该案中,原告提出:“picc”是原告英文企业名称“the  People’s  Insurance  Company  of  China”的缩写。被告则辩称:被告注册的域名是取英文“piccolo”(中文含义是小型的、微小的)的前四个字母,由于被告书店很小,故注册了“picc.com.cn”域名。
  在A、B、D三起案件中,法院的判决书对于被告的上述抗辩未作出直接的批驳,而是进行了综合的分析判断;在C、E两起案件中,法院在判决书中则作出了针对性的论述。
  法院在案件C的判决书指出:“本院认为,原告早在二十世纪三十年代就开始使用“联合包裹服务公司”(缩写为“ups”)的企业名称,并于1973年在美国注册使用了“ups”商标。原告将“ups”作为商业标志使用的历史,早于电脑行业称“不间断电源”为“ups”的习惯。原告通过长期的商业经营和服务,使“ups”与其服务紧密联系在一起。在商业活动中,原告已经对“ups”享有在先权利。在电脑行业中使用的“ups”作为技术名词,不能作为商业性标志使用。被告国网公司将其并不享有任何权益而且与原告享有在先权利和专用权的商业标志“ups”完全相同的文字注册为域名,易造成相关公众的误认。且被告注册“ups.com.cn”域名后,并不进行实际使用,阻碍了原告对该域名的注册,其行为具有主观上的恶意。被告的上述行为违反了诚实信用的基本原则,侵害了原告的合法民事权益,构成了不正当竞争。”
  案件D的判决书指出:“本院认为,被告称‘picc’系‘piccolo’前四个字母,‘piccolo’是小型的、微小的含义,指被告是一家小型书店,这一解释显系牵强,不能作为注册、使用该域名的正当理由。”
  上述5起案件都涉及到被告注册域名的合理理由问题。笔者认为,案件C是一个非常好的案例,该案例达到了被告可能提出的合理理由的“边界”。
  在原告美国联合包裹服务公司使用及注册“ups”之前,该英文缩写并无确定的含义,人们几乎可以认为原告的商号就是其“第一含义”。但是,随着科技的进步和社会的发展,以计算机为代表的电子产品在人们的生产、生活中逐渐占据了越来越广泛的领域和越来越重要的地位。
  作为直接关系到计算机软硬件能否安全运行的一个重要因素,电源质量的可靠性应当成为中小企业、学校等首要考虑的问题。不间断电源,即UPS(Uninterruptable Power System),是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源,主要用于给服务器、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。不间断电源从计算机的外围设备,一个不受重用的角色迅速变成为互联网的关键设备及电子商务的保卫者。UPS作为信息社会的基石,已开始了它新的历史使命。随着国际互联网时代的到来,对电力供电质量提出了越来越高的要求,无论是整个网络的设备还是数据传输途径给以端到端的全面保护,都要求配置高质量的不间断电源。
  更加具有法律意义的是,在中国,就一般社会公众而言,看到“ups”而首先想到美国联合包裹服务公司的人数与首先想到不间断电源的人数相比较,恐怕后者会超过前者。也就是说,“ups”已经“与时俱进”地发展出了“第二含义”--不间断电源。在中国,其“第二含义”的显著性甚至超过了“第一含义”。
  在这种情况下,原告确实不能也无法“垄断”地使用“ups”这个英文缩写。但是,被告以此作为注册域名的合理理由能否成立呢?法院的判决已经对这个问题给出了否定的回答。原因是被告对“ups”并不享有任何权益。笔者大胆地推测,假如被告是一家与不间断电源的经营有关的企业,那么以此作为抗辩理由恐怕就是合理的了。当然,如果真的出现这种情况,该案件的类型就不是“抢注类”域名纠纷案件,而是“权利冲突类”域名纠纷案件了。
  5、理由五
  在“抢注类”域名纠纷案件中,被告往往以注册域名后并未实际开通进行商业使用为由提出抗辩,认为只有注册行为并不构成侵权。在其中的个别案件中,由于被告抢注了“***.com.cn”形式的域名,原告只好注册其它形式的“.cn”项下的域名(例如采取“***.net.cn”或“china***.com.cn”的形式),此时,被告往往辩称自己的注册行为并未影响原告在“.cn”项下注册域名,因而不构成侵权。
  法院则认为并非如此。
  对于第一个抗辩理由,以瑞士摩凡陀钟表有限公司诉北京国网信息有限责任公司计算机网络域名纠纷案(涉案域名为“movado.com.cn”)为例,法院在判决书中指出:“被告注册域名的时间晚于原告商标注册的时间,且该域名至今未开通使用。被告将‘movado’注册为域名的行为不仅足以造成相关公众对‘MOVADO’的误认,而且还阻碍了原告将自己的商标、商号注册为域名及利用该域名在网络上从事介绍、宣传、推销产品的活动,被告的行为具有明显的主观恶意,违背了商业活动中公平及诚实信用的基本准则。”
  对于第二个抗辩理由,以法国桦谢菲力柏契出版社诉北京国网信息有限责任公司计算机网络域名纠纷案(涉案域名为“elle.com.cn”)为例,法院在判决书中指出:“被告在‘.com’下使用‘elle’注册域名,足以造成熟知‘ELLE’商标的相关公众的误认。被告注册了包括‘elle.com.cn’在内的大量域名显然具有商业目的,被告将这些域名作为商业资源加以占有,在其注册该域名后未投入实际使用,阻碍了作为权利人的原告注册该域名,其行为具有主观上的恶意。”
  可见,法院认定被告的这种抢注行为既造成相关公众的误认,又阻碍了权利人注册或者按照通常的域名规则、以符合公众习惯的方式注册域名,这种“注”而不“用”的行为本身就已经构成了“占据性侵权”。
  七、法院判决的法律依据
  1、在《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》颁布之前结案的域名纠纷案件判决的法律依据
  在《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》颁布之前,北京市第二中级人民法院共审结了4起域名纠纷案件,其中3起以判决方式结案,另外1起以裁定准许撤诉的方式结案。
  在这3起以判决方式结案的域名纠纷案件中,支持原告主要诉讼请求的案件为2起,驳回原告诉讼请求的案件为1起。
  支持原告主要诉讼请求的案件分别是荷兰英特艾基系统有限公司诉北京国网信息有限责任公司侵犯商标权及不正当竞争纠纷案和美国宝洁公司诉北京国网信息有限责任公司侵犯商标权及不正当竞争纠纷案。
  这两起案件的判决在法律依据的表述上几乎完全一致。
  前者为:“被告国网公司将原告的‘IKEA’驰名商标注册为自己的域名,该行为不仅违反了《中国互联网络域名注册暂行管理办法》的有关规定,还有悖《保护工业产权巴黎公约》的精神和《中华人民共和国反不正当竞争法》的基本原则,侵害了原告作为驰名商标权人的合法权益,其应承担相应的民事法律责任。因此,被告国网公司不能使用‘ikea.com.cn’的域名,该域名注册应予撤销。现依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条第一款之规定,判决如下:……”
  后者为:“被告国网公司注册‘whisper.com.cn’域名的行为,违反了《中国互联网络域名注册暂行管理办法》及其《实施细则》的有关规定,有悖《保护工业产权巴黎公约》的有关规定及精神和《中华人民共和国反不正当竞争法》的基本原则,对原告宝洁公司驰名商标的专用权造成了侵害,构成不正当竞争。对此,被告国网公司应承担相应的法律责任。故依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条第一款的规定,判决如下:……”
  可见,这两起案件判决的法律依据可以分为两个层次。第一层次是在“本院认为”部分,法律依据是《中国互联网络域名注册暂行管理办法》及其《实施细则》、《保护工业产权巴黎公约》和《反不正当竞争法》;第二层次是判决主文的直接依据,即《反不正当竞争法》第二条第一款。
  之所以这样做,是因为当时中国没有任何一部可被引用为判决主文的直接依据的法律对于域名纠纷案件作过 规定。《中国互联网络域名注册暂行管理办法》及其《实施细则》对于域名注册虽然作出了比较详细而具体的规定,但它们都是国务院信息化工作领导小组发布的,属于国务院部门的行政规章;《巴黎公约》中有关于驰名商标特殊保护的规定,却又是国际公约。这些都不能被直接引用为判决主文的直接依据。
  而作为判决主文的直接依据的《反不正当竞争法》第二条第一款是这样规定的:“经营者在市场交易中,应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则,遵守公认的商业道德。”显然,这条规定过于笼统,缺乏针对性。但正是由于这种原则性的特点,才具有较强的“普适性”,所以姑且“拿来”作为判决主文的直接依据。
  实际上,法院当时选择该条款作为判决主文的直接依据时,并没有因其具有较强的“普适性”而不安,恰恰相反,法院曾因为该条款的“适应性”不够强而担心。《反不正当竞争法》第二条除第一款之外,还有第二款和第三款,规定如下:“本法所称的不正当竞争,是指经营者违反本法规定,损害其他经营者的合法权益,扰乱社会经济秩序的行为。本法所称的经营者,是指从事商品经营或营利性服务的法人、其他经济组织和个人。”这两款实际上是对第一款内容的限制,第二款规定的是行为方面的限制,第三款规定的是主体方面的限制。
  因此,当时法院曾经认真地考虑过《民法通则》第四条的规定,即“民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。”关于这条规定,学者们多有论述,一般认为,该条中规定了平等原则、意思自治原则、公平及等价有偿原则和诚实信用原则。而就解决几乎“无法可依”的域名纠纷案件而言,法院看重的是诚实信用原则这个民法中的“帝王条款”。正是由于该原则具有比《反不正当竞争法》第二条第一款的规定更强大的“普适性”,在面对新问题时,方可因其巨大的包容性而展现出独特的价值。
  但为什么最终法院只选择了《反不正当竞争法》第二条第一款的规定作为判决主文的直接依据呢?笔者认为,这可能是由于考虑到上述两起“抢注类”域名纠纷案件毕竟属于知识产权的范畴,所以适用《反不正当竞争法》从法律渊源的角度讲更加合理的缘故吧。
  值得指出的另外一点是:在其它法院对于类似案件的判决中,也有引用《商标法》第三十八条第(四)项作为判决主文的直接依据的。
  引用这一项是否合适呢?
  《商标法》第三十八条规定:“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(一)未经注册商标所有人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;(二)销售明知是假冒注册商标的商品的;(三)伪造、擅自制造他人注册商标标识的或者销售伪造、擅自制造他人注册商标标识的;(四)给他人的注册商标专用权造成其它损害的。”
  显然,第(四)项规定的情况应当与第(一)、(二)、(三)项相类似,而不能任意扩大;特别是,《商标法实施细则》第四十一条已经对《商标法》第三十八条第(四)项作出了穷尽列举式的规定。《商标法实施细则》第四十一条规定:“有下列行为之一的,属于《商标法》第三十八条第(四)项所指的侵犯注册商标专用权的行为:(一)经销明知或者应知是侵犯他人注册商标专用权商品的;(二)在同一种或者类似商品上,将与他人注册商标相同或者近似的文字、图形作为商品名称或者商品装潢使用,并足以造成误认的;(三)故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。”
  因此,笔者认为,引用《商标法》第三十八条第(四)项作为域名纠纷案件判决主文的依据并不合适。
  2、在《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》颁布之后结案的域名纠纷案件判决的法律依据
  该司法解释的出台,为法院审理域名纠纷案件提供了强大的理论和实践的“武器”。此后的判决只有一个层次的法律依据,即作为判决主文的法律依据。这种做法与法院的其它判决的结构是一致的。也就是说,曾经由于法律缺位而采取“权宜之计” 的做法已经没有必要了。
  这种类型的判决的法律依据基本上都是一致的:“依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条第一款、最高人民法院《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条、第五条第一款第(二)、(四)项、第八条的规定,判决如下:……”
  八、结论
  由于法律具有稳定性和保守性的特点,它总是落后于现实生活的变化。在当前中国这一特定的时空条件下,这一特点就表现得越发突出;针对互联网络以及其中的域名问题而言,这一特点更是“突出”到了“尖锐”的程度。
  在这样一个时代背景下,特别是在《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》颁布之前,面对域名纠纷案件几乎是“无法可依”的状况,法院的大胆探索取得了很好的司法效果和社会效果。
  其中,荷兰英特艾基系统有限公司诉北京国网信息有限责任公司侵犯商标权及不正当竞争纠纷案(涉案域名为:“ikea.com.cn”)的判决被世界知识产权组织(WIPO)在裁决中引用,此后,该判决和这个裁决又被WIPO的其它裁决所引用。
  2000年8月15日,北京市高级人民法院审判委员会第23次会议通过了《关于审理域名注册、使用而引起的知识产权民事纠纷案件的若干指导意见》。这是国内法院系统关于域名纠纷案件的第一个具有一定立法规范意义的抽象法律文件(与此前法院作出的裁判文书这种具体法律文件相对应)。
  2001年6月26日,最高人民法院审判委员会第1182次会议通过了《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》。该司法解释的颁布和施行,迅速地纠正了各级人民法院在审理域名纠纷案件中存在的种种不妥之处,在全国范围统一了执法尺度,有力地配合了中国“入世”的进程。



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