美国的专利赔偿

总第10期 Joel E. Lutzker,美国Schulte Roth & Zabel律师事务所发表,[专利]文章

  一、导论
  欲向美国出口和销售商品的制造商们应当知道,其产品有可能对于权利人在美国的知识产权尤其是专利权构成侵权。美国联邦法院在近几十年来对专利权的保护日益加强,相应地,美国的专利权人在行使专利权以对抗进口产品的侵权方面的警觉性也不断提高。
  对一项美国专利构成侵权的原因,可能是任何人“于专利权存续期间,未经许可于美国境内制造、使用、许诺销售或销售已获专利之发明产品,或将该专利产品进口至美国境内……”。当专利权人得知侵权的存在后,比较典型的做法是努力敦促侵权人停止侵权行为或者同意取得许可证。如果均不奏效,专利权人会向联邦法院起诉侵权人。
  如果侵权人被美国法院认定承担侵权责任,那么法院可以禁止侵权人涉及侵权产品的后续行为,并判决侵权人负担损害赔偿金。损害赔偿金的数额可以超过被侵权产品的价值。因此,商业人士和律师了解美国专利侵权案件的赔偿确定依据是非常必要的。
  二、 专利赔偿的法律依据
  损害赔偿金的法律依据是《美国法典》第35编第284条(2000年版),该条规定专利权人应获准“依专利受侵害之程度确定的足够之赔偿,其数目不得少于侵权人实施发明所需之合理许可费……”。此外,在“例外情况”中,法院“可得将决定或估定之损害赔偿额增加至三倍。”
  这一条款实质上将专利赔偿分成三种。第一种是“依专利受侵害之程度确定的足够之赔偿”,必须由专利权人负责举证。专利权人须提出利润损失或其他损害的证据,向陪审团或者法官证明其因侵权而受到损害。通过证明前述损害的存在,专利权人通常可在最大限度内获得赔偿。
  然而,从该规定的表述来看,如果侵权人被认定负有侵权责任,那么专利权人总是可以获得某种形式的损害赔偿金。因此,即使专利权人不能证明其因侵权而受到损害,至少,仍然有权获得合理的专利许可费。
  最后,条文规定如果专利权人能够证明侵权人的行为是出于故意或者恶意,法官可得将其或陪审团决定或估定之损害赔偿额增加至三陪。同样的,在“例外情况”(通常是和招致加倍赔偿的情况相同)中,法院可得判定败诉方承担胜诉方的律师费,无论败诉方是专利权人或者被控的侵权人。
  下文将逐一讨论损害赔偿金的上述几种依据。
  (一)利润损失型损害赔偿金
  利润损失型损害赔偿金要求胜诉的专利权人证明由于侵权所遭受到何种程度的金钱损失。专利侵权案件中不适用恢复原状的救济方式;也就是说,被告从其侵权行为中取得的利益与计算专利权人的利润损失无关。在估算赔偿数额时最基本的查证方式是计算专利权人的利润损失,即专利权人“若非由于”侵权本应获得利润。简单来说,即要求计算每一侵权销售所应获得的利润乘以由于侵权而转移给侵权人的销售量所得的结果。对于销售量的损失,专利权人应证明因果关系的存在,即专利权人必须证明在不发生侵权的情况下,其可得达成此种销售量的合理概率。
  一种最广为应用的确定这种利润损失的方法叫做Panduit测试,由四项内容组成。具体来说分别是(1)对专利产品存在需求;(2)缺乏可接受的非侵权替代品;(3)专利权人满足这种需求的能力;以及(4)专利权人本应获得的利润。尽管这并不是计算利润损失的唯一方法,但对于更为严格的经济分析来说,它具有简明的优点。它通常用在相关市场中只存在专利权人和侵权人两个竞争者的情况下。
  1、对专利产品存在需求
  专利权人必须证明对专利产品存在需求。在一个仅有两个竞争者的市场中,这可以简单地由侵权人对专利产品进行了销售来证明。然而,专利权人也可以提出关于侵权人的销售是基于对产品受专利保护的特性的需要,或对专利产品存在需求的其他证据,以证明需求的存在。
  2、缺乏可接受的非侵权替代品
  Panduit测试的这一项内容是要求专利权人证明侵权人不能制造可接受的被侵权产品的替代品。也就是说,侵权人不能提供一项与专利产品具有相同功用的非侵权产品。就可接受的替代品来说,“所谓的可接受的非侵权替代物,必须不得具有与专利产品价格相去甚远的高价位或明显不同于专利产品的特点”。
  在一个仅有两个竞争者的市场里,一个制造商在得知专利存在的情况下继续实施侵权行为这一证据足以证明任何非侵权替代品都不是可接受的。
  如果不存在可接受的专利产品的替代品,并非彻底排除获得赔偿的可能。在某些情况下,当市场上有许多同类产品的时候(即当市场上多于两个竞争者的时候),专利权人有权依据其在相关市场中的全部份额(包括上述满足需求的替代品在内),主张相当于侵权人的销售份额的利润损失。
  3、专利权人满足需求的能力
  专利权人不仅需要证明侵权人销售了专利产品,还要证明专利权人有能力占有侵权人的销售份额。不从事产品生产的专利权人要承担此种举证责任非常困难,因此这类专利权人通常应当尝试合理许可费型损害赔偿金。
  本项内容的举证并不如看上去那么困难。专利权人只需要证明它有能力发展整套运作机制以满足需求即可。专利权人只能就其证明的能够满足需求的程度范围内的销售份额,获得与之相等的利润损失赔偿。
  4、不存在侵权情况下专利权人本应获得的利润
  专利权人还应通过事实和专家证言来证明,如果不存在侵权专利权人本应获得的利润。专利权人不得提出仅为推测的利润评估;但是经验也表明,利润的确定常常不可能做到非常准确。此外,任何对于损害赔偿金准确度的异议都将以有利于专利权人的方式处理。在最基本的由专利权人和侵权人组成的市场模式中,利润额是通过确定侵权人所销售的侵权产品或服务的数量,再乘以专利权人从每件商品所获得的利润来计算的。这种简单模式假定专利权人可获得侵权人的所有销售份额。制造商此时应当通过证明不存在侵权的情况下专利权人不可能获得侵权人的所有销售份额,来反驳这种损害赔偿金的计算方式。
  无论如何,专利权人仍然可以利用其他经济损失原理来增大赔偿金的计算结果。例如,专利权人可以证明其在不存在垄断的情况下会对某个特定的市场实现独占,并因此可得收取更高的费用。此时需要专家证言来证明,如果专利权人是唯一的竞争者时可能的定价,以及侵权行为存续期间价格的涨落。
  同样地,专利权人还可以考虑本可销售的或受专利产品的影响得以销售的非专利产品的滞销因素。这种“整体市场价值”原则,是专利权人只能就发明的专利性特点被侵权而获得赔偿这一普遍规则的例外。联邦巡回法院裁定此种赔偿适用于 “专利权人能够合理预见非专利产品与专利产品共同销售的情况”。然而,这种类型的赔偿通常仅限于其销售是与专利相同时进行的那一部分;备件或附件是否构成“受专利产品的影响得以销售的”产品是存在争议的。
  (二)合理的许可费
  如果专利权人不能证明他由于侵权而受到损害,仍然可以求助于通过合理许可费来计算侵权赔偿。这种方法通常是确定损害赔偿金的唯一方法,尤其是当专利权人没有实际实施其专利而仅仅许可他人实施,或者专利权人只能对其利润损失提供推测性证据时。
  确定许可费有两种方法。最简单的方法是由专利权人提供证据说明现有的许可费数额。此时需要专利权人证明这种许可费用(1)是在被诉侵权行为发生之前获得支付或收取的;(2)有相当数量的支付者对其合理性广泛认可;(3)在获得许可的所有区域内是统一的;(4)在没有受到诉讼威胁的情况下且不是作为诉讼协议内容进行支付的;以及(5)适用于类似的专利权利或专利行为。因此,单一的许可证并不足以确定许可费数额,而获准授权制造一项与侵权人的产品有实质差异的产品的许可证也同样地不能用来确定许可费。一旦现有的许可费数额得到明确认定,通常会被认为是损害赔偿的最低限额。
  如果专利权人不能提出一个现有的许可费数额,那么就必需提供依据假定的磋商条件得出的合理的许可费数额。这种许可费是“一个希望将制造和销售某种专利产品作为其业务内容的人,愿意作为许可费支付,并仍能在市场上以合理的利润生产和销售专利产品”的费用。这种假定的磋商的时间条件是在侵权人开始实施侵权行为之前。此外,还假定专利是有效及被侵权的;因此,潜在诉讼的风险不在假定磋商的考虑范围内。
  采用这种方法的法院会在专利权人和侵权人所提供的证据基础上考虑多种因素。所考虑的因素通常称为“Georgia Pacific”因素,包含许多涉及专利价值的经济学要素,具体如下:
  1、 “专利权人许可实施涉诉专利所收取的许可费,以证实或趋于证实现有的许可费数额。”
  2、 “被许可人为使用与涉诉专利相类似的其他专利所支付的许可费。”
  3、 “许可证的种类和范围,即排他性许可或非排他性许可;以及在地域和生产的产品向何人销售等方面是否受到限制。”
  4、 “专利许可人为维持其垄断地位制定的策略或营销计划,以不许可他人使用其发明,或依据为确保垄断而设定的特别条件许可他人实施其专利的方式来实现。”
  5、 “许可人和被许可人之间的商业关系,比如,他们是否处于同一区域同种行业之中的竞争者;或者是否发明者和赞助者关系。”
  6、 “销售获专利保护的特定产品对被许可人销售其他产品的促进作用;发明的现有价值对于许可人销售其非专利产品的启动作用;以及此类派生或伴生销售的拓展空间。”
  7、 “专利保护期和许可证期限。”
  8、 “受专利保护的产品的可确定的收益率;商业成效;以及市场接受度。”
  9、 “专利产品与达致同样效果所使用的(如果有的话)旧有模式或方法相比较所具有的实用性和优点。”
  10、“专利发明种类;许可人利用其拥有的专利所生产产品的商业化的特点;以及使用该发明带来的好处。”
  11、“侵权人使用专利发明的程度;以及任何可供鉴定这种使用带来的价值的证据。”
  12、“在利润或者销售价格中,按照特定行业或类似行业的惯例,预留作为此种或类似专利的许可费用的份额。”
  13、“可实现利润中归功于专利发明的部分,区别于利润中的非专利成分,如制造过程、商业风险或侵权人对发明所增加的显著特性或改进。”
  14、“有资格的专家所提供的意见证言。”
  15、“许可人(如专利权人)和被许可人(如侵权人)如果在双方理智和自愿地试图达成协议的情况下,(在侵权行为开始之初)本可能协商得出的许可费数额;也即一个谨慎的被许可人--作为业务内容,渴望取得制造和销售某一体现专利发明的特定产品的人--本应愿意以许可费形式支付并于支付后仍可获取合理利润的费用数额,而这一数额也本是一个谨慎的专利权人签发许可证时所愿意接受的。”
  并非上述所有因素都适合于每一特定的案件,但它们对于判定专利价值所应获得的对价具有指导作用。一旦合理的许可费通过上述任何一个方法得以确定,即可与所销售的被侵权产品的价值相乘来计算赔偿。与利润损失型赔偿一样,“受专利影响得以销售的”产品的价值可以在特定条件下,纳入赔偿金的计算中。
  在某些情况下,可以同时获得合理许可费和利润损失赔偿金。当专利权人可以证明他本可以获得侵权人的部分而非全部销售份额的时候,常常会出现这种情况。此时,专利权人可以就没有包含在利润损失赔偿金范围内的所有销售份额获得合理的许可费赔偿。
  (三)加倍赔偿和故意侵权
  法院可行使自由裁量权,使得专利案件所判决的赔偿金增加至三倍,并且判决胜诉方不负担律师费。在美国,只有联邦地方法院认定侵权行为是频繁发生且出于恶意的情况下,才会判决准予此种加倍赔偿金。在这种规则下法院在决定是否提高赔偿金额度时,必须考虑“各种因素的整体性”。然而,联邦巡回法院(处理专利上诉案件的美国法院)还是就可能认定故意侵权的情节给予了指导意见。这些情节包括:“(1)侵权人是否故意抄袭他人的主意或者设计;(2)当侵权人得知他人的专利受到保护时,是否就专利的范围进行了调查,并出于善意相信专利是无效的或者没有被侵权;以及(3)侵权人作为诉讼一方当事人的行为表现。”最常见的情况是,当一个潜在的侵权人被告知争议所涉及的专利的存在后,在并非出于善意地认为专利不是无效就是没有被侵权的情形下,继续实施侵权行为。一般而言,产品制造商对于认定恶意侵权所采用的最好的抗辩,是从专利律师处得到的、律师善意提出的关于专利无效或者没有被侵权的法律意见。
  三、专利赔偿限制
  专利法为侵权人减轻和免除赔偿金设定了几项抗辩,即使侵权人被认定负有侵权责任时仍可使用。主要的抗辩有专利赔偿金的六年时效,怠于行使权利原则(无故拖延),以及专利权人应满足对其产品进行专利标示或为专利通知义务的要求。
  (一)时效和怠于行使权利原则
  对六年期限的规定见诸于《美国法典》第35 编第286条,该条规定“对于提起侵害之诉或其反诉前六年以上之侵权损害,不得请求赔偿……”。因此,侵权人不必对任何发生在向法院提起诉讼前六年以上的侵权行为负责。然而,法条并没有禁止专利权人起诉要求就开始于起诉前六年以上的连续侵权行为进行赔偿。即使侵权人的侵权行为开始于起诉前六年以上,专利权人仍然可以就六年期限截止之日起发生的侵权行为获得赔偿。此外,禁令救济仍可适用。
  本条规定常与怠于行使权利原则混淆,后者是一项司法原则,当专利权人在一段过长的时间里(约六年)既不提起诉讼也不向侵权人主张自己的权利时,不能获得赔偿。怠于行使权利原则如果适用的话,可禁止专利权人就起诉之前所受的任何损失获得赔偿。对怠于行使权利原则的适用并不如法定赔偿时效明确(后者只要求侵权人证明侵权行为发生于时效届至日期之前)。侵权人若想免除赔偿金,不仅必须证明专利权人在起诉前存在不合理的长时间迟延,而且还要证实侵权人因迟延受到损失。
  (二)专利标示要求
  专利赔偿金还受到《美国法典》第35编第287条的要求限制,要求规定专利权人应当通过对专利发明作出专利标示,或者正式告知侵权人有关专利情况的方法,履行专利通知义务。如果专利权人没有实施上述行为,就无权获得任何赔偿。进一步来说,在专利权人通知侵权人的情况下,也仅得就通知作出之后所为的侵权行为获得赔偿。然而,应注意这种限制不适用于方法专利。因此,专利权人无须就方法专利的侵权情况向侵权人为通知义务,而且可以从侵权发生之日起获得赔偿。此外,没有实施其专利专利权人要获得赔偿无须履行专利标示或通知义务。
  三、结论
  为了避免赔付毁灭性的损害赔偿金,产品制造商和出口商了解美国的专利赔偿的各种依据是很重要的。因此,想要在美国进行产品销售的人听取熟悉美国专利法的律师的意见,也就非常重要了。



免责声明:凡本网注明"来源:XXX(非中国知识产权杂志出品)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。新闻纠错:010-52188215,邮箱:chinaip@hurrymedia.com

会员留言


只有会员才可以留言, 请注册登陆

查询及评价系统

文章检索

关键词:

在线调查

据悉,正在修订中的《专利法》四修,拟将恶意侵权专利赔偿额度从原有的最高三倍上限调整到最高五倍,五倍赔偿已经是目前世界上最高的赔偿额度,对此,你有什么看法?

没有考虑过
合理,打击侵权,确有必要
不合理,赔偿过高,国际上并无先例