略论与平行进口有关的商标侵权行为

总第42期 文/黄晖、黄义彪 万慧达律师事务所高级合伙人发表,[商标]文章

 

  有关知识产权的平行进口及权利用尽问题,理论上众说纷纭,各国立法没有一致的态度,有关国际条约对此也尽量回避,如《与贸易有关的知识产权协定》第六条规定:“本协定的任何规定均不得用于处理知识产权的权利用尽问题。”在我国,平行进口也一直是理论研讨的热点,尤其是有关商标的平行进口问题。结合有关立法例及国内司法判例,本文就平行进口中涉及的商标侵权法律问题做出初步探讨,很多问题未及深入分析,以期抛砖引玉。
  一、平行进口及权利用尽的定义
  国内外著述对平行进口的含义各有不同理解,本文采取以下典型定义作为讨论基础,与商标有关的平行进口是指:本国特定商标的权利人将使用该商标的商品首先投入外国市场,他人将此商品进口到本国的行为。商标权的权利用尽定义为:商标权人或其被许可人将使用特定商标的商品投放市场后,不能对他人继续销售、转让该商品的行为主张商标权,即商标权人无权禁止使用其商标的商品在其本人同意投放市场后的进一步流通。其中如果首次投放的市场在国内即商标权的国内用尽,如果首次投放的市场在国外即商标权的国际用尽(国际用尽的用语一定程度上容易引起误解)。在我国,商标权的国内用尽是《商标法》领域的共识。
  需要说明的是,在讨论平行进口时,本国商标权利人是否在首次投放市场的外国也拥有特定商标的权利在所不问。在国外有没有商标权不影响平行进口,只要在国外投放市场的主体与本国商标权利人为同一人即构成平行进口并符合商标权国际用尽的情形。基于商标权地域性原则,认定本国商标权保护问题无需考虑外国的商标权属状况。
  二、我国现行商标法是否能禁止平行进口
  虽然“国内权利用尽”是我国理论界乃至司法部门的共识,但我国商标法至今并没有任何关于“权利用尽”的规定。在此情况下,根据《商标法》第五十二条第(一)项“未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的属于侵犯商标专用权行为”的规定,商标权人将使用自己商标的商品投放市场后仍然有权禁止他们对该商品的继续销售,因为销售带有商标的商品属于对商标的使用行为。
  上述理解从法条字面解释上是说得通的。《商标法》第五十二条第(一)项的规定涵盖了未经许可在权利人商品上使用权利人商标的情形,该条并没有表述为“未经许可他人在自己商品上擅自使用与商标权人相同、近似的商标。”从理论上讲,商标专用权也并不当然随着商品的投放市场而自然丧失,完全可以延伸到使用该商标的商品首次售出后的继续使用过程中,此说在英国即被明确采纳。
  但显然多数人都会认为这种做法对商标权的保护超出了必要的限度,不利于商品的正常流通和社会经济的发展。因此,成文法国家和地区大都在《商标法》中规定了“权利用尽”条款。如法国《知识产权法典》L.713-4条规定:“商标权所有人无权禁止他人在所有人本人或经其同意将带有该商标的商品投放欧洲经济共同体或欧洲经济空间的市场后使用该商标。”“欧共体一号指令”第七条第1款规定:“商标所有人本人或经其同意将带有商标的商品在共同体内投放市场后,商标赋予其所有人的权利不得用来禁止在该商品上使用该商标。”我国台湾地区《商标法》第30条第2款规定:“附有注册商标之商品,由商标权人或经其同意之人于市场上交易流通,或经有关机关依法拍卖或处置者,商标权人不得就该商品主张商标权。”
  在我国知识产权立法实践中,“权利用尽”也并非是无需规定的当然之意。现行《专利法》第六十九条第(一)项规定:“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的不视为侵犯专利权。”此条即属于“权利用尽”的规定,防止专利权人在其专利产品投放市场后利用专利权阻碍商品流通。其中“不视为”的含义是本来属于侵权行为但不作为侵权对待。从我国1984年《专利法》开始,先后四次修改《专利法》均保留有“不视为侵犯专利权”的权利用尽规定,可见权利人不能禁止自己产品投放市场后的继续销售行为是需要明确加以规定的,否则权利人应有权予以禁止。
  基于以上分析,作者认为,在我国《商标法》没有规定“权利用尽”的情况下,依据《商标法》第五十二条第(一)项即可以禁止有关商标的平行进口行为,甚至可以直接禁止权利人商品在国内的后续销售行为。因此,仅仅从现行立法层面上看,讨论有关商标平行进口是否侵权的问题似乎余地不大。
  三、从我国商标平行进口判例看
  权利用尽及其例外的规制如上所述,至少“权利国内用尽”的必要性在我国已是通说,这并不是理论探讨的障碍而仅是《商标法》立法上的缺失。在学理上讨论商标平行进口合法性有必要以承认“权利用尽”为前提,这也是平行进口通常与“权利用尽”相提并论的原因所在。在此前关于平行进口的讨论至今没有得出一致性结论,各国学者、立法观点不一已足以说明其复杂性难以一目了然。作者认为,按照通常的商标法理论和实践,针对一些特定情形,至少还不能明确地得出所有平行进口都不构成侵权的结论。对此,下文结合我国两则司法判例提出一孔之见。
  案例一:长沙市中级人民法院(2009)长中民三初字第0073号
  原告(法国)米其林集团总公司在中国市场发现,被告甲将其在日本生产的没有获得中国3C安全认证的“MICHELIN”牌轮胎通过进口途径在中国销售。原告认为,轮胎是车辆的重要部件,直接关乎人身安全,轮胎的生产会根据不同的使用地区、不同的使用环境和路况等因素采用不同的材料、设计、工艺和结构。被控商品虽然是原告自己投入市场的,但并没有打算在中国销售,未经过中国3C强制安全认证,存在安全隐患,在该产品上使用了原告在中国注册的商标的情况下,一旦出现问题会严重影响原告的利益和商标声誉。因此被告甲在中国的销售行为属于侵犯原告注册商标专用权的行为,为此原告向中国法院提起诉讼。长沙中院经审理后认为:“商标具有保证商品质量和表明商品提供者信誉的作用。对于上述功能和作用的损害,即构成商标侵权。本案中,尽管原告承认被控侵权产品是由其日本工厂生产,产品上标注的 “MICHELIN”系列商标也是在日本标注,但该产品未经原告许可和质量认证即在中国境内销售,由于这种产品在我国境内的销售已属违法,且可能存在性能和安全隐患,破坏了原告商标保证商品质量和商品提供者信誉的作用,对原告注册商标专用权已造成实际损害,被告的销售行为,属于侵犯原告注册商标专用权的行为。”
  案例二:长沙市中级人民法院(2009)长中民三初字第0072号
  原告(法国)米其林集团总公司在中国市场发现,被告乙销售的 “MICHELIN”牌轮胎的速度标记被擅自更改为Y级,Y的速度级别表示该轮胎最高时速允许达到每小时300公里,属于特种轮胎,而米其林公司此款结构轮胎根本没有如此高的速度级别。原告认为,不同强度材料和结构决定了轮胎的速度等级,将低速度的轮胎改为高速度轮胎极有可能导致爆胎。虽然被控商品是原告自己生产投放市场的,但该商品已经被擅自改变并危及使用者安全,在该产品上继续使用原告的商标构成商标侵权行为,为此原告向法院提起诉讼。法院经审理后认为:“商标的重要功能之一在于通过商标的识别功能节约消费者的搜寻成本,商标注册人将标有该商标的商品投放市场后,注册商标、凝聚在该商标中的商标权人的商誉与具体商品及其各种特性形成唯一对应关系,改变该商标或该商品中的任一要素,都有可能构成对注册商标的识别、指引功能的损害。本案所涉及的这种改变速度级别的轮胎产品,危及了商标注册人对于产品质量保证产生的信誉,构成商标侵权。”
  上述两则案例均涉及商标的平行进口。作者认为,构成商标侵权的基本要件是“未经许可”,案例中被控侵权轮胎的首次投放日本市场是原告许可的,但后来进入中国市场销售和改变速度等级是原告所不允许的,而与平行进口有关的 “权利国际用尽”理论正是将“许可”解释为首次用尽,即对于同一个商品而言商标权利人一旦许可投入市场即不能对后续的销售行为再次主张“未经许可”。依此理论似乎难以认定两被告销售原告许可投入市场的轮胎对其构成商标侵权。
  在“米其林轮胎案”中有一个重要的特殊之处是原告当初投放市场的轮胎已经在平行进口的过程中改变了商品特性。该案引申的一个问题就是如何理解《商标法》中的“未经许可”,擅自改变商品及使用条件后的销售行为能否导致“权利用尽”的失效。
  我们首先对第二个案例做出分析,被告乙销售的轮胎的速度标记被改为Y级即每小时300公里,而原告此类轮胎的速度等级通常为V级或以下,即最高速度240公里以下。更改轮胎的速度标记改变了商品特性,严格地讲,该商品已经不再是当初原告投放市场的商品了。此种情形属于“权利用尽”的例外,原告首次投放市场的“许可”条件消失了,又回复到未经许可的状态。
  “权利用尽”的例外不只是理论问题,一些国家和地区的立法也是有明确规定的,如法国《知识产权法典》L.713-4条规定:“如有正当理由,尤其是投放市场后商品的状况有所改变或损坏的,商标所有人可禁止进一步的商业流通。”
  无论对“权利用尽”采取何种态度,在平行进口过程中改变商品特性从而导致人身危险的行为,商标权人应有权禁止。在第一则案例中,虽然商品本身没有被做任何改动,但由于供应不同国家的轮胎有不同的技术要求和认证标准,将按照其他国家安全标准设计的轮胎投入到另一个国家的行为改变了商品的使用条件并可能危害人身安全,实质上也属于改变商品特性的情形,也成为“权利用尽”失效的一个正当理由。对此,“欧共体一号指令”第七条第2款即规定:“商标所有人有正当理由对抗商品的进一步商业流通,尤其是商品状况在投放市场后遭到改变或损坏时,不适用第1款的规定(权利用尽的规定)。”
  未经许可的商标使用并非当然地指向在他人商品上的使用,也包括商标权利人自己的商品在流通过程中的使用。为避免商标权利人过度行使商标权,需要以“权利用尽”原则的规定加以限制,使投入市场后商品的后续销售成为“经过许可”的状态,但权利用尽原则也并非绝对化,特定情形下可以排除适用,回归到“未经许可”。“米其林轮胎案”即是一种典型情况。
  “米其林轮胎案”的判决很好地体现了他人通过平行进口方式销售商标权人自己已投放市场的商品构成侵犯商标专用权的一种具体情形,也一定程度上突破了混淆、淡化理论对商标权保护的绝对化覆盖。
  在“米其林轮胎案”之前,我国司法实践中与平行进口有关的判例还有两个,一个是广东省高级人民法院审理的“力士香皂案”。不过在该案中,法院认为被告提供的证据不足以证明其所进口的产品系经商标权人许可制造的,故该案虽然认定了被告构成商标侵权但在商标平行进口是否侵权的问题实际上没有被触及到。另一个判例是北京市第二中级法院审理的“AN’GE牌服装案”,但在该案中原告没有主张商标权而是主张独家经营权和不正当竞争,也未能让法院有机会直接认定商标平行进口的侵权问题。“米其林轮胎案”作为真正在平行进口中主张商标侵权又被法院正面认定的判例应该是中国司法判决的第一例。对于涉及平行进口的商标侵权问题,长沙中院的判决做出了创造性的积极探索,虽然并没有涉及平行进口的全部问题,其观点和案件涉及的法律问题值得继续研究讨论。



免责声明:凡本网注明"来源:XXX(非中国知识产权杂志出品)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。新闻纠错:010-52188215,邮箱:chinaip@hurrymedia.com

会员留言


只有会员才可以留言, 请注册登陆

查询及评价系统

文章检索

关键词:

在线调查

据悉,正在修订中的《专利法》四修,拟将恶意侵权专利赔偿额度从原有的最高三倍上限调整到最高五倍,五倍赔偿已经是目前世界上最高的赔偿额度,对此,你有什么看法?

没有考虑过
合理,打击侵权,确有必要
不合理,赔偿过高,国际上并无先例