公知常识的举证方式探讨

总第42期 文/李慧、吴孟秋发表,[专利]文章

李慧
北京康信知识产权代理有限责任公司合伙人、专利代理人

吴孟秋
北京康信知识产权代理有限责任公司合伙人、专利代理人

 

  关于公知常识的举证方式问题,通常采用的是利用教科书或者工具书进行举证证明。然而,举证证明这种方式并不是唯一的举证方式,无论是在实审程序中还是在复审无效程序中,另外一种举证方式“充分说明”也应当同样能够完成举证任务。以下笔者结合《审查指南》的规定以及案例来探讨这些举证方式。
  《审查指南》第二部分“实质审查”第四章“创造性”中,以例示方式解释了何为公知常识:“所述区别技术特征为公知常识,例如,本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段,或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。”
  具体地,在《审查指南》的第二部分“实质审查”以及第四部分“复审与无效请求的审查”中对于如何完成公知常识的举证责任分别进行了说明。
  在《审查指南》第二部分“实质审查”第八章“实质审查程序”4.10.2.2节“审查意见通知书正文”中,提到“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的,如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议,实审审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。”即实审审查员完成公知常识的举证责任的方式有两种:第一种是说明理由;第二种是举证证明。
  在《审查指南》第四部分“复审与无效请求的审查”第四章 4.1节“复审请求的合议审查”中,提到“专利复审委员会可以依职权认定技术手段是否为公知常识,并可以引入技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。即合议组完成公知常识的举证责任的方式有两种:第一种是充分说明来“认定”为公知常识,第二种是举证证明。
  在《审查指南》第四部分“复审与无效请求的审查” 第八章4.3.3“公知常识”中,提到“主张某技术手段是本领域公知常识的当事人,对其主张承担举证责任。该当事人未能举证证明或者未能充分说明该技术手段是本领域公知常识,并且对方当事人不予认可的,合议组对该技术手段是本领域公知常识的主张不予支持。当事人可以通过教科书或者技术词典、技术手册等工具书记载的技术内容来证明某项技术手段是本领域的公知常识。”即无效宣告请求中当事人完成公知常识的举证责任的方式有两种:第一种“充分说明”为公知常识。第二种举证证明。
  综合上述三处公知常识的举证方式,可以看出:
  公知常识的举证方式有两种:举证证明和充分说明。无论是在实审程序中还是在无效程序中,无论是实审审查员还是合议组或者是无效宣告请求人,均应当运用两种举证方式。即一种“举证证明”,一种“充分说明”方式。
  然而在实践中,无效宣告请求程序中往往无效宣告请求人很难成功地应用“充分说明”这种举证方式。在笔者的一个无效案例中,笔者所无效的是一个从属权利要求2(独立权利要求已经被无效)中的附加技术特征“耐磨环与流道非紧邻设置”,该技术特征的效果是防止由于耐磨环(圆环)与流道紧邻而被流道中的流体冲刷掉。笔者认为:耐磨环与流道紧邻设置或非紧邻设置分别构成了本领域人员所知晓的解决耐磨环的设置问题(因为耐磨环式嵌在流道周围的)两种必然选择方案中的各一种。设置在与流道非紧邻的位置这样的选择所带来的有益效果“防止被冲刷掉”是本领域技术人员根据其应知晓的“远离冲击源就可防止被冲击掉”这样的基本常识可得到的一种必然结果,这样的设置方式所带来的效果是本领域技术人员必然可以预见到的,因此这样的特征属于公知常识。然而,合议组认为请求人必须提供其属于本领域公知常识的证据,对于“充分说明”这种举证方式未予以评述和考虑。
  该案例引发的问题在于: 第一,“充分说明”是否能成为一种举证方式;第二,“充分说明”至何种程度属于完成了举证责任。
  关于第一个问题,答案是肯定的,正如笔者上述列出的《审查指南》的规定所示。关于第二个问题,笔者认为,有必要在《审查指南》中进一步明确规定,至少应当对“充分说明”举证方式完成举证责任的标准进行例示性说明。考虑到《审查指南》目前尚未对此做出具体规定,笔者在此处对第二个问题进行探讨。
  首先,笔者认为“最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定”(以下简称“证据若干规定”)第九条可以作为“充分说明”的一般性标准。根据“证据若干规定”第九条:下列事实,当事人无需举证证明:(一)众所周知的事实;(二)自然规律及定理;(三)根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则,能推定出的另一事实……
  其次,笔者认为根据本领域技术人员的知识水平能推定出的事实可以无需举证而直接应用“充分说明”举证方式。
  关于这一点,笔者认为在以往的复审委的案例中已经包含过了类似的结论。例如,在专利复审委员会编写的《专利复审委员会案例诠释--创造性》一书中,提到了“如果某种设置采取了本领域技术人员知晓的可供选择的两种方式之一,这种选择所带来的有益效果又是本领域技术人员根据其应当知晓的理论可得到的一种必然结果,那么,这样的特征就属于公知常识”;“如果为解决技术问题所做出的选择是必然选择中的一种的话,无论该技术方案会带来什么技术效果,其仍然不具备创造性”。
  通过上述分析可以得出如下三点结论:
  1)公知常识的举证方式有两种:举证证明和充分说明。“举证证明”这种举证方式不是唯一的公知常识举证方式。
  2)“证据若干规定”的第九条可以作为“充分说明”的一般性标准。
  3)根据本领域技术人员的知识水平能推定出的事实可以无需举证而应用“充分说明”举证方式。
  以上是笔者根据《审查指南》等相关规定以及实践中的案例对公知常识的举证方式提出的一些思考,旨在与读者进行探讨,如有不妥之处,还望指正。

 



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