第三次专利法修订对专利诉讼的影响

总第47期 文/程永顺 北京务实知识产权发展中心主任发表,[专利]文章

 

  我国的《专利法》于1985年4月1日起实施,并曾经于1992年9月4日和2000年8月25日进行了两次较大规模的修订,第三次《专利法》修订更加符合我国国情,符合我国自身发展的需要,新《专利法》在许多方面做出了新的规定或者完善,当然,也还有一些不尽如人意之处。

  一、规定了诉前证据保全制度
  我国《民事诉讼法》第74条规定了起诉后的证据保全措施,但未规定起诉前的证据保全措施。在专利侵权案件中,往往会出现如不在起诉前进行证据保全,侵权证据就有可能灭失或者难以取得的情况,例如被控侵权人转移侵权产品等。为解决这一问题,最高人民法院在2001年颁布的《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》中规定,人民法院执行诉前停止侵犯专利权行为的措施时,可以根据当事人的申请,参照民事诉讼法第74条的规定,同时进行证据保全。为完善专利诉讼制度,更为有效地保护专利权人的合法利益,新《专利法》第67条对专利侵权案件的诉前证据保全问题做出了明确规定,即:“为了制止专利侵权行为,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。人民法院采取保全措施,可以责令申请人提供担保;申请人不提供担保的,驳回申请。人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内做出裁定;裁定采取保全措施的,应当立即执行。申请人自人民法院采取保全措施之日起十五日内不起诉的,人民法院应当解除该措施。”
  根据这一规定,诉前证据保全的条件是证据可能灭失或者以后难以取得。与申请诉前停止侵权行为必须提供担保不同,对于诉前证据保全,申请人是否需要提供担保问题由法院决定。也就是说,仅仅要求保全广告、合同、发票、账册以及价值不大的样品等证据的,法院可以不要求申请人提供担保。在专利侵权诉讼中,如何取得被告人的侵权证据有时是一个难题。新《专利法》为解决这一难题所作的规定就是在诉前采取证据保全措施。这一措施为专利权人提起专利侵权诉讼取得胜诉的结果提供了有利保障。

  二、明确了侵犯专利权的损失赔偿额的计算方法
  损害赔偿是对违反法律规定,侵犯他人财产所有权或者人身权的一种法律制裁方式。专利权是一种无形财产,当这种财产受到侵犯并给权利人造成经济上的损失时,专利权人或者利害关系人有权依法要求侵权人赔偿经济损失。
  新《专利法》第65条规定:侵犯专利权的赔偿额依照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。
  这一修改对于专利诉讼而言主要有两点变化,一是将法定赔偿的方法作了规定,并将法定赔偿数额提高了。从最高法院司法解释规定的“一般在人民币5000元以上30万元以下确定赔偿数额,最多不得超过人民币50万元”,修改为人民币“1万元以上100万元以下”。二是确定了四种专利侵权损失额计算方法的顺序。
  除此之外,法院根据权利人的请求以及具体案情,可以将权利人因调查、制止侵权所支付的合理费用计算在赔偿数额范围之内。

  三、增加了两种“不视为侵犯专利权”的情况
  1、完善了有关权利用尽原则的规定,允许平行进口行为
  鉴于目前我国的经济实力和科研实力与发达国家相比还有相当差距,高技术领域的专利权绝大多数由外国专利权人掌握,我国的产业发展在相当程度上仍依赖于国外技术和产品及其零部件的引进,新《专利法》充分利用Trips协议留给各成员的自由空间,规定允许平行进口行为。同时,允许平行进口行为使我国在必要时可从国外进口我国不能制造或者制造能力不足的专利药品,还有利于解决我国的公共健康问题。
  新《专利法》69条第(1)项规定,“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的”,不视为侵犯专利权。对专利产品或者依照专利方法直接获得的产品的“售出”行为,不仅包括专利权人或者经其许可的单位或者个人在我国境内的销售行为,也包括专利权人或者经其许可的单位或者个人在我国境外的销售行为,即此处的所述“售出”行为的范围不限于中国而覆盖全球范围。这是与专利法其他条款规定的不同之处。根据新专利法的规定,专利权人或者经其许可的单位或者个人在国外销售专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,任何人向中国进口其购买的该产品,以及进口者以及他人在该产品进口之后在中国销售、许诺销售、使用该产品的,均不视为侵权。
  2、药品和医疗器械的实验例外
  为提供行政审批所需要的信息,制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的行为,不视为侵犯专利权,这就是药品和医疗器械的实验例外,也称Bolar例外。它是最先在美国产生的一种法律制度,这一制度被世界贸易组织的争端解决机构在对有关纠纷的裁决中所认可,认为采用Bolar例外没有违背Trips协议的规定。
  我国作为公共健康问题较为突出的人口大国,在《专利法》中增加有关Bolar例外的规定,可以使公众在药品和医疗器械专利权保护期限届满之后及时获得价格较为低廉的仿制药品和医疗器械,这对我国解决公共健康问题具有重要意义,因此在新专利法中对Bolar例外作了规定。明确了不仅药品生产者或者研发机构为提供行政审批所需要的信息而制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的,不视为侵犯专利权,而且他人专门为药品生产者或者研发机构提供行政审批所需要的信息而制造、进口专利药品或者专利医疗器械并将其提供给药品生产者或者研发机构的行为也不视为侵犯专利权。

  四、增加了侵权诉讼中的“现有技术抗辩”原则
  新《专利法》第62条规定:“在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。”这一规定被称为“现有技术抗辩”原则。
  专利权是经过国家知识产权局审查认可后授予的权利,然而一方面,我国对实用新型和外观设计专利没有经过关于是否属于现有技术或者现有设计的检索、审查,难于确保其符合《专利法》规定的授权条件;另一方面,发明专利申请虽然经过实质审查,但由于客观条件的限制,审查员能够检索到的只是书面公开的文献,其中又主要是各国公开的专利文献,很难发现通过使用公开等方式为公众所知的技术或者设计,因此也难于确保授予专利权的发明都符合专利法规定的授权条件。
  如果发现被授予专利权的发明创造不符合规定的授权条件,根据专利法的规定,任何公众都可以通过无效宣告程序来宣告专利权无效,但是,在专利权无效请求做出决定之前,专利权人仍然有权就他人实施其专利的行为向法院起诉。在专利权人向法院起诉的情况下,按照《专利法》的规定,被控侵权人认为该专利权应被宣告无效的,只能向专利复审委员会提出无效宣告请求,不能由受诉法院就该专利权是否有效的问题做出认定。一般情况下,受诉法院需要等待宣告专利权无效或者维持专利权有效的决定生效之后,才能认定被控侵权行为不构成侵权行为,或者恢复原来的侵权审理程序。这种做法使专利侵权纠纷的审理程序变得复杂漫长,浪费司法资源,要么使专利权人得不到及时保护,要么使被控侵权人陷入无端的诉累。为完善专利制度、保护专利权人和公众的合法利益,在总结现有司法实践经验的基础上,新《专利法》增加了现有技术和现有设计抗辩的规定。
  在司法实践中,适用现有技术抗辩原则需要被控侵权人自己提出抗辩主张,并提供支持其抗辩主张的证据。法院在被控侵权人提供的证据基础上判断其抗辩主张是否成立。在判断现有技术抗辩是否成立时,法院只判断被控侵权的技术或者设计是否属于现有技术或者现有设计,无需将专利技术或者专利设计与现有技术或者现有设计进行对比。一旦认定抗辩成立,就可做出认定不侵权的判决。
  当然,宣告专利权无效并已生效的决定不仅排除了原专利权人针对他人实施原专利的行为提出专利侵权诉讼的权利,而且具有溯及既往的法律效力,即被宣告无效的专利权视为自始既不存在。与之相比,法院认定被控侵权人在诉讼中提出的现有技术抗辩成立,进而认定不构成侵权的结论仅仅适用于该具体案件。在针对其他被控侵权人或者针对同一被控侵权人的其他实施行为的专利侵权纠纷案件中,被控侵权人提出现有技术或者现有设计抗辩主张的,需要各案判断,不能适用已经做出并已生效的判决。
  在过去的司法实践中,已有运用现有技术抗辩成功的判例,《专利法》修改之后,法院的做法在法律的层面有了更加明确的法律依据。

  五、“关于专利权无效诉讼的性质”问题未作修改
  专利权是一种私权,与当事人的经济利益紧密相关,当专利权的行使引发利益冲突时,当事人大多要寻求行政和司法保护的途径。现行专利法赋予专利复审委员会审理专利无效宣告请求的行政权利,在专利无效的行政审查程序中,专利复审委员会依专利无效宣告请求人的请求对案件进行审理,做出决定。根据《行政诉讼法》的规定,当事人对于专利无效宣告请求审查决定不服,可以以专利复审委员会为被告提起行政诉讼。实际上,专利权无效诉讼是双方当事人之间因利益冲突而围绕专利权的效力发生的争议,针对无效审查决定,有利害关系的当事人之间的矛盾更突出,更激化。按照传统的行政与司法的分权标准,专利权无效诉讼这种双方当事人之间的民事争议本应由法院依照民事诉讼法处理。因为专利复审委员会是依当事人请求做出的无效审查决定,不同于行政机关基于管理职能而依职权做出的行政处罚决定,专利无效案件在本质上并非行政争议。
  近年来,法院受理专利无效行政案件猛增,在许多案件中,作为被告的专利复审委由于在专利权无效诉讼中并不涉及自己的利益,其作为被告诉讼的积极性不高,在提交证据时不够充分及时,庭审态度不够积极主动,陈述意见通常消极被动。而诉讼结果真正涉及的往往是第三人的利益,因此,第三人往往不得不自己来维护自身权益,庭审中往往演变为原告与第三人之间的激烈对抗,而将案件的被告专利复审委员会放置一旁,形同局外人。而一旦败诉,确要承担败诉的后果,因而处于十分被动的地位。第三次《专利法》修订过程中曾将这一问题作为调研重点,反复听取了各方面意见,而且提出了几个解决方案。实际上无论哪一个方案,均是在现有法律上的进步。但令人遗憾的是,第三次专利法修正案最终将这一争论再次搁置,未作任何修改。

  六、“关于间接侵犯专利权”问题仍未作规定
  间接侵犯专利权行为是指,行为人自己没有进行直接侵犯专利权的行为,但是在主观上有诱导或者唆使他人侵犯专利权的故意,在客观上为直接侵权行为的发生提供了必要条件。为了避免行为人通过实施间接侵权行为而达到规避侵权法律责任的不法目的,有必要在修改《专利法》时增加间接侵权行为的规定,以保护专利权人的利益,实现《专利法》的宗旨和目的。
  目前,在我国司法实践中,随着间接侵权行为的增多,案件也在增多,已发生各地法院判决不一致的情况,《专利法》确实有必要做出间接侵权的规定,以解决越来越多的涉及间接侵权纠纷中法官无法可依的情况。目前的遗憾只有期待下一次《专利法》修订时再作完善。



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据悉,正在修订中的《专利法》四修,拟将恶意侵权专利赔偿额度从原有的最高三倍上限调整到最高五倍,五倍赔偿已经是目前世界上最高的赔偿额度,对此,你有什么看法?

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