适用《专利法》第三十三条之利益平衡原则

总第47期 文/寇英杰 中国专利代理人协会机械专利专业委员会委员、专利代理人发表,[专利]文章

 

  《专利法》第三十三条规定:申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。从字面上看,该法律条款的设置在于给申请人一个对申请文件进行主动修改的机会,以完善申请人在撰写申请文件时由于过失而造成的申请文本以及因此保护范围的缺陷。这是典型的赋予申请人权利的条款,然而,根据权利与义务的相对性原理,申请人在行使权利的同时也要履行相应的义务,也就是要对权利进行反限制。依据该条款,申请人在行使修改权利以弥补其过失时,其也要承担对公众的期待性利益(预期利益)的尊重,即修改的内容不得超出公众所得知的原始内容,以避免公众基于对原始申请文件内容的获悉而由于自己的行为预期导致的可能的侵权行为。
  在实践中,对于该条款的理解和适用一直存在争议和不确定性。反应在具体问题上,即是在申请人与审查者之间在适用该条款时产生的矛盾和冲突。一方面,申请人往往宽泛地理解该条款,以尽可能地扩大自己的权利,而另一方面,作为行政执法人员的审查者往往尽可能地缩窄该条款的应用范围,采取不利于申请人权利的态度。
  实际上,为了使得该条款具有规范性和可操作性,审查指南对该条款做了进一步的描述,在审查指南第二部分第八章中明确规定了:原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。根据审查指南的解释,可以明确,申请人的主动修改权利不是无限制的,而是要限定在:(1)原说明书和权利要求书文字记载的内容;(2)根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及附图能够直接地、毫无疑义地确定的内容的范围内。
  对于(1)比较好理解,只要申请人所做的修改在字面上或等同的含义上描述在了原始公开内容中,就可以认为申请人的修改没有超出原始公开内容,是可以允许的。然而,对于(2)把握起来就不那么容易了,在实践中适用尺度似乎就不一致。实践中的分歧点也往往在于此处。因为这更多地涉及到主观判断,因此就不可避免地会产生理念上的不一致。在实际操作中,问题主要集中在对“直接地、毫无疑义地”的理解上。由于语言本身的不确定性使得法律语境下的措辞变得更加不确定。实践中经常会存在这几种理解,一是将其等同于能够直接地从原说明书和权利要求书以及附图中记载的内容或等同内容中得出;二是虽然不要求字面上的等同,但是将“直接地、毫无疑义地”的判断标准与“唯一地”联系在一起,认为如果能够从原说明书和权利要求书以及附图中记载的内容或等同内容中唯一地得出即是“直接地、毫无疑义地”确定的内涵;三是在“直接地、毫无疑义地”的判断标准上再加上“唯一地”的标准,从而变成了“直接地、毫无疑义地、唯一地”的判断标准,只有当修改内容能够根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及附图能直接地、毫无疑义地、唯一地确定时才认为是符合《专利法》第三十三条的规定。
  显然,上述几种理解和做法都过于机械化,其结果必然是限制了申请人的正当权利,使申请人承担了过多的义务,同时不必要地扩大了社会公众的利益,从而导致权利与义务的不对等。然而,这样做所产生的结果并不必然使公众受益,因为对申请人权利的过度限制剥夺了申请人进一步完善其申请文件的机会,从而有可能形成一个带有“隐患”的不确定性权利。这种带有“隐患”的不确定性权利可以表现为由于字面上的错误导致专利权权利边界的模糊,也可以表现为由于权利内容限定的不清楚而与现有权利交叠,从而导致权利状态的冲突与纠纷等。这种不确定性权利的存在对社会行为秩序的稳定是一种破坏,会带来更大的纠错成本。这对专利权人和社会公众来说都是不利的,也是与《专利法》的立法目的和价值相悖的。
  很显然,无论审查者和申请人的哪种态度都不利于该条款的正确适用。要正确理解和使用该条款以达到《专利法》的立法的目的和效益价值,有必要从法的本源上来探讨该问题。
  从法理的角度来探讨上述问题,也许会找到合理的解释。法是利益平衡的结果和产物,《专利法》中体现的是专利权人的利益和社会公众利益之间的平衡。在《专利法》中,体现了专利权人的垄断利益与社会公共利益之间的平衡。实际上,在知识产权法中,知识产权人对知识权利或知识产品的垄断和社会公众对其的合法需求构成了矛盾的两个方面。为了实现知识产权法的宗旨、功能和目的,即通过对知识产品提供充分的保护,激励对社会有益的创造性知识产品的生产,同时有利于广泛传播这种知识产品,从而促进社会文明的进步,需要确定利益平衡的原则。《专利法》的立法宗旨在于平衡个人利益和社会公众利益,以达到私权与公权的利益均衡,从而实现《专利法》的效益价值。
  基于《专利法》的立法目的,在适用《专利法》第三十三条时应该考虑到平衡原则或者利益均衡原则。也就是要考虑到知识产权法律关系中最基本的主体即知识产权人和知识产品的使用者即一般的社会公众之间的权利和义务之间的平衡,以及他们自身权利和义务之间的平衡。一方面,基于知识产权客体知识产品的公共商品的特性而有必要赋予知识产权人对知识产品以独占性的专有权,以禁止或限制不劳而获的搭便车行为,维系对知识创造活动的激励与促进。另一方面,知识产品的生产具有相当的社会性,知识产品的生产离不开对人类已有的“知识共有物”的借鉴和利用,因此需要对这种独占性的专有权进行权利限制,以通过权利限制来平衡知识产权人和社会公众的利益关系。美国法理学家博登海默从“公共福利”、“社会福利”的角度论证了公共利益原则与法的正义的关系,对于维护法的正义价值具有重要的启发意义。他指出:虽然个人权利对于实现个人的人格具有重要意义,而为了实现公共利益,对个人权利的限制也是值得的。因为在这些情况下,正义要求赋予人类的自由、平等和安全应当在最大的程度上与公共福利一致。
  类似地,EPC(《欧洲专利公约》)也明确地体现了这种利益平衡的立法思想。EPC第123条第(1)项规定:无论在任何情况下,都应该允许申请人具有至少一次根据其意志修改说明书、权利要求述和附图的机会。该条款很明确地赋予申请人进行主动修改的机会。同时,为了限制权利的滥用,该第123条第(2)项规定:一项欧洲专利申请或欧洲专利权不能够以使其包含超出原始申请内容的主题的方式进行修改。EPO《审查指南》中进一步规定:如果申请内容的所有改变导致本领域技术人员看到的信息不能从原申请的信息中直接地并且毫无疑义地导出,即使考虑了对本领域技术人员隐含公开的内容也不能导出,那么,应当认为这种修改超出了原始申请的内容,因此不允许。
  进一步,EPO《审查指南》认为,立法的主旨在于不允许专利申请人通过加入未在原始申请文件中记载的主题来完善其发明,否则,将赋予申请人不正当的权利,并且也会损害对原申请文件有所依赖的第三方的利益。如果申请内容的变化(例如通过增加、改变或删除)导致本领域技术人员看到的信息不能从原申请的信息中直接和毫无疑义地导出,即使考虑了对本领域技术人员隐含公开的内容也不能导出,那么应当认为该修改引入了超出原始申请内容的主题,因此,不允许。在这里,术语“隐含内容”仅是指没有明确记载但是根据明确记载的内容可以清楚地、毫无疑义地导出的信息,必须同时考虑公知常识以决定从文件的明确记载的内容中能清楚地、毫无疑义地导出什么内容。
  然而,理论上的完美并不等同于现实操作中的无缺陷。在现实情况下,很难达到这种完美的利益平衡。知识产权法的利益不平衡或者说利益失衡状态主要体现为两种情况:一是知识产权人拥有较少的专有权,而社会公众能够相当宽松地利用知识产品。从权利义务的关系来看,这种状况实际上是让知识产权人承担了较多的社会义务,而赋予了社会公众较多的使用作品、发明等知识产品的权利。这种状况出现于知识产权的弱保护环境下。它的出现有多种原因,并且在发展中国家表现更为明显。知识产权的这种弱保护甚至还与对知识产品保护的观念有关。例如,在受“国家所有权”观念较深的国家,在知识产权立法的制度天平上很可能是偏向于使用者,而对知识产权人的权利予以过多的限制。知识产权法的利益失衡的第二种状态则与前面正好相反,即知识产权人被赋予较多的权利而社会公众对知识产品的使用受到较多的限制,以至社会公众无法在分享知识产品的利益上与知识产权人相平衡。这种利益失衡状态常见于知识产权强保护的环境下。
  通过上述对法利益平衡原理的分析,可以简单地确定一个适用《专利法》第三十三条的原则,那就是在适用该条款时,绝对不能仅仅从字面含义上来理解和机械套用该条款,而是要从《专利法》的立法宗旨以及法效益价值的角度来理解和适用它。即一方面要充分尊重和保护专利申请人的合法权益,应该认识到申请人在撰写申请文件时难免会出现某些偏差或过错,应该允许申请人在后续申请程序中对其申请文件进行完善,同时这也是对社会公众负责任的表现,能够产生良好的社会效益。一个有缺陷的权利可能会在以后的使用中带来纠纷,从而需要更大的社会纠错成本,因此法律应该赋予申请人改正错误或者完善权利的机会,以产生良好的权利。但是,另一方面,对这种权利的行使也应该进行限制,防止申请人的“权利滥用”和“偷懒”,以及保护社会公众基于申请人原始公开的内容而产生的期待性利益。显然,如果不进行权利限制,申请人在撰写申请文件时会存在偷懒或侥幸心理,甚至存在“故意欺骗公众”的心理,因为他会认为法律明确赋予了自己可以在以后的程序中进行任意修改的权利。因此,申请人就可以根据具体情况比如商业利益、竞争对手的情况来公开或修改他的技术信息而不在最初的申请和公开阶段尽可能地公开和界定他的权利边界。而社会公众尤其是商业竞争对手往往会根据申请人公开的原始技术信息来确定自己的技术创新或权利范围,以避免侵权,从而在此基础上形成自己的可期待利益。如果放任申请人在后续的程序中随意改变原始的技术信息,那么就可能使得第三方的期待利益与修改后的权利边界发生冲突,从而导致第三方的利益受损或丧失。这显然对第三方的权益保护是不公平的。实际上,这也会导致社会行为规范的紊乱,而无法实现《专利法》的功能与目的。
  因此,理想的是在解释和适用《专利法》第三十三条时要采取法利益平衡的原则。一方面赋予申请人修改其申请文本的机会和权利,另一方面对申请人的这种权利进行必要的限制,以保护社会公众的利益,从而在他们之间达到平衡,使得专利权人的个人利益与社会公共利益达到和谐状态。

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