对症下药 多管齐下——专利侵权诉讼中被诉侵权方的主要策略

总第52期 文/吴振江 路盛律师事务所发表,[专利]文章

  当前商战的手段和规模不断升级,专利在其中所扮演的角色也愈加重要,这不仅体现在其直接的经济价值中,更表现在作为赢得市场竞争的有力工具上。采用专利侵权诉讼作为媒介,抵消市场威胁乃至直接迫使竞争对手就范的成功案例比比皆是,远有上世纪末开始为国人所知的国外DVD专利权人3C、6C等联盟用专利遏制“中国制造”的低成本优势,近有日前被媒体广为报道的中兴与爱立信的专利侵权诉讼与反诉讼的角力。

  赢得复杂的专利诉讼需要综合采用各种策略。其中被诉侵权方(以下称为“被控方”)应秉承“对症下药、多管齐下”的制胜原则,在准确识别专利权人(以下简称“控方”)发起专利侵权诉讼的真正意图的基础上,有针对性的综合采用各种策略,化被动为主动,以最小代价博取最大利益。本文以在中国提起的专利侵权诉讼为例,大致按其可资采用的时间,将被控方的相关应对策略做如下介绍。

  一、被诉至法院之前的应对策略

  (一)合理应对警告函避免事态激化

  为节约成本,控方在起诉前通常向被控方发出侵权警告函。此时,被控方应本着尽量避免事态激化的原则,第一时间向控方做正式回复,表态愿意配合控方合理解决争端,并请求控方提供具体信息(例如涉案专利专利号、侵权分析依据等)。

  (二)及时自检确认问题根源

  被控方应主动“自检”,尽早分析识别控方的真正意图,并确认是否存在侵权。早期定位侵权纠纷背后的症结所在,能帮助被控方在诉讼发生前即变被动为主动。另外,被控方应检视控方所指被控方的侵权产品或生产方法(以下称为“被控技术”)是否侵犯。为此,被控方应将涉案专利与被控技术进行对比,确认其是否被涉案专利字面覆盖或等同覆盖。必要时,被控方甚至应采用适当的关键词检索控方在中国申请的专利,根本上确认控方是否拥有其他有威胁的专利。如果存在较大的侵权可能,被控方应尽早评估开展“规避设计”(即寻找不侵权的替代技术方案)的可行性和成本,为将来与对方进行和解谈判提供依据,也为最终无法达成和解提前做必要准备。

  (三)提起“确认不侵权之诉”争取有利管辖

  某些情况下,控方为达到特定目的(例如降低市场对被控方产品的认可度),常常在发出侵权警告函后采取拖延战术,既不承认侵权不成立,也不提起诉讼。被控方如经过自检确认,不存在侵权或侵权可能性较小,可以选择在对其有利的本地法院起诉,请求判决不侵权。一方面可避免在对控方有利的法院进行诉讼之弊,另一方面也可防止长期悬而不决的侵权纠纷带来市场负面影响。

  (四)针对公开但未授权的发明专利提交公众意见

  如果涉案专利是已经公开但尚未授权的发明专利申请,则即使被控方被告知侵权后不停止相关的生产、销售和使用,控方也只能等候该专利获得授权后才能诉至法院。然而,被控方此时应主动分析该专利申请,如其可能覆盖到被控方的产品,则应针对该专利的权利要求做现有技术检索,并将说明该专利申请不具备授权条件的公众意见尽快提交专利局,尽量防止该专利申请被授权。



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