“发明在商业上获得成功”对于创造性判断的影响探析

总第54期 文/张鹏 国家知识产权局专利复审委员会 审查员发表,[专利]文章

  我国《专利审查指南》第二部分第四章有关创造性认定的相关规定中,明确创造性判断的主要审查基准在于“三步法”,而“发明在商业上获得成功”等可以作为判断发明创造性时考虑的其他因素。如果一项发明“在商业上获得成功”,则可以认定该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,从而具备创造性;即使该发明与最接近的现有技术相比的区别特征在现有技术中存在技术启示,亦应当认定该发明具备创造性。

  在涉及“女性计划生育手术B型超声监测仪”专利的无效宣告程序及其后续的行政诉讼程序中,无效决定和一审判决均基于请求人提供的证据认定涉案专利权利要求不具备创造性。专利权人在行政诉讼二审阶段提出了涉案专利取得商业上成功的新的诉讼理由,并为此提交了新的证据,即:证据1--某医院11位专家提供的专家证言,证明新技术“经阴道超声介入性计划生育手术”解决了现有技术中如何提高人工流产手术的成功率,减少手术并发症的发生,以及如何解决妇产科医生在盲视下手术的问题;证据2--湖北省计生服务站政府采购合同、河南省人口与计划生育委员会采购合同、黑龙江省政府采购合同,涉及购买数量不等的B超监视妇产科手术仪;证据3--中华医学会电子音像出版社出具的证明以及出版证书,证明该社出版了“经阴道超声介入性计划生育手术”DVD光盘,并向全国发行。

  二审法院认定,在本案二审期间,上诉人新提交的证据1、3能够证明涉案专利以及依照涉案专利的技术方案生产的B超监视妇产科手术仪解决了现有技术中如何提高人工流产手术的成功率,减少手术并发症的发生,解决妇产科医生在盲视下手术的问题。证据2、3能够证明依照涉案专利的技术方案生产的B超监视妇产科手术仪已经在全国广为推广并通过政府采购占有一定的市场份额,上述证据可以证明涉案专利已经取得商业上的成功,而且这种成功是由于涉案专利的技术特征直接导致的。二审法院从而支持上诉人关于涉案专利权利要求1相对于附件2和4的组合具备创造性的上诉主张。国家知识产权专利复审委员会针对上述二审判决向最高人民法院提出申诉,已经由最高人民法院立案。

  抛开本案所涉及的专利行政诉讼接纳新证据是否合法、专家证人证言的采信是否合法等法律问题,本案凸显了发明在商业上获得成功在创造性判断中的作用,应当引起专利业界的关注和深入研究。本文将就发明在商业上获得成功的认定问题进行讨论。

  一、“发明在商业上获得成功”的法律地位

  我国《专利审查指南》第二部分第四章有关创造性认定的相关规定中,明确了发明创造性的主要审查基准,即:通过“三步法”判断技术方案是否具有突出的实质性特点,然后结合发明是否具有有益技术效果判断是否具有显著的进步;同时,将“发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题”、“发明克服了技术偏见”、“发明取得了预料不到的技术效果”以及“发明在商业上获得成功”等四种情况作为判断发明创造性时需要考虑的其他因素。这些因素属于技术方案具备创造性的充分条件,如果一项发明“在商业上获得成功”,则可以认定该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,从而具备创造性;即使该发明与最接近的现有技术相比的区别特征在现有技术中存在技术启示,亦应当认定该发明具备创造性。也就是说,如果能够证明“发明在商业上获得成功”,那么无需使用“三步法”进行判断即可认定权利要求具备创造性。

  二、“发明在商业上获得成功”的认定原则

  根据我国《专利审查指南》第二部分第四章的规定,“当发明的产品在商业上获得成功时,如果这种成功是由于发明的技术特征直接导致的”,则可以认定“这类发明具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性”。可见,“发明在商业上获得成功”的认定,包含两个要件:商业上成功;商业上成功由发明技术特征直接导致。

  就“发明在商业上获得成功”的认定原则而言,首先,“发明在商业上获得成功”需要当事人提出主张,不属于授权和确权程序中依职权查证的内容。其次,“发明在商业上获得成功”作为事实认定问题,需要举证证明。“发明在商业上获得成功”并非法律适用问题,需要提交相关证据材料证明商业上成功以及商业上成功是由发明技术特征直接导致。最后,“发明在商业上获得成功”判断的时间基准不限于申请日之前。与证明创造性的其他证据材料不同,并不要求用于证明“发明在商业上获得成功”的证据材料必须在专利申请日之前公开,甚至用于证明“发明在商业上获得成功”的绝大多数证据材料形成于专利申请日之后,从而证明该专利所要求保护的技术方案直接导致商业上成功。例如本案中所涉及的证据3均为在涉案专利申请日之后,用于证明相关产品销售情况的证据材料。



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