美国专利法改革的解读与对策

总第56期 文/聂士海 China IP发表,[专利]文章

  变革之法

  美国新的专利法主要在哪些方面进行了更改?专利法修改后,在专利申请及专利诉讼程序方面又会有怎样的变化?

  据相关媒体报道,新修改的法案经过了近十年的讨论,涉及专利流程的方方面面,为专利审查制定了新程序。其一,新法简化了部分申请程序, 预计专利申请所需时间将大为缩短;其二,美国政府将加大对专利商标局的资金投入,让其提高效率,减少积压申请的数量;其三,将有助于降低法律纠纷的成本,专利商标局可以为企业提供专利纠纷的解决渠道,比打官司要省时省力;其四,美国专利商标局将与其他国家专利机构联动。

  美国飞翰律师事务所(Finnegan Law Firm)的管理合伙人Ms. Barbara Clarke McCurdy在接受本刊记者采访时说:“专利法此次修改后,有可能改变以往美国专利商标局将收入的大部分上交国会的做法,法案有可能允许美国专利商标局自行决定收费和加大对预算的控制,让其有更多资金处理每年将近70万份等待一审的专利申请。”

  Barbara表示,原先的美国专利制度受到外界批评最多的一点,就是与目前世界上绝大多数国家采用“先申请原则”不同,美国长期采用的是“先发明原则”。根据这一原则,最先提出申请的发明人不一定最终得到发明权。而在“先发明原则”下,对于判定最先发明人来讲,无论是在证据收集还是在材料审查方面都费时费力。在本次改革中,法案将“先发明原则”(Fir st-to-Invent)转变为“发明人先申请原则”(First-Invent-to-File),对争讼的发明给予申请在先者优先权。此前专利法下的冲突程序被一个决定争讼的发明中先申请者是否恰当的派生程序所代替,这一程序将比冲突程序更快捷,成本更低。这与中国专利法的原则基本一致,但也有所区别。

  该变化也被普遍认为是此次美国专利法修改中最重要的一项内容。

  专家看法

  此次美国专利法改革在内容方面的另一重大变化是专利授予后程序的调整。

  据悉,按照美国的传统惯例,挑战专利有效性可以在法院与侵权诉讼一并解决。1981年和1999年,美国先后建立了单方复审(Ex Parte Reexamination)和双方再审程序(Inter Partes Reexamination),希望利用行政途径的高效性缓解专利确权的诉讼负担。在本次修改法案中,取消了双方再审程序,设立专利授予后重审程序(Post-Grant Review,PGR)和双方重审程序(Inter Partes Review,IPR)。

  有专家指出, 耗时耗力、费用惊人的专利诉讼使许多大企业不堪重负,专利诉讼对正常经营活动的严重干扰是此次专利法改革的重要动因之一。在2005年、2007年和2009年的改革提案中,均涉及对USPTO专利授予后程序的改革, 分别提出了设立专利授予后的异议(Opposition)、重审程序(PGR)、撤销程序(Cancellation)的建议, 体现出希望通过快捷高效的行政程序清除问题专利的迫切要求。此次修改后的法案将“ 双方再审” 一分为二, 成为新的PGR及IPR程序,在时间安排上类似于我国已摒弃了的撤销加无效,但理由上则相反。总体上这一改革方案突显了对提高效率和降低成本的追求。利用行政机关便捷、高效的程序将专利纷争有效分流并快速解决,可以更好地维护权利人的权益并为自由竞争创造良好环境。

  Barbara向本刊记者介绍说,新设立的两个程序的启动时间和理由有所不同。启动P G R程序的时间为专利授予之日起9个月以内,可以基于任何无效性理由或比当前复审或提议的双方重审更广泛的理由(如在先技术、实用性和专利适格性、赋能、书面描述、明确性)提出异议;而启动IPR程序的请求则需在专利授予后9个月以后或者PGR程序终止之后方可提出,并且只能以专利或出版物为证据,以新颖性、非显而易见性为理由。法案规定,专利权人可在USPTO规定的时间内答辩,主张不启动两个程序,并要求USPTO必须在专利权人答辩或答辩期满后3个月内做出决定,同时规定,该决定具有终局性且不能上诉。以上两个程序启动后,均由专利审理和上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board)审理。针对专利审理和上诉委员会在上述两个重审程序中作出的决定,均可向联邦巡回上诉法院上诉。



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