美国专利法改革的解读与对策

总第56期 文/聂士海 China IP发表,[专利]文章

  Barbara强调,提出以上两个程序申请都必须确认所有真实利害关系方,确认被提出异议的权利要求和异议理由包括宣示证据( 如有的话)。在举证责任方面,适用“优势证据”原则。并且,发动两个程序是有“门槛”限定的:PGR程序要求所提交的资料( 若未遭到反驳)将显示一个权利要求更可能不具有专利性,或者所提申请将给其它专利或者申请提出一个新的或未解决的重大法律问题。而I PR程序的申请人则必须就其权利要求占有优势(这具有合理的可能性),既要求不限于PGR程序门槛(如果可能性大于不可能性)并且可能要求考虑专利权人的反驳,又要求不限于当前复审门槛,比如可专利性实质新问题(SNQP)。

  “PGR程序的优势是非常明显的,包括: 比当前复审或拟议双方复审具有更广泛的理由;比诉讼更低的举证责任;比诉讼更低的成本;一年至一年半内做出最终裁决等等。但也有它的劣势,即必须确认真实利害关系方,而且具有禁止反言的后果。如同PGR程序,IPR程序同样具有比诉讼更低的举证责任、更低的费用及更短时间做出最终裁决等优势。而它的劣势在于,除了必须确认真实利害关系方及禁止反言以外,还要求比PGR程序和当前复审更高的门槛。”Barbara表示。

  Barbara还特别提醒几点需要引起注意的情形:“如果申请人同时提起诉讼,对专利有效性提出异议,则不能提请PGR程序;如果在专利授予后3个月内提起侵权诉讼, 法院不能基于PGR程序,中止考虑诉讼前禁令;如果发起PGR程序,虽然允许但将中止申请人提起的对有效性提出异议的后续诉讼,除非出现以下三种情况:专利权人要求撤消中止;专利权人提起诉讼或反诉,指控侵权;或者申请人要求驳回民事诉讼。”

  应对办法

  另据美国飞翰律师事务所上海代表处合伙人王宁玲律师介绍,对于新法案中的PGR及IPR这两个程序,企业应早做谋划,在进入诉讼程序之前就采取相应对策。在具体实施策略时可分为三个不同阶段:(一)专利申请阶段且未发生诉讼,如果对专利提出质疑,尽量选择在专利授予前提交,或者在专利授予后启动PGR程序。为避免禁止反言,如果没有急迫的诉讼威胁,尽量选择单方复审。(二)如果在专利授予后诉讼随之发生,应努力寻求延长对起诉提交答辩的期限,尽快提请PGR程序(仅考虑你方阻止他人诉讼的最佳理由),而且一旦启动PGR程序,则请求中止诉讼。如果在PGR程序中发现更好的在先技术,则先提请单方复审,然后再发起PGR程序。(三)如果就授予超过1年的专利提起诉讼,首先要做的也是寻求延长对起诉提交答辩的期限,然后尽快提交IPR程序( 有必要提出可以提出的全部问题),而且一旦启动IPR程序,则请求中止诉讼。如果在诉讼中发现更好的在先技术,提请单方复审。如果没有进行IPR程序,则在单方复审和诉讼中提出最好的在先技术。

  王宁玲律师提出,企业在选择策略时,要充分考虑以下因素:1、时间窗(如在专利授予之前);2、门槛要求;3、有效理由(尽量多一些);4、禁止反言后果(有无限定);5、决策人(如审查员、委员会);6、取证机会;7、速度(多快能拿到结果);8、口头审理和上诉机会。

  王宁玲律师建议,中国企业要参照新法案的相关规定,重新考虑在美国的专利申请策略,并根据具体情况采用不同的进攻套路。对于研发的热点领域,要尽早检索、经常检索新的出版物和专利状况,同时还要即时监控竞争对手的专利动态。

  此外,王宁玲律师还指出,由于美国拥有一个讲求“诚信”的社会环境,因此要求专利申请人在提交专利申请时必须要避免“不正当行为”,不能出现“不干净的手”。

  除了上述两个程序, 改革提案还引入补充审查制度,允许专利权人请求USPTO考虑、重新考虑或者更正与专利相关的信息。这一制度有助于专利权人在诉讼过程中避免被判定因“不正当行为”而导致的专利不可执行。在补充审查中若发现新的关于专利性的实质问题,则可以启动再审程序。



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