前置审查程序中应如何遵守听证原则与程序节约原则

总第58期 文/宋丽梅 专利审查协作中心发表,[综合]文章

  前置审查程序是复审程序中的一个必要而特殊的内部程序,在前置审查中,应在何种程度上遵守听证原则,何种程度上遵守程序节约原则是一个比较难把握的问题,本文通过案例来说明前置意见的给出应当以听证原则为主,并兼顾程序节约原则,即围绕了当事人的利益,在保持公平公正的前提下,兼顾行政审理的效率。

  《审查指南2001》第四部分第二章第5 节中的规定:“ 原审查部门针对修改后的权利要求重新进行检索以后,在增加新的对比文件的基础上坚持驳回决定的,应当根据新的对比文件(必要时结合原有对比文件)详细写明坚持驳回的意见”,而《审查指南2006》第四部分第二章第3节中的规定:“原审查部门在前置意见中不得补充驳回理由和证据”。《审查指南2010》第四部分第二章第3节沿用了2006版审查指南的规定。从指南的上述修改可以看出,在前置审查程序中进一步强化了听证原则的使用,另一方面,《审查指南2006》中规定了三种除外情形。上述三种情形规范了程序节约原则在实际操作中的应用。那么审查员在做前置意见时,当听证原则与程序节约原则存在矛盾时,究竟应该如何把握听证原则以及程序节约原则呢,一直是一个比较有争议的问题。

  一、相关的法律、审查指南的规定

  行政听证:行政听证是行政机关在作出影响行政相对人合法权益的决定之前,由行政机关告知决定理由和听证权利,行政相对人陈述意见、提供证据以及行政机关提取意见、接纳证据并作出相应决定等程序所构成的一种法律制度。

  实审程序中的听证原则:在实质审查过程中,审查员在作出驳回决定之前,应当给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见或修改申请文件的机会,即审查员作出驳回决定时,驳回所依据的事实、理由和证据应当在之前的审查意见通知书中已经告知过申请人。

  实审程序中的程序节约原则:在对发明专利申请进行实质审查时,审查员应当尽可能地缩短审查过程。

  复审程序中的听证原则:在作出审查决定之前,应当给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所依据的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会,即审查决定对其不利的当事人已经通过通知书、转送文件或者口头审理被告知过审查决定所依据的理由、证据和认定的事实,并且具有陈述意见的机会。

  依职权审查原则:专利复审委员会可以对所审查的案件依职权进行审查,而不受当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制。

  二、前置审查程序中的听证原则与程序节约原则的解析

  《审查指南》第四部分第二章规定:“原审查部门在前置意见中不得补充驳回理由和证据,但下列情形除外”,这一规定的前半部分可以说是听证原则的体现,该原则决定了在前置审查意见中不得提出新的理由和证据,后半句是程序节约原则的体现,程序节约原则决定了可以在《审查指南》规定的限制条件下提出新的理由和证据。

  上述的除外情形包括:

  (1)对驳回决定和前置意见中主张的公知常识补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属领域中的公知常识性证据;

  (2)认为审查文本中存在驳回决定未指出,但足以用已告知过申请人的事实、理由和证据予以驳回的缺陷的,应当在前置审查意见中指出该缺陷;

  (3)认为驳回决定指出的缺陷仍然存在,如果发现审查文本中还存在其他明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷,可以一并指出。

  很明显,上述的三种情形用于前置审查意见的第(3)种类型,即在选择坚持驳回决定时,可以考虑上述的三种情形。

  三、具体案例以及案例分析

  在前置审查意见中如何把握听证原则与程序节约原则,驳回决定中未告知申请人的理由和证据能否在前置审查意见中提出是困扰审查实践的一个问题。以下通过具体案例阐述笔者观点:

  1、案例简介

  案例一:驳回决定中评述权利要求不具备新颖性,前置审查中,申请人提交修改后的权利要求书,审查员认为权利要求的新颖性缺陷被克服,增加的技术特征属于公知常识,即修改后的权利要求不具备创造性。

  案例二:一通评述了全部权利要求不具备创造性,二通针对修改后的权利要求又评述了全部权利要求不具备创造性,三通针对修改后的权利要求指出超范围问题,答复三通没有修改,导致驳回。前置审查中,克服了超范围问题,修改了权利要求书(上述修改文本与一通和二通针对的文本都不一样),但仍不具备创造性。



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