浅谈复审程序中涉及修改超范围缺陷时的审理程序问题

总第18期 第18期 温丽萍发表,[专利]文章

 

复审程序中审查文本存在修改超范围缺陷的情形通常包括:1、驳回决定所依据的文本存在修改超范围的缺陷;2、请求人在复审程序中提出的修改文本超范围。本文从上述两种情形的两个案例出发进行分析,并结合复审程序中的听证原则、请求原则和程序经济原则谈出了笔者对此类问题的粗浅看法。

一、引言

无论是专利申请的复审还是专利权的无效宣告案件的审查,审查文本均是审查的基础。在合议审查过程中,首先应当确定审查文本。对于复审案件,当审查文本存在修改超范围缺陷时,合议组该如何进行审查?笔者认为,通常存在如下两种情形,其一,驳回决定所依据的文本为修改超范围的文本不能被接受,合议组指出之后,是否宜直接撤销驳回决定?其二,复审程序中,请求人提交修改文本,但是修改文本超范围不能被允许,合议组指出该缺陷的同时该如何进行审查?

事实上,这涉及如何理解复审程序中合议审查的范围问题,还涉及对于听证原则、请求原则与程序经济原则相互之间的关系如何把握的问题。

二、问题的提出

以下两个案例是笔者在审查实践中遇到的两种情形。关于修改文本因何超范围的问题不是本文所关注的重点,本文所关注的则是与修改文本超范围审理程序有关的问题,因此,在案例介绍中没有具体涉及修改文本为何超范围这方面的内容,但是关于修改文本超范围的结论则是肯定的,这是需要说明的一个方面。另外,需要说明的是,以下两个案例从合议组的角度来看,均无任何授权前景。

【案例一】

申请A,实审程序中因不具有创造性而被驳回,但是驳回决定所依据的文本存在修改超范围的缺陷。在此情形下,复审程序中,应当以审查文本错误为由直接撤销驳回决定而不涉及创造性问题,还是考虑创造性问题,通过发复审通知书继续审查为宜呢?但是创造性评述针对的文本应当是哪一个呢?

【案例二】

申请B,实审程序中因不具有创造性而被驳回。在提出复审请求时提交的修改文本超出原始申请文件记载的范围。在此情形下,合议组应当如何进行审查?对于修改文本超范围的问题是否需要指出?可否同时对创造性问题进行评述?但是创造性评述针对的文本应当是哪一个呢?

上述两个案例在复审程序中,对于合议组发现的修改文本超范围的缺陷是否需要指出?还是对其视而不见继续发复审通知书,最终作出维持驳回决定的复审决定?

三、相关规定及分析

我们先来看一下专利法第33条的规定:申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

专利法第33条的规定来看,其设立的目的在于:第一,我国专利制度采用的是先申请原则,为了体现先申请原则,规定了对发明和实用新型专利申请文件的修改不能超出原说明书和权利要求书记载的范围,也就是说,不能在申请日之后通过修改引入原说明书和权利要求书中没有记载的新的技术方案。第二,申请人在撰写申请文件的过程中,难免存在用词不严谨或者表达不够准确等缺陷,对这类缺陷如果不加以修改,就可能影响专利权保护范围的确切性,影响公众对专利技术信息的利用,从而因不符合专利法及其实施细则的有关规定而不能被授予专利权。

专利申请的审批过程中,申请人可以对其申请文件进行修改,但是应当遵循一定的原则,在一定的条件和范围内进行修改,不能任意进行修改。这是专利法第33条设立的本义。也就是说,当申请文件存在修改超范围缺陷时,我们均不应视而不见。正如前面所述,无论复审还是无效宣告案件的审查,审查基础是我们首先需要确定的,审查文本的确定在整个审查程序中非常重要,无论一份审查决定撰写得多么完美,说理如何透彻,只要审查文本的认定不妥,都将是一份毫无意义的审查决定。因此,复审程序中审查文本的确定就成了至关重要的一个环节,对于申请文件存在修改超范围的缺陷合议组必须指出,但是其依据为何?其引入专利法第33条进行审理是否属于合议审查的范围?还是合议组依职权引入的理由?尤其是2006年版的《审查指南》修订之后,该如何理解相关规定?

2006年版的《审查指南》对于合议组审查的范围作了更为具体和详尽的规定:“在复审程序中,合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。

除驳回决定所依据的理由和证据外,合议组发现审查文本中存在下列缺陷的,可以对与之相关的理由及其证据进行审查,并且经审查认定后,应当依据该理由及其证据作出维持驳回决定的审查决定:

(1)足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷。

(2)驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。

在合议审查中,合议组可以引入所属技术领域的公知常识,或者补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。”

可以看出2006年版的《审查指南》对于复审程序中合议组审查的范围给出了明确的规定,即驳回决定所依据的理由和证据,同时规定了合议组可以依职权进行审查的范围,即驳回决定作出前已通知过申请人但是在驳回决定中没有指出的理由和证据、驳回决定没有指出的明显实质性缺陷和与驳回决定指出的缺陷性质相同的缺陷以及合议组可以依职权引入公知常识的主张及其相应的证据。

《审查指南》作出上述规定的目的在于增强可操作性,提高执法一致性,其设立的初衷非常好,然而对其相关规定如何理解,在审查实践中也出现了分歧,比如合议组审查修改文本是否超范围的问题是否属于合议审查的范围?还是应当属于依职权审查的范围?如何理解对专利法第33条的审查在复审程序中的作用?

四、案例分析

本文前述两案例的情形均涉及修改超范围的问题,案例一是实审程序中就存在修改超范围的问题,实审审查员没有指出,依据修改超范围的文本以不具备创造性为由作出驳回决定,而案例二则是在实审程序中没有出现修改超范围的问题,为克服驳回决定所指出的缺陷,在复审程序中,对其申请文件进行修改,导致出现了修改超范围的问题。但是两个案例的共同点在于两者均没有任何授权前景,这也是本文讨论的前提。这两个案例均给合议组的审查带来了一定的思考,在合议组内部也出现了不同的观点。

两个案例的审查中均有观点提出,既然没有任何授权前景,《审查指南》也取消了与审序有关的一系列规定,则合议组可以对修改文本超范围的问题视而不见,直接对其创造性问题发表意见,最终作出维持驳回决定的复审决定即可。截然相反的观点则认为,复审程序中审查文本的确定是案件审查的前提与基础,因此,无论案件的审理结果如何,其不能影响我们对于修改文本的审查,也就是说,对于修改文本超范围缺陷的审查不能与其审查前景相关联起来。其实两种观点的不同就涉及到对于复审程序中对于听证原则、请求原则以及程序经济原则关系的理解问题。对这个问题进行解答,也就明确了复审程序中对专利法第33条进行审查的作用。另外,也就是笔者欲提出的与前述引用的《审查指南》的规定有关的一个问题,两个案例在驳回决定中指出的均是涉及专利申请不具备创造性的问题,在复审程序中,对于修改文本进行审查是属于《审查指南》规定的合议审查的范围?还是仅理解为属于合议组可以依职权进行审查的范围?

关于上述两个案例,笔者比较赞同后一种观点,即无论其审查前景如何,涉及修改文本超范围的问题必须在合议审查之初予以解决,也就是说,首先应当明确案件审理的基础是什么,而不能将这种实质性的缺陷视而不见。也就是说,复审程序中对于专利法第33条进行审查属于合议审查的范围,其对合议审查具有非常重要的作用。而关于这一观点的处理则可以采取不同的处理方式,比如合议组认为没有任何授权前景,则可以在指出修改文本超范围的同时,对于其创造性予以评述,但是创造性评述的文本通常是回到前一个审查文本进行评述,这种做法是否完全经济也值得探讨,因为通常申请人在答复审查意见通知书的时候,未必明确回到前一个审查文本,而多数是再提交一个新的修改文本。所以,至于如何操作有待进一步探讨。

笔者在本文想探讨的另外一个就是关于听证原则、请求原则与程序节约原则的关系如何把握的问题。上述案例一主要涉及对于听证原则与程序经济原则两者的把握,而案例二则涉及对于请求原则与程序经济原则两者关系的理解与把握。

案例一实审程序中可能存在不满足听证原则的情形,是否必然导致驳回决定被撤销?《审查指南》第四部分第二章规定,审查违反法定程序是实审驳回决定被撤销的一种情形,但是,其含义是否就是“审查违反法定程序就会导致驳回决定被撤销。”笔者认为这两个含义不可同日而语。审查违反法定程序,可能会给当事人的实体权利带来不利影响,有损公正审理,也可能仅仅是一种小小不严的瑕疵,不会给当事人带来任何实体权利的实质性影响。在审查实践中,我们常见的是有时候虽然实审程序并没有充分听证,但是复审请求人并没有以此为由提出复审请求,本文案例一即是这种情形,复审请求人所关注的是他所希望解决的创造性的问题,因此,案例一中实审程序确实存在违反法定程序(即听证原则)的缺陷,但是考虑为避免不合理地延长审批程序(程序经济原则),应当可以通过发“复审通知书”继续审查,首先指出修改文本超范围的问题,其次可以继续对创造性的问题发表意见。此时,如果我们还是一味以审查程序不符合听证为由撤销驳回决定的话,就有违请求原则,也有悖于程序经济原则。这是因为,在以此为由撤销驳回决定之后,审查员克服了程序上的缺陷之后,仍然会继续作出驳回决定,请求人再次提出同样的复审请求,其结果只能是不合理的拖延程序,使当事人多走一些程序,浪费一些时间而已。

而案例二则涉及请求原则与程序经济原则两者关系的把握,笔者同样建议,对于修改文本超范围的问题必须首先指出,这即意味着其修改文本不能被接受。而至于对创造性问题是否可以一并发表意见的问题,笔者认为既可以直接对创造性发表意见,也可以仅指出修改文本超范围的缺陷,视请求人答复的情况再继续审理,如果请求人同意合议组的审查意见,放弃该修改文本且未提出新的修改文本,则合议组可以回到原审请文本对创造性进行审查,如果请求人再次提交修改文本且没有删除修改超范围的技术特征,意味着请求人不同意合议组关于“修改文本超范围”的认定,仍坚持原修改意见,此时合议组不宜自行回到原审查文本对创造性进行审查。根据请求原则,合议组只能以请求人主张的该申请文本为基础以申请不符合专利法第33条和实施细则第62条为由作出维持驳回决定的复审决定为宜。

五、结语

复审程序中关于修改文本超范围缺陷的审理是至关重要的一个环节,在进行其他实体缺陷审查之前,首先应当对修改文本是否符合专利法第33条的规定进行审查,这是审查的前提与基础,至于对该缺陷的审查是列为《审查指南》规定的“明显实质性缺陷”还是合议组可以依职权进行审查的范围有待笔者进一步思考,但是列入合议审查的范围没有问题,因为审查文本是一切审查的前提与基础。其次,在指出修改文本超范围的缺陷之后,合议组该如何继续审查,则是笔者所要探讨的另外一个问题。通常有两种做法,其一是仅指出修改文本不符合专利法第33条的规定,同时要求复审请求人提交合法的修改文本,而不再对其创造性问题发表审查意见,这种做法没有任何问题,而且审查思路非常清楚、简明。其二是在指出专利法第33条缺陷的同时,对于实体创造性问题也一并发表意见,这种做法的初衷是程序节约,但是存在一个问题就是合议组应当尽量保证针对的文本是请求人可能修改或者朝着其方向进行修改的文本,否则会出现劳而无功的情形,即合议组付出了许多劳动来评价权利要求的创造性,但是修改之后的文本与创造性评述时针对的文本没有任何关系,这是审查中应当尽量避免的。当然,审查实践的积累是我们对该问题进行进一步思考的前提,也是我们更好地处理该类问题的基础。相信随着审查实践的不断积累,对于该类问题我们会提出更好的解决方案,从而更好地服务于当事人。(作者,国家知识产权专利复审委员会)



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