五大局PPH试点项目已于1月6日起正式实施

总第81期 孙一鸣 德国专利律师、欧洲专利律师、欧洲商标和外观设计律师发表,[专利]文章

  中国国家知识产权局、美国专利商标局、欧洲专利局、日本专利局和韩国知识产权局(以下简称“五大局”)之间的“专利审查高速路”(Patent Prosecution Highway,英文缩写PPH)试点项目,已于2014年1月6日正式开始实施,为期三年,将于2017年1月5日结束。该项目适用于PCT和各国国内专利申请,将提高处理专利申请的速率。当前在五大局之间运作的“专利审查高速路”的相关安排将被纳入上述项目的全面框架之中。

  根据欧专局去年12月的通知介绍,在专利审查高速路框架下,若申请人的专利的权利要求已在五大局中的任何一个被确认为具有可专利性/可授权的,则申请人可以向五大局中的任何一个知识产权局要求加速处理其在该知识产权局提起的相应的专利申请,同时有关知识产权局可以采纳现有的工作(主要是检索和审查)成果。

  在五大局PPH试点项目框架下,一项PPH请求可以基于五大局中任一知识产权局作为国际检索机构或国际初步审查机构做出的最新PCT工作成果(国际检索机构的书面意见或国际初步检索报告),或者基于五大局中任一知识产权局就某一国内专利申请或进入该国国家阶段的PCT申请出具的工作结果,只要在上述文件中认定申请中的一项或若干项权利要求是具有可专利性/可授权的。

  在此次五大局PPH试点项目实施之前,中国国家知识产权局和欧专局之间并没有过PPH的合作项目。因此,五大局PPH试点项目的正式实施,也特别为中国申请人向欧专局提起PPH请求打开了机会的大门。

  对于中国申请人而言,一般情况下(中国国家知识产权局作为在先审查局),向欧专局提起PPH请求需要满足以下要求:

  1. 提起参与PPH试点项目请求的欧洲专利申请必须和对应的中国国内专利申请或PCT申请有相同的最先申请日,这里所谓的“最先申请日”指的是以下两种情况之一:对应的中国国内专利申请的优先权日或申请日或由中国国家知识产权局作为国际检索机构和/或国际初步审查机构的对应的PCT申请的优先权日或申请日。

  2. 对应的专利申请中至少有一项权利要求被中国国家知识产权局认为是具有可专利性/可授权的。权利要求被作为国际检索机构和/或国际初步审查机构的中国国家知识产权局认定为具有新颖性、创造性和实用性,即符合这里所称的“可专利性/可授权”要求。

  在中国国家知识产权局,权利要求“被认定为可授权/具有可专利性的”是指中国国家知识产权局的审查员在最新出具的审查意见通知书中明确指出了该权利要求是可授权/具有可专利性的,即使该申请尚未获得专利授权。上述审查意见通知书包括:授权通知书,第一/二/三……次审查意见通知书,驳回决定,复审决定,以及无效决定。

  以下情形下,权利要求也“被认定为可授权/具有可专利性”:如果中国国家知识产权局审查意见通知书未明确指出特定的权利要求是可授权的,申请人必须随参与 PPH 试点项目请求书附上“中国国家知识产权局审查意见通知书未就某权利要求提出驳回理由,因此,该权利要求被中国国家知识产权局认定为是可授权/具有可专利性的”之解释。

  3. 参与PPH试点项目请求所涵盖的欧洲专利申请的权利要求必须和被在中国国家知识产权局认定为具有可专利性/可授权的权利要求充分吻合。在考虑到对权利要求不同的形式要求所带来的差异的前提下,只有在以下情况下才被认为“充分吻合”:权利要求范围相同,或权利要求范围近似,或欧洲专利申请的权利要求范围小于中国国家知识产权局对应专利申请的权利要求。有鉴于此,一项权利要求被认为范围更小的情形发生在以下情况:一项在中国国家知识产权局对应专利申请的权利被修改,且该修改是基于某一另外特征(在专利文件的说明书和/或权利要求中载明)而进一步限缩范围。

  4. 针对该件提起参加PPH试点项目请求的欧洲专利申请的实质审查尚未开始。

  (致谢: 感谢助手黄若微对相关材料的整理工作)

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