2013年《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》解读

总第81期 张华宁 贝克 麦坚时国际律师事务所专利代理人 熊延峰 中国专利代理(香港)有限公司专利代理人发表,[专利]文章

  专利侵权判定是各国普遍面临的司法难题。最高人民法院于1993、2001和2009年分别出台了有关的司法解释,对侵权判定、侵权责任以及损害计算等方面给出了指导性意见。同时,各地方高级法院也在其自身司法实践的基础上提出了一些地方性指导意见。例如,北京市高级法院在2001年出台了《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》。

  在此背景下,北京高级人民法院于2013年9月发布《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》(以下简称“北高指南”),对专利侵权案件的等同原则、功能性技术特征、禁止反悔原则、共同侵权几大问题进行了指南性规定。

  除此之外,还对方法权利要求的步骤顺序、权利要求中的数值范围是否适用等同、权利要求主题中的应用用途描述是否产生限定效果、外观设计空间论、外观整体判断原则、技术转让合同纠纷等重点问题进行了细化规定。北高指南已于2013年9月下发北京各法院并遵照执行。

  本文力图对北高指南加以细致分析与解读,以供同行理解参考。

  一、关于等同原则的发展

  1、“技术特征”的定义

  由于在等同原则的判定中是采用“技术特征”一一对应的比较方式,因此对于“技术特征”的具体定义,有可能直接影响等同判定结果,其讨论可参见美国判例 Corning Glass Works v. Sumitomo Electric U.S.A., Inc., 868 F.2d 1251, 9 USPQ2d 1962, 1966 (Fed.Cir.1989)案。北高意见认为,技术特征应被定义为在权利要求所限定的技术方案中能够相对独立地执行一定的技术功能、并能产生相对独立的技术效果的最小技术单元或者单元组合(参见北高指南第5条),即,为了能够进行“功能-手段-效果”测试,每个技术特征都应当首先具有可以对比用的功能、手段和效果。

  此外,为了避免整体等同的问题,

  即避免错误地将多个技术特征被视为一个技术特征而用于与被控方案进行对比,北高指南特别规定技术特征必须是独立具有功能、手段和效果的“最小”的技术单元或组合,可以既实现等同特征的对比,又同时避免等同的过多误判。

  2、“功能-手段-效果”测试

  进而,为了解决以往案件中在“功能-手段-效果”对比中的操作不一致,北高指南对基本相同的技术手段、功能、效果的定义进行了规范化。具体而言,对于“基本相同的手段”北高指南将其定义为一般包括在被诉侵权行为发生日前专利所属技术领域惯常替换的技术特征以及工作原理基本相同的技术特征,以及申请日后出现的虽然工作原理与专利技术特征不同但是属于被诉侵权行为发生日所属技术领域普通技术人员容易想到的替换特征(参见北高指南第44条)。等同原则的出现,是为了解决两个问题:(1)由于语言表达限制而使申请人无法在权利要求中覆盖发明构思下所有技术手段;(2)在提交申请时无法预料的随着技术发展而在申请日与侵权日之间产生的基本相同的新技术手段无法被覆盖在权利要求中。在北高指南中则解决了以上两个问题,从而充分保护申请人的权利。

  此外,对于基本相同的功能和效果,北高指南规定其判断顺序应当放在基本相同的手段之后(参见北高指南第48条)。

  3、捐献原则

  北高指南规定对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未概括的技术方案,或在说明书中明确排除的技术方案,专利权人在专利侵权诉讼中以等同侵权为由主张专利权的保护范围包括该技术方案的,不予支持(参见北高指南第56条)。从等同原则的起源来看,是为了解决想要覆盖而由于语言表达所限而无法覆盖的实施方式,或由于技术发展出现的新的等同实现方式。相反,在申请日的说明书中可以用语言清楚描述的并列技术方案,并不属于这两种情形,因此也不是等同原则想要解决的问题。作为专利文书的总体规则,说明书与权利要求书的作用不同,说明书记载的内容是专利权人向公众贡献的内容,而权利要求书所划界的范围才是所要求的保护范围。专利权人有权向公众贡献更多的内容,而仅仅要求较少的保护范围,其具体体现为在权利要求书中不写入某些公开的实施例,不写入权利要求的实施例即被视为捐献给公众而不要求保护。在这种总体规则下,若以说明书记载实施例可以用于解释等同为由将已经捐献的实施例纳入保护范围,既不是等同原则本意要解决的问题,又违背了专利制度的撰写总体规则。因此,在提交申请时,专利申请人应认真检查是否还有记载于说明书中而未写入权利要求书中的技术方案,应当确保将其写入权利要求书。

  二、关于禁止反悔原则的细化

  北高指南规定,专利权人所放弃的保护范围,不仅仅是为了克服新颖性、创造性问题,而且可以是为了克服缺少必要技术特征和权利要求得不到说明书的支持以及说明书未充分公开等不能获得授权的实质性缺陷(参见北高指南第58条)。当专利权人是为了克服现有技术或者其他实质性缺陷而做出修改或陈述时,应当认为其是承认了所放弃的保护范围不具备可专利性,即修改后的保护范围就是与本发明相对于现有技术的贡献相匹配的最恰当的保护范围,而不允许专利权人再行使所放弃的不合法的保护范围。在美国Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17(1997)案判决中认为,当专利权人不能说明其修改专利文件的原因时,法院可以直接推定其是为克服获得授权的实质性缺陷(参见北高指南第58条)。作为通常实践上的建议,申请人在进行主动修改时应当澄清该修改与可专利性的实质条件无关。

  对于放弃的形式要求,北高指南规定专利权人对权利要求保护范围所作的部分放弃必须是明示的,而且已经被记录在书面陈述、专利审查文档、生效的法律文书中(参见北高指南第59条)。值得注意的是,专利权人所作出的限缩性陈述意见,即使没有被审查员采纳,只要是与实质性缺陷相关且记载于例如无效决定等法律文件中,也基于诚信原则而被认为是专利权人的真实意见表示,因此可以构成禁止反悔。就目前理解来看,建议专利申请人在中国避免提交并列的多种解释或修改方案,而应当明确一种唯一的保护范围,以防引起禁止反悔。

  三、关于功能性限定的发展

  北高指南对《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释【2009】21号)第四条“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容”进行具体细化。

  首先,由于功能性技术特征的解释方式不同于一般技术特征的解释方式,因此必须正确判断要解释的特征是否属于功能性技术特征。在过去实践中,曾广泛认为只要是包含了功能、效果性词语的技术特征,就都属于功能性技术特征。而后,在一些判决中则认为只有纯粹用功能描述而不包含结构性描述的技术特征才属于功能性技术特征,例如深圳矽感科技有限公司诉上海向隆电子科技有限公司侵犯发明专利权纠纷一案((2009) 沪高民三(知)终字第13号)、ICU医学有限公司诉中国人民解放军总医院第一附属医院等侵犯专利权纠纷案((2009)一中民初字第1966号)等。为统一法院实践,北高指南在第16条中给出了可操作的指引意见,其中具体排除了以下两种技术特征:

  (1)以功能或效果性语言表述且已经成为所属技术领域的普通技术人员普遍知晓的技术名词一类的技术特征,如导体、散热装置、粘结剂、放大器、变速器、滤波器等;

  (2)使用功能性或效果性语言表述,但同时也用相应的结构、材料、步骤等特征进行描述的技术特征。

  无论是(1)还是(2),都与美国认定方式(参见2011年颁布的《涉及美国专利法第112条的补充审查指南》)类似,即功能性限定应当是纯以所要执行的功能来描述的技术特征,而不能以明确或暗含(公知结构)的结构、材料、动作等特征进行描述。

  此外,北高指南在第17条中规定了对于功能性技术特征,应当解释为在说明书中所对应的结构、步骤特征,即实现该功能、效果的所必要的技术特征,从而避免了在侵权判定中引入说明书中过多非必要的限定特征。

  此外,对于最高人民法院司法解释第四条中的“等同的实施方式”,在本次北高指南中也进行了细化,将其与等同原则加以区分:等同原则中是否等同的判定时间点为侵权行为发生点;而功能性技术特征解释中的等同判定时间点为专利申请日(参见北高指南第52、54条)。其理由是,等同原则的存在意义之一是避免申请日到侵权行为日之间由于技术发展而出现在申请日时未能用权利要求语言覆盖的简单修改,从而轻松避开权利要求字面范围而使用专利发明构思;而功能性技术特征的特定解释方式的出现则不是由于这个原因,而只是在美国1952年专利法改革中为了给予功能性技术特征一个明确的、可以得到说明书支持的保护范围,以解决在之前例如Holland Furniture Co. v. Perkins Glue Co., 277 U.S.245(1928)案(说明书公开不充分)、General Electric Co. v. Wabash Appliance Co., 304 U.S. 364(1938)案以及Hallibutron Oil Well Cementing Co.v. Walker, 329 U.S.1(1946)案等案件中出现的导致权利要求无效的问题。因此,在制定了这种特殊权利要求解释方式之后,撰写功能性技术特征的目的在于体现申请日时发明人/申请人对于保护范围的理解,类似于对于一般技术特征的字面解释。对于申请日之后出现的等同变化,还应当通过适用等同原则来解决。例如在1993年的Valmont Industries Inc. v. Reinke Manufacturing Co., 983 F.2d 1039,25 USPQ2d 1451(Fed. Cir. 1993)案中,CAFC指出:“第112条第6款与等同原则的起源和目标都不一样。第112条第6款的作用是将组合式权利要求中的功能性技术特征的宽泛语言限缩到说明书中所公开的结构、材料或动作的等同方式,而等同原则是衡平地扩展排他性的专利权。”(参见Valmont Industries Inc. v. Reinke Manufacturing Co., 983 F.2d 1039 at 1043, 25 USPQ2d 1451 at 1454(Fed. Cir. 1993)案),以及CAFC在1999年的Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Indus. Inc., 145 F.3d 1303, 46 U.S.P.Q.2d 1752 (Fed. Cir. 1998)案中再次指出的:“等同原则仍然是必要的,因为一个人不能预料未来。由于技术进步,专利授权后,发明可能被改变,而这种改变可能包含专利权利要求中的一个非实质性的变化以至于其应当被认定为侵权。这种基于在后研发技术的改变,本不能在专利中披露。即使由于其不等同于专利中所披露的结构,这样的特征没有被认定为第112条下的等同,也不应该将其排除在等同原则的等同范围外。”

  四、关于共同侵权

  相比于北京市高级人民法院关于《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》(京高法发【2001】229号)的通知,北高指南中对于共同侵权的规定更为严格谨慎。首先,从名称上改为“共同侵权”,而不再使用没有明确法律基础的“间接侵权”。第二,从字面上理解,对于专用材料、器件、设备的提供方,不再要求主观上存在任何程度的意识(参见北高指南第108条)。第三,共同侵权也涵盖了两方以上共同实现专利方法的情形(参见北高指南第105条)。

  关于第一点,主要是考虑长期以来提出的“间接侵权”概念缺乏中国法律基础的问题,因此改为民法通则中的“共同侵权”(参见《中华人民共和国民法通则》第130条),以便对相关情形提供合适的法律基础。

  关于第二点,由于材料、器件、设备为专用,因此可推定其主观故意。但关于如何推翻所述推定,还需进一步案例进行解释。

  关于第三点,如美国案例Akamai Technologies,Inc. v. Limelight Networks, Inc., 629 F.3d 1311(Fed.Cir. 2011)指出,方法权利要求与产品权利要求的区别在于,在多方共同实施专利时,对于产品权利要求总有一方直接侵权;而对于方法权利要求则可能不存在一个实施所有步骤的实体。但是,由于专利法没有限定直接侵权必须是一方完成,因此多方实施一个方法也可以认为属于直接侵权,进而,诱导多方共同实现该方法的一方,也可认为属于诱导侵权。在北高指南,规定了“两人以上相互分工协作,共同实施专利法第十一条规定的行为的”可认为是共同侵权(参见北高指南第105条),且规定了教唆、帮助他人实施专利法第十一条规定的行为也属于共同侵权(参见北高指南第106条)。因此,上述美国案例提到的情形,即一方诱导其他多方共同实施专利方法的行为,也可判定为共同侵权,即可以得到与美国相同的结论。

  五、关于其他重点问题的综述

  北高指南中参考OBE-工厂·翁玛赫特与鲍姆盖特纳有限公司与浙江康华眼镜有限公司侵犯发明专利权纠纷案(最高人民法院民事裁定书(2008)民申字第980号)的结论,对方法权利要求中没有明确限定步骤顺序的情形予以规定,即不应以权利要求没有对步骤顺序进行限定为由,不考虑步骤顺序对权利要求的限定作用,而是应当结合说明书和附图、审查档案、权利要求记载的整体技术方案以及各个步骤之间的逻辑关系,从本领域普通技术人员的角度出发确定各步骤是否应当按照特定的顺序实施(参见北高指南第18条)。

  北高指南第55条还对涉及数值范围时的等同判定做出了具体规定。根据该规定,当被诉侵权技术方案所使用的数值与专利权利要求记载的相应数值不同时,一般不认定构成等同,但专利权人能够证明两者在技术效果上无实质差异的除外。

  关于“全面覆盖原则”的例外情形,对于在产品发明或者实用新型权利要求中可能不考虑应用领域、用途限定特征的情形加以规定:如果该特征对所要求保护的结构和/或组成本身没有带来影响,也未对该技术方案获得授权产生实质性作用,只是对产品或设备的用途或使用方式进行描述的,则对专利权保护范围不起限定作用(参见北高指南第21条)。

  对于外观设计专利,在北高指南中规定了整体观察原则(参见北高指南第79条),而非仅根据被控设计是否含有本设计的新颖点而进行侵权结论判断,可参考美国Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa,Inc., 543 F.3d 665, 678(Fed. Cir. 2008)(enbanc)案。

  对于外观设计的设计空间问题,在北高指南中规定在判断相同或相近似时,对于那些实现产品功能、技术效果的有限或者唯一的设计特征不予考虑(参见北高指南第81条)。可参考最高人民法院于2010年审理的摩托车论外观设计行政诉讼案(最高人民法院(2010)行提字第6号行政判决书)。

  此外,就技术转让中侵权责任的分配,北高指南第110条规定技术转让合同的受让人按照合同的约定受让技术并予以实施,侵犯他人专利权的,由受让人承担侵权责任。值得注意的是,在《中华人民共和国合同法》第353条及《中华人民共和国技术进出口管理条例》第24条第3款中均作出了相反规定。尽管就法理意义而言,《合同法》和《技术进出口管理条例》中规定的由转让人承担侵权责任更具合理性,但在实际操作中,法院对受让人即直接侵权方追究侵权责任更加便利。受让人可再依据合同法对转让人追究违约责任。因此建议在签订合同时尤其应注意对违约责任加以明确约定。

  综上所述,北高指南着重加强了侵权判定中的可操作性,对于法院系统、业内律师和各方当事人的时间操作都有非常强的参考意义。

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