先用权抗辩中技术方案的比对规则

总第151期 赵千喜 武汉市中级人民法院法官 本刊专栏作者发表,[专利]文章

  根据《专利法》第69条第2项的规定,在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者己经作好制造、使用的必要准备并且仅在原有范围内继续制造使用的,不视为侵犯专利权。从法律条款所指向的技术方案分析,申请日之前的在先技术方案是先用权产生的基础,专利技术方案是判断先用权是否成立的标尺和权利人指控侵权的依据,而被诉侵权技术方案则是被指侵权的对象和在先技术方案的延续。由此,先用权抗辩审查自然便涉及在先实施技术方案、专利技术方案和被诉侵权技术方案三者之间的比对关系问题。由于现行《专利法》对先用权的规定较为原则化,加之认识理解上的差异,在与先用权抗辩有关的技术比对过程中还存在诸多有争议的问题,需要深入分析和研究。

  侵权人能否在抗辩被诉侵权技术方案与专利技术方案不同的同时主张先用权?

  在专利侵权民事诉讼中,被控侵权人能否在主张被诉侵权技术方案与权利要求所记载的技术方案不同的同时主张先用权,在理论和实务上均存在着较大的分歧。有观点认为:“在专利侵权诉讼中,被告是否享有先用权,首先要确定被告实施的行为对象与专利技术方案及外观设计是否完全相同,如果不同,或者被告以技术方案不相同进行侵权抗辩,就不能再适用先用权进行抗辩,因为,先用权的适用必须是在技术方案相同的情况下才可以。在司法实践中,经常遇到被告既用先用权抗辩,又用自己实施的技术与专利技术不相同进行抗辩,实际上这两种抗辩理由是冲突的。如果技术不相同,就不存在先用权;如果用先用权抗辩,说明两个技术方案应当是相同的。”【1】

  从便于司法裁判、减少因不同技术方案牵扯引发混淆的角度考虑,对被控侵权人的先用权抗辩作上述限定有其合理性,也可以从《专利法》第69条第2项的字面规定中找到依据。但仔细分析后,就会发现此种理解存在着不合理之处。假设被控侵权人除了实施的技术与专利技术不完全相同以外,其他情形均符合先用权的适用条件,按照该种解释,被控侵权人不能以先用权进行抗辩,只能以自己实施的技术与专利技术不相同进行抗辩,那么在实际审理中很可能发生被控侵权技术与专利技术不相同但属于等同,因而仍然被法院判定侵权成立的情形。试想一下,对于一个实施与专利技术完全相同的在先使用者都能以先用权抗辩否定侵权指控,而一个实施的技术方案与专利技术方案不完全相同的在先使用者反而会被判定构成侵权,在道理上讲不通,也不符合《专利法》确立先用权制度的初衷。【2】事实上,被控侵权人享有先用权的依据在于其在先实施了有关技术方案,与其认可被诉侵权技术方案与专利技术方案是否完全相同根本没有任何关系,不能以《专利法》第69条第2项“相同产品”的字面表述来限制或否定被控侵权人的抗辩权利。当然,在被诉侵权技术方案的技术特征与专利技术方案的全部技术特征相比,缺少一个以上技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同时,因被诉侵权技术方案并未落入专利权之保护范围,对被控侵权人主张的先用权抗辩已无再行审查之必要,可不予评判。

  申请日前制造与专利产品技术特征等同的产品是否可以主张优先权?

  按照《专利法》第69条第2项的字面规定,先用权产生的基础是“在申请日前制造相同产品、使用相同方法”。其中“相同的产品和相同的方法”,通说认为“是指专利产品、专利方法相同的产品、方法”。【3】但在专利侵权诉讼中,将被控侵权人主张先用权的技术方案与专利技术方案进行对比后会发现,两者之间可能存在如下表1所示的四种对照关系。

  表1 专利技术方案与在先实施技术方案比对分析表

  备注:d′指与d相等同的技术特征。

  在表1所列第一、二、三种情况在审查判断时相对容易,实践中产生争议的情况也较少。最具争议的是第四种情况,即是否允许将先用权抗辩所依据的在先技术方案允许作类似“等同”的扩大(表1第4项),这一问题在理论界和实务界尚存在较大的分歧。有相当一部分观点认为,先用权抗辩不应适用于专利申请日前与专利技术相等同的技术方案,否则将扩大先用权的权利范围,且法律依据不充分。【4】但也有观点认为,在理解《专利法》第69条第2项“相同”的含义范围时,应着眼于先用权抗辩制度的立法精神。由于专利权的保护范围延及等同及近似的情形,在此基础上,将先用权人的权利合理地延至等同及近似的情形符合设立先用权制度的初衷,否则先用人所获得的侵权豁免的范围将过窄,无法达到先用权抗辩制度欲达到的目的。【5】

  从司法裁判的角度分析,前一种做法与《专利法》的字面规定相符,在判断时也相对简单明晰,但确实会产生权利人在法院组织进行侵权比对时可基于等同原则主张侵权成立,而被控侵权人以先用权抗辩时却不能以等同技术方案提出抗辩的问题。相较之下,后一种做法更有助于维系专利权人和先用权人利益的合理平衡。允许对先用权抗辩所依据的技术方案作类似等同的扩大,不仅可以消除侵权审查与先用权抗辩时对等同技术特征适用不对等的不合理局面,也有助于维护社会生产秩序的和谐安定,避免因专利权人之后的专利申请行为而损及侵权人基于先用权而可以正常期待的利益。当然,由于在先实施行为系被诉侵权人单方实施,与该行为有关的图纸、资料或产品可能会发生变动,甚至会发生篡改,为避免侵权人主张的先用权抗辩所依据的技术方案过于宽泛和杂乱,在进行审查时应要求该在先实施技术方案是具体且明确的,并应参照侵权比对规则对在先实施技术方案和专利技术方案的具体技术特征进行比对,只有当在先实施技术方案的技术特征与权利人主张的权利要求所载技术特征确实构成等同时,才予以支持。

  被控侵权产品与申请日前制造的产品应否为技术特征完全相同的产品?

  在先用权抗辩中,还涉及到被控侵权产品与被控侵权人在申请日前制造的产品在技术特征上应否保持完全一致的问题。对该问题,《专利法》69条第2项并未予以明确。从字面上理解《专利法》69条第2项有关先用权抗辩应以“相同产品”为前提之规定,限定被控侵权产品应与侵权人在申请日前所制造的产品技术特征完全相同(见表2第1、2、4项),更符合在先实施技术方案与被诉侵权技术方案之间应保持延续性和一致性的要求,有关技术比对也相对简单。但此种要求也存在不尽合理之处:随着技术的更新和发展,先用权人对申请日前制造的产品进行相应的技术更新、改造也是普遍存在的情形,要求先用权人原样不动地实施原有技术方案时才认可其先用权,对先用权人施加的限制亦未免过多,有全面否定其从事技术改造革新权利之嫌。

  就上述争议问题,有学者曾介绍了英美国家的立法或相关实践。依照美国专利法第273(e)(3)项的规定,先用权抗辩可以延伸到专利客体的改进形式,只要该变化形式没有落入专利其他权利要求的保护范围。而在英国,法院有些时候也许可在先使用行为和被控侵权行为之间可以存在适当变化,但是究竟许可多大程度的改变,则是一个非常模糊的问题。而对我国《专利法》应否作出类似的延伸,该学者未给出结论。【6】从切实发挥先用权抗辩的作用、保护在先实施技术方案所有者正当权益的角度看,在先用权抗辩审查中不宜一概要求被诉侵权技术方案与在先实施技术方案保持完全相同,原因在于:

  首先,假设被诉侵权技术方案仅是在在先实施技术方案基础上增加了专利权利要求未作限定的其他技术特征,而该在先实施技术方案与专利技术方案系相同或等同,由于该增加的技术特征虽使被诉侵权技术方案与在先实施技术方案产生差异,但此种差异并不在专利权利要求所涵括的技术特征之列,专利权人不能以其发明创造未曾涉及的技术内容而否定他人提出的先用权抗辩,被控侵权人无疑可依据在先实施技术方案主张先用权(见表2第2项)。

  其次,如果被诉侵权技术方案与在先实施技术方案存在差异,而该种差异正是专利权利要求所涵盖的技术特征,此时亦涉及到两种情况,需要作具体的分析。在表2第3项情形下,被诉侵权技术方案与专利技术方案技术特征相同,并不需要借助等同原则即可判定侵权成立,由于侵权人对在先实施技术方案所作的改进和变动使得其正在实施的技术方案与专利技术方案完全相同,其应承受因专利技术方案公布后对在先实施技术方案从事技术改进之不利拘束,此时,对其先用权抗辩应不予支持。而在表2第5项情形下,被诉侵权技术方案与专利技术方案在某项技术特征上不同,但存在适用等同的空间;与此同时,在先实施技术方案在相应技术特征上与专利技术方案也存在等同的可能,但其与被诉侵权技术方案之间又非相同,此时的结论则存在不确定性。从合理平衡专利权人利益和侵权人基于先用权所产生的抗辩权益考虑,此时宜综合判断被诉侵权技术方案中的相应技术特征(d′)是更接近于专利技术方案中的相应技术特征(d),还是更接近于在先实施技术方案中的对应技术特征(d″)。在被诉侵权技术方案的相应技术特征更接近于专利技术方案时,应认定侵权成立,同时可以该被诉侵权技术方案与在先实施技术方案不同为由不支持先用权抗辩。反之,如果被诉侵权技术方案更接近于在先实施技术方案,为避免出现专利侵权判定与先用权抗辩审查时对同一技术特征适用等同标准把握不一的问题,可以直接以技术特征不等同为由判定不侵权,对先用权抗辩不作审查;或者在作出等同侵权判定之后,指明被诉侵权技术方案更接近于在先实施技术方案,支持先用权抗辩。

表2 被诉侵权技术方案落入专利权保护范围时先用权抗辩比对分析表


  备注:d′与d″均指与d相等同的技术特征,但d′与d″本身并非完全相同的技术特征。

  除技术方案的比对外,实践中还存在应否考虑被控侵权人对在先实施技术方案进行改进或变动而形成被诉侵权技术方案的时间节点问题。有观点认为,在在先实施技术方案与被诉侵权技术方案存在差异时,应以被控侵权人对在先实施的原有技术方案进行进一步研发发生的时间为限,来界定先用权抗辩成立与否。如果先用人在专利申请日之前,即已不仅研制出相应的技术方案,同时亦在此基础上进行了进一步的研发,如果其生产的产品符合原有范围的要件,应受到先用权抗辩的保护;反之,如果继续研发过程处于专利申请日之后,由于该继续研发而得出的技术方案在专利申请日之前并未进行必要的准备,此种情形下先用权抗辩不能成立。【7】

  上述将后续改进、研发行为发生的时间节点纳入先用权抗辩成立与否的考量范畴的观点有待商榷。原因在于,如果被控侵权人的后续改进、研发行为发生在申请日之前,其完全可以依据该后续改进、研发行为发生时的技术方案来主张先用权抗辩,而无需援引更早的在先实施技术方案。同时,将所有发生在专利申请日之后的后续研发、改进行为所获技术方案均排除在先用权抗辩的技术依据之外也过于绝对。由于被控侵权人享有的先用权还受到“仅在原有范围内继续制造、使用”的限制,对专利权人利益的影响有限,而企业根据技术进步的情况对自身产品进行部分改进、变动的情况又是大量存在的,不应将后续改进、变动发生的时间节点限制太严。如果被诉侵权技术方案系在依据本领域技术进步情况对在先实施技术方案所作的常规技术改进或变动,且此种改进和变动并未使得被诉侵权技术方案与专利技术方案相同,则不论该项改进或变动发生在专利申请日之前还是之后,均可以支持被控侵权人提出的先用权抗辩。

  余论

  以上有关专利技术方案、在先实施技术方案和被诉侵权技术方案之间的比对以及结论,系以权利人仅主张一项权利要求为基础所作的分析,其步骤是将权利人主张的权利要求所载技术方案作技术特征分解之后,再以此为指引对照分析在先实施技术方案和被诉侵权技术方案中有无相应的技术特征,进而得出有关结论。

  实践中,由于专利权利要求书可以记载多项权利要求,权利人除主张独立权利要求外,还可能同时主张从属权利要求。由于每一项权利要求所载的均是一项独立完整的技术方案,此时对被控侵权人提出的先用权抗辩应依照权利人主张的数项权利要求做出分项审查判断。也即是说,如果被诉侵权技术方案具有独立权利要求和从属权利要求所载之全部技术特征,而在先实施技术方案仅具备独立权利要求所载技术特征而不具有从属权利要求所附加之特征时,被控侵权人提出的先用权抗辩仅针对独立权利要求成立,而不能否定权利人基于从属权利要求所作的侵权指控,其行为仍然构成专利侵权。

  此外,在先用权抗辩审查过程中还涉及到在先实施技术方案的内容及载体问题。与现有技术抗辩证据具有公开性、稳定性等特征不同,先用权抗辩所依据的技术方案系被控侵权人在研发和生产过程中所得,该种技术方案具有一定的隐秘性和较强的变动性。按上述分析结论,准许先用权抗辩技术范围延及至专利申请日前与专利技术相等同的技术方案,同时允许被控侵权人根据技术进步情况对在先实施技术方案作适应性的改进,并不意味着可以降低对在先实施技术方案客观真实性的审查标准。前者是从技术方案比对分析的角度考量,如何来平衡专利权人和先用权人的利益关系,而后者则属于对技术方案的形式审查,两者不可混为一谈。

  注释:

  1程永顺:《中国专利诉讼》,知识产权出版社2005年版,第222页。

  2周昕明:《专利法中先用权的适用应重视的问题》,载2009中华全国律师协会知识产权专业委员会年会暨中国律师知识产权高层论坛论文集(上),第106页。

  3汤宗舜:《专利法解说》,知识产权出版社2002年第二版,第373页。

  4张学军:《先用权抗辩在专利审判中的适用》,载《人民司法》2008年第22期。

  5北京市第一中级人民法院知识产权庭编著:《侵犯专利权抗辩事由》,知识产权出版社2011年版,第111页。

  6崔国斌:《专利法:原理与案例》,北京大学出版社2012年版,第574页。

  7同注释5,第112页。



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