知识产权程序滥用及其规制

总第153期 汤茂仁 江苏省高级人民法院知识产权庭副庭长发表,[专利]文章

  前言:司法实践中发生较多的知识产权程序滥用主要有四种情形,包括恶意提起知识产权侵权诉讼、恶意举证、恶意提出管辖权异议、恶意申请禁令和恶意投诉。本文将分别论述这四种情形,并提出对这些知识产权程序滥用行为进行规制的建议。

  所谓“知识产权程序滥用”,往往涉及行为人的主观恶意。司法实践中发生较多的知识产权程序滥用主要有四种情形,包括恶意提起知识产权侵权诉讼、恶意举证、恶意提出管辖权异议、恶意申请禁令和恶意投诉。本文将分别论述这四种情形,并提出对这些知识产权程序滥用行为进行规制的建议。

  恶意提起知识产权侵权诉讼

  所谓“恶意提起知识产权侵权诉讼”,指行为人明知其获得的知识产权不具有实质上的正当性,却以其形式上享有的知识产权为依据,以不当获取竞争优势、市场利益为目的,对他人提起知识产权诉讼,给他人造成损害。

  笔者认为,恶意提起知识产权侵权诉讼有两个构成要件:一是主观恶意,体现在行为人不正当地获得知识产权权利,并以此权利为基础起诉他人,从而达到将他人排挤出竞争市场的目的;二是客观损害,即行为人恶意提起的知识产权侵权诉讼客观上对他人正当利益造成了一定损害。

  以“中讯公司起诉比特公司恶意诉讼案”为例。中讯、比特两方原本都是第三人信达公司“TELEMATRIX”品牌电话机在中国的代工生产商,之后由于两家公司的市场竞争问题,比特公司在国内注册了“TELEMATRIX”商标(该商标于诉讼过程中被撤销),并以此商标为权利基础起诉中讯公司,企图达到将中讯公司排除出市场的目的。该案中,法院认定,比特公司的起诉行为具有主观恶意,且造成了一定的客观损失,即中讯公司被迫终止生产、销售而产生的直接或间接损失,包括模具费、材料报废损失、人工损失、可预期利润、律师费等。

  再以“韩航公司案”为例。该案中,某公司将其从韩国进口的设备的外观与内部结构申请专利,再以此专利为权利基础起诉常州某同行业公司。该案中,某公司明知涉案专利的设备的外观及内部结构已为他人所有,却仍然申请专利,并以此为权利基础起诉他人,其行为本身是具有主观恶意的。常州公司在该案审理过程中对某公司的涉案专利提出无效宣告请求,并获得了成功。综上,某公司的涉案恶意诉讼行为给常州公司造成的客观损失,包括专利无效代理费、诉讼代理费、诉讼费等。

  恶意举证

  所谓“恶意举证”,指行为人在案件一审过程中怠于举证(甚至不到庭),而在二审过程中举证,即便其主张成立、法院支持其主张,行为人也应当因其怠于举证的行为而赔偿对方相关损失。

  “恶意举证”认定的司法原理,即当事人因自己的过错致他人损失的,应当赔偿;其构成要件,同样为主观恶意+客观损失。同时,根据我国《民事诉讼法》的规定,当事人因故意或者重大过失逾期提供的证据,法院一般不予采纳,但与案件基本事实有关的,应当采纳,并可对当事人予以罚款、训诫。

  以“奥玛超市商标侵权案”为例。该案中,被告在一审过程中,经传票合法传唤而无正当理由不到庭,也未积极举证;二审过程中,原审被告提供了合法来源证据,其合法来源抗辩成立。法院对原审被告的合法来源抗辩予以支持,但同时也判决其应承担给对方造成的相关合理开支及诉讼费。

  恶意提出管辖权异议

  所谓“恶意提出管辖权异议”,即当事人明知其提出的管辖权异议明显缺乏事实和法律依据,但仍以拖延诉讼为目的提出管辖权异议申请。由此可知,恶意提出管辖权异议的认定要件包括两个:一是明显无依据(甚至伪造证据),二是主观明知且以拖延诉讼为目的。

  2017年新修改的《民事诉讼法》第十三条规定:“民事诉讼应当遵循诚实信用原则。”这是认定构成恶意提出管辖权异议的一条重要法律依据。笔者认为,在知识产权案件中,以下五种情形可以认定为恶意提出管辖权异议:

  (一)被告提出管辖权异议被裁定驳回后,又在同类其他案件中反复向同一法院提出管辖权异议的;

  (二)权利人对同一被告就相同事实提起的诉讼,已有在先生效判决作出侵权认定,被告此后在同一法院的关联诉讼中仍然提出管辖权异议;

  (三)同一个案件存在多名被告,法院已裁定驳回其中一个被告的管辖权异议请求,其他被告收到裁定后在答辩期内又提出管辖权异议的;

  (四)双方当事人曾有书面协议明确约定管辖法院,且不违反法律规定,被控侵权人再针对约定的管辖法院提出管辖权异议的;

  (五)其他明显缺乏事实和法律依据、以拖延诉讼为目的的管辖权异议申请。

  以“广标公司恶意申请管辖权异议被司法制裁案”为例。广标公司作为江苏省昆山市人民法院多起买卖合同、加工承揽合同案件的被告,在多起案件中均以存在口头管辖权协议条款为由提出管辖权异议,并在异议被驳回后再次提出上诉,但事实上根本不存在所谓的“口头管辖权协议条款”。可以看出,被告明显在利用诉讼程序拖延诉讼。最终,昆山法院认定广标公司违背诚实信用原则、恶意提出异议、滥用诉权,干扰了诉讼的正常进行,对其处以罚款五万元。

  恶意申请禁令、恶意投诉

  所谓“恶意申请禁令”“恶意投诉”,即申请禁令、投诉带有不正当竞争等恶意目的,并对被申请人、被投诉人造成损害。事后,原告因涉诉权利系恶意取得或事后被无效等原因而败诉,则其申请禁令、投诉的行为便属于恶意申请禁令或恶意投诉。

  实践中,经常出现以阻挠对方在消费热点时期(如“双十一”“6.18”等)经销商品,或其他妨碍对方正常经营等不正当竞争为目的而提出行为保全申请的案件,给一些当事人的合法利益造成了极大损害。对于此类案件,法院除了要加快审理、避免拖延外,还可以根据相对方当事人的申请及其提供的充分有效担保,作出禁止恶意投诉、恢复链接等行为保全措施。

  以南京市中级人民法院审理的“丁晓梅诉郑州曳头网络科技有限公司、浙江天猫网络有限公司等侵害外观设计专利权先予执行案”为例。该案中,由于原告丁晓梅的投诉,天猫公司于2019年4月8日删除了被诉侵权产品的销售链接。被诉侵权产品为蚊帐,系夏季季节性产品,诉讼期间正处于销售旺季,且在销售链接被删除之前,该产品销量在同类产品中位列第一,又适逢即将到来的“6.18”大型销售推广活动期间,删除销售链接将严重影响曳头公司的销售,造成难以弥补的损失。南京中院经审理认为,曳头公司制造、销售被诉侵权产品构成侵权的可能性较小;被诉侵权产品的销售具有较强的季节性,曳头公司根据被诉侵权产品销售链接被删除之前每月销售额的适当倍数,乘以恢复链接后大概的销售月份,计算出一个数额,据此提供了现金担保,并保证若被认定侵权成立其所可能承担的赔偿责任能够得到实现;天猫公司亦承诺可以及时提供恢复链接后被诉侵权产品的所有销售记录,以供计算赔偿等之用。据此,南京中院根据曳头公司的申请,于2019年6月14日下达了先予执行恢复被删除链接的裁定。该裁定作出后,被申请人丁晓梅未申请复议。

  在对申请错误反赔案件之“申请错误”的认知上,少数人认为要有过错要件方可构成“申请错误”,而多数观点则认为申请人败诉即为“申请错误”。支持申请人败诉即为“申请错误”这一观点的理由有两点:一是诉讼本身有败诉的风险,原告应积极采取措施避免这种风险的发生,包括慎重决定是否起诉以及起诉后是否申请禁令、财产保全等行为;如原告认为其可能胜诉而起诉并申请采取相关措施,但最终败诉,这是过于自信的过错。二是申请人是否申请错误以及起诉是否适当往往难以认定,只有采取通过诉讼结果来认定的方法。

  《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》第十六条指出,有下列情形之一的,应当认定属于《民事诉讼法》第一百零五条规定的“申请有错误”:

  (一)申请人在采取行为保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁;

  (二)行为保全措施因请求保护的知识产权被宣告无效等原因自始不当;

  (三)申请责令被申请人停止侵害知识产权或者不正当竞争,但生效裁判认定不构成侵权或者不正当竞争;

  (四)其他属于申请有错误的情形。

  笔者认为,申请错误既有申请人主观恶意情形,也有申请人在申请时不慎重、以事后原告败诉为标准反推其过错的情形。首先,在恶意诉讼的情形中,如果当事人明知没有实质意义上的涉诉权利而仍申请行为保全,则其“过错”十分明显。其次,在以原告败诉的客观归责原则下,如法院驳回申请人起诉或判决不构成侵权而驳回申请人诉讼请求,申请人未提起上诉的,或申请人被法院准予撤诉或按撤诉处理的,在这两种情形下,申请人是否属于“申请错误”?相关司法解释对此尚无明确规定。笔者认为,不上诉或撤诉都是当事人的正当权利,不能据此便认为其在主观方面有不当之处。

  实践中还存在另一种情形,即一些行为人利用司法程序,在竞争对手即将上市时向法院起诉。有时,被诉诸法院的产品或宣传确实涉及侵权,因此法院不好认定起诉者的诉讼行为是否具有恶意,但也不可否认这类诉讼中确实包含了起诉者利用法律程序阻挠对方上市的用意。对于这类情形,笔者认为,法院往往难以认定起诉者主观上有利用程序之嫌,只能尽可能加快审理的节奏,尽力保障被诉者合法合理的上市权益。

  注:本文内容由作者在中国知识产权杂志(ChinaIP)主办的“2019中知实务论坛”上的发言整理编辑而成



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据悉,正在修订中的《专利法》四修,拟将恶意侵权专利赔偿额度从原有的最高三倍上限调整到最高五倍,五倍赔偿已经是目前世界上最高的赔偿额度,对此,你有什么看法?

没有考虑过
合理,打击侵权,确有必要
不合理,赔偿过高,国际上并无先例