关于PPH请求中权利要求对应性的解释

总第153期 王红艳 北京康信知识产权代理有限责任公司专利代理师发表,[专利]文章

  PPH因其能够加快审查速度、降低申请成本及高授权率的优势,越来越受到申请人的青睐。据中国专利局的统计数据[1],2018年中国专利局共受理6063件PPH请求,其中,整体合格率达到95%以上。而在不合格的PPH请求中,由于PPH请求表的填写原因导致的不合格占到了80%,而其中又以权利要求对应性解释导致不合格的数量最多。

  在PPH请求中,本申请和对应申请的权利要求不一致的情况下,需要对权利要求的对应性进行解释说明。本文旨在针对PPH请求中,在各种情况下如何进行权利要求对应性的解释进行探讨。

  权利要求对应性的解释

  在很多情况下,申请人可以在提交SIPO申请时,或者利用主动修改机会,将SIPO申请的权利要求修改为和对应申请的具有可专利性/可授权的一个或多个权利要求完全一致。这样,在填写PPH请求表的D栏“权利要求对应性”时,填写“完全相同”即可。

  然而,在实际工作中,申请人在提PPH请求时,可能已经错过了主动修改时机,从而无法将SIPO申请的权利要求修改为和对应申请的具有可专利性/可授权的一个或多个权利要求完全一致,或者申请人并不希望将SIPO申请的权利要求修改成和对应申请的具有可专利性/可授权的一个或多个权利要求完全一致,在这种情况下,就需要对权利要求的对应性进行说明。

  下面笔者主要针对在实际工作中遇到的情况,以分类举例的方式分别说明当SIPO申请(下文中也称为“本申请”)的权利要求和对应申请的具有可专利性/可授权的一个或多个权利要求在形式和/或实质上不同时,该如何解释权利要求的对应性。

  (一)简单的引用关系变化

  例1,本申请的权利要求1-10与对应申请的具有可专利性/可授权的权利要求1-10分别对应,本申请的权利要求5引用权利要求1,而对应申请的权利要求5引用权利要求1至4中任一项。

  很显然,本申请权利要求5仅是对应申请权利要求5引用权利要求1时的技术方案,这时对本申请权利要求5和对应申请的权利要求5的对应性解释,可以表述为“修改了本申请和对应申请的权利要求间的引用关系,本申请权利要求5引用权利要求1,对应申请的权利要求5引用权利要求1-4中任一项”。

  例2,对应申请为一韩国申请,在授权时删除了权利要求3,但仍保留了权利要求3的编号而没有对权利要求书进行重新编号,授权的权利要求为1-10,但实际上只有9个授权的权利要求。

  相应的本申请的权利要求1-9与对应申请的权利要求1-2、4-10分别对应,例如,对于本申请的权利要求5,其对应于对应申请的权利要求6,但本申请的权利要求5引用权利要求4,对应申请的权利要求6引用权利要求5。

  尽管本申请权利要求5的实质范围和对应申请的权利要求6的实质范围相同,但它们的引用关系在形式上是不同的,这就需要对本申请权利要求5和对应申请的权利要求6的对应性进行说明,它们的对应性解释可以表述为“本申请权利要求5和对应申请的权利要求6实质范围相同,本申请的权利要求5引用权利要求4,对应申请的权利要求6引用权利要求5”。

  (二)复杂的引用关系变化【1】

  例3,本申请的权利要求1-3与对应申请的具有可专利性/可授权的权利要求1-3分别对应,对应申请的权利要求3引用权利要求1,本申请的权利要求3引用权利要求1或2,权利要求2引用权利要求1。

  很显然,本申请的权利要求3包含了两个技术方案:方案1——权利要求3引用权利要求1,方案2——权利要求3引用权利要求2。

  对于方案1,本申请权利要求3的实质范围和对应申请权利要求3的实质范围是相同的。

  对于方案2,本申请权利要求3的实质范围比对应申请权利要求3的实质范围小,与对应申请权利要求3相比,方案2中的权利要求3多了权利要求2中的附加技术特征。

  在对本申请权利要求3和对应申请的权利要求3的对应性说明中,则需要将上述不同之处描述清楚。例如,假设权利要求2的附加技术特征为“A”,则可以将对本申请权利要求3和对应申请的权利要求3的对应性解释,表述为“本申请的权利要求3引用权利要求1与对应申请的权利要求3引用权利要求1的实质范围是一样的,但本申请的权利要求3引用权利要求2时,是在对应申请权利要求3的基础上增加了本申请权利要求2中的特征‘A’”。

  即,在上述权利要求对应性描述中,需要说明本申请权利要求的引用关系的各种组合,以及这些组合中的每一个与对应申请的相应权利要求是如何对应的。

  例4,本申请的权利要求1-3与对应申请的具有可专利性/可授权的权利要求1-3分别对应,对应申请的权利要求2引用权利要求1并且权利要求3引用权利要求2,本申请权利要求3引用权利要求1或2。

  在这种情况下,假设权利要求1的技术特征为A,权利要求2的附加技术特征为B,权利要求3的附加技术特征为C,则对应申请权利要求3包含技术特征A+B+C。

  当本申请的权利要求3引用权利要求2时,本申请的权利要求3包含技术特征A+B+C,这与对应申请权利要求3的实质范围是相同的。

  然而,当本申请权利要求3引用权利要求1时,本申请权利要求3包含的技术特征为A+C,这一范围显然比对应申请权利要求3的范围大。因此,此时本申请权利要求3和对应申请权利要求3是不具备充分对应性的。

  从例1~例4可以看出,当本申请的权利要求的引用关系相对于对应申请的权利要求的引用关系发生变化时,即使本申请的权利要求的附加技术特征与对应申请的相应权利要求的附加技术特征相同,本申请的该权利要求和对应申请的相应权利要求之间也并不必然充分对应。这也是PPH请求中需要清楚地描述权利要求的引用关系的一个重要原因。

  (三)增加新的技术特征

  例5,本申请具有权利要求1-4,对应申请具有可专利性/可授权的权利要求1-3,在对应申请中并不存在权利要求4,本申请的权利要求1-3与对应申请的权利要求1-3分别相同,本申请的权利要求4引用权利要求1。

  假设权利要求1的技术特征为A,本申请权利要求4的附加技术特征为B,则本申请权利要求4包含技术特征A+B,本申请权利要求4的范围显然比对应申请的权利要求1的范围小,这符合PPH请求中关于权利要求对应性的上述规定。

  对于这种情况,可以考虑将本申请的权利要求4理解为对应于对应申请的权利要求1,且在对应申请权利要求1的基础上增加了来自说明书中的一个或多个技术特征而得到。

  因此,可以将本申请权利要求4和对应申请权利要求1的对应性解释,表述为“本申请权利要求4是在对应申请权利要求1的基础上,增加了来自本申请说明书第X页第Y段第Z行的技术特征B而得到的”。

  这里需要注意的是,增加的技术特征在说明书或权利要求书中必须有明确的文字记载,不能是经过任何概括、演绎等得到的技术特征。

  (四)将从属权利要求改写成独立权利要求后独立权利要求的对应性【2】

  例6,对应申请的权利要求1不具备创造性,但其权利要求2具备创造性,本申请的权利要求1是将对应申请的权利要求2中的附加技术特征加入权利要求1所得。

  对于这种情况,由于对应申请的权利要求1并不具备创造性,本申请的权利要求1不可能与对应申请的权利要求1对应。本申请的权利要求1和对应申请的权利要求2的实质范围相同,可以将本申请的权利要求1理解为将对应申请的权利要求2改写成独立权利要求所得。

  此处假设对应申请的权利要求1的技术特征为“A”,对应申请的权利要求2的附加技术特征为“B”,则本申请权利要求1和对应申请权利要求2的对应性解释,可以表述为“本申请权利要求1是将对应申请权利要求2引用权利要求1的技术方案改写为独立权利要求得到的。因此,本申请权利要求1既包含对应申请权利要求1中的技术特征‘A’,也包含对应申请权利要求2中的技术特征‘B’”。

  即,在将从属权利要求改写为独立权利要求的权利要求对应性描述中,需要描述清楚是将哪种引用关系的从属权利要求改写成了独立权利要求,以及改写后的独立权利要求中都具有哪些特征,这样就描述清楚了独立权利要求的改写过程。

  上述例6示出了将具有最简单的引用关系的从属权利要求改写为独立权利要求的情况下,对独立权利要求的对应性的解释。

  下面通过例7进一步说明将具有复杂的引用关系的从属权利要求改写为独立权利要求的情况下,如何解释独立权利要求的对应性。

  例7,对应申请的权利要求1-4不具备创造性,其权利要求5具备创造性,且权利要求5引用权利要求1-4中任一项,本申请权利要求1是将对应申请权利要求5引用权利要求3、对应申请权利要求3引用权利要求1的情况,改写成独立权利要求而得到。

  由于对应申请权利要求5引用权利要求1-4中任一项,将其改写成独立权利要求的方式有多种,而将对应申请权利要求5引用权利要求3、对应申请权利要求3引用权利要求1的情况改写成独立权利要求,只是其中的一种。因此,在权利要求的对应性描述中,必须要描述清楚对应申请权利要求5是通过哪种引用关系改写成独立权利要求的。

  此处假设对应申请的权利要求1的技术特征为“A”,对应申请的权利要求3的附加技术特征为“B”,对应申请的权利要求5的附加技术特征为“C”,则本申请权利要求1和对应申请权利要求5的对应性解释,可以描述为“本申请的权利要求1是将对应申请权利要求5引用权利要求3、权利要求3引用权利要求1的技术方案改写成独立权利要求得到的。因此,本申请权利要求1包含对应申请权利要求1中的技术特征‘A’、对应申请权利要求3中的技术特征‘B’和对应申请权利要求5中的技术特征‘C’”。

  (五)将从属权利要求改写成独立权利要求后其他从属权利要求的对应性

  例8,对应申请具有权利要求1-4,只有权利要求2具备创造性,本申请具有权利要求1-3,本申请权利要求1是将对应申请的权利要求2的附加技术特征加入到对应申请的权利要求1中所得,本申请权利要求2的附加技术特征和对应申请的权利要求3的附加技术特征相同,本申请权利要求3的附加技术特征和对应申请的权利要求4的附加技术特征相同。

  在这种情况下,对于本申请的权利要求2来说,其是在将对应申请的权利要求2引用权利要求1的技术方案改写成独立权利要求的基础上,增加对应申请的权利要求3的附加技术特征所得。

  假设对应申请的权利要求1的技术特征为“A”,对应申请的权利要求2的附加技术特征为“B”,对应申请的权利要求3的附加技术特征为“C”,则本申请的权利要求2与对应申请的权利要求2的对应性解释,可以表述为“本申请的权利要求2是在将对应申请权利要求2引用权利要求1的技术方案改写成独立权利要求的基础上,增加本申请权利要求2的附加技术特征所得。因此,本申请的权利要求2包含对应申请权利要求1的技术特征‘A’,对应申请权利要求2的技术特征‘B’和本申请权利要求2的附加技术特征‘C’”。

  结论

  众所周知,PPH请求书的填写要求非常严格。如果填写不符合要求,即使其表述非常达意,也会被视为未提出。而PPH请求书的官方填写说明不够详细具体,导致实务中PPH请求被视为未提出的案件的情况时常发生。笔者通过总结自己在提交PPH请求工作中的一些经验,以期弥补PPH官方解释说明中的不足之处。

  以上仅通过举例的方式,描述了实际工作中常见的本申请和对应申请权利要求不一致的情况,以及在相应情况下如何解释权利要求的对应性。在PPH请求中,本申请和对应申请权利要求不一致的表现形式很多,但归根结底都是由权利要求的引用关系和/或技术特征的变化导致的。在满足权利要求充分对应的前提下,清楚地描述权利要求的引用关系以及技术特征的变化过程,即可使得权利要求的对应性得以充分解释。

  参考文献:

  [1]http://www.acpaa.cn/article/content/201908/4699/1.html,PPH业务审代交流会课件。

  [2]http://www.cnipa.gov.cn/ztzl/zlscgslpphzl/xglj2/1126623.html,2018年专利审查高速路(PPH)项目推广培训班。



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