《商标法》第十九条第四款适用特殊情形之探讨

总第164期 王霞霞 超凡知识产权服务股份有限公司 商标代理人发表,[商标]文章

商标法》第十九条第四款的立法本意在于规制商标代理机构恶意抢注、囤积商标的行为,进一步规范商标代理市场。该条款在2013年修订的《商标法》中增加,同时,2019年修订的《商标法》中将第三十三条修改为“……或者任何人认为违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的,可以向商标局提出异议。公告期满无异议的,予以核准注册,发给商标注册证,并予公告”,第四十四条第一款修改为“已经注册的商标,违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的……”。可见,针对商标代理机构在非商标代理服务上申请商标的规制,在新修订的《商标法》中得到进一步加强。本文试从当前的审判形势出发,对《商标法》第十九条第四款的适用问题展开讨论。

第十九条第四款适用常见的特殊情形

(一)商标代理机构利用关联公司或个人申请注册商标

在(2018)京行终5989号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司诉国家知识产权局无效宣告行政诉讼案[1]中,法院认为,被申请人在多个商品及类别上注册了80多件商标,包括众多与他人知名商标相同或者相近的商标,争议商标商标代理机构的法定代表人贺超峰与被申请人属于父子关系,而贺超峰持有该代理机构99%的股权,且涉案商标注册人名下商标均由该代理机构注册。据此,法院认定被申请人、贺超峰及其任法定代表人并绝对控股的华腾知识产权代理公司明显具有抢注他人商标的共同故意,涉案商标商标代理机构假借其工作人员近亲属之名申请注册,以达到规避法律的目的,故涉案商标注册人的行为视为商标代理机构的行为,涉案商标的注册违反了《商标法》第十九条第四款之规定。

在第23202287号“飞雕”商标异议案[2]中,被异议人李楠为咸阳无忧知网知识产权代理有限公司的监事,其作为公司的监事,是该公司的高层管理人员,负责公司的管理经营,对于公司的决策、运营以及商标行业的相关规定理应具有相应的认知水平。该情形符合《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中“……虽未备案但实际从事商标代理业务的主体,属于商标法第十九条第四款规定的‘商标代理机构’,一般工商营业执照记载的经营事项不能作为排除认定‘商标代理机构’的依据”的规定。最终,国家知识产权局认定,李楠为咸阳无忧知网知识产权代理有限公司的监事,其申请注册商标的行为违反了《商标法》第十九条第四款之规定,第23202287号“飞雕”商标不予核准注册。

那么,能够证明商标权利人与商标代理机构具有关联关系,即能够适用《商标法》第十九条第四款吗?显然不是。在第16237447A号“DEQUADIN”商标无效宣告案[3]中,被申

请人广东聚联电子商务股份有限公司法定代表人李易春为商标代理机构广州明城信息服务有限公司股东,且该公司申请商标均为其关联代理机构代理申请,但最终国家知识产权局认为被申请人的代理机构与争议商标的注册人不是同一主体,且被申请人并无商标代理资质,故而认定本案不属于《商标法》第十九条第四款规定的情形。

由上述案件不难看出,针对商标代理机构利用关联公司或个人申请商标的情形,行政程序及诉讼程序中重点考虑的因素为:商标代理机构对其关联公司或个人是否达到了一定的控制程度,商标申请人与商标代理机构在实际经营中关系是否密切。因此,若他人申请商标侵犯企业在先权利,企业在对争议商标提起异议申请、无效宣告、行政诉讼等程序时,应深度挖掘争议商标申请人与商标代理机构之间的关联关系,可进一步提高案件的成功率。

(二)商标代理机构变更经营范围

在(2019)京行终6105号国家知识产权局与四川爱莎美业健康管理有限公司驳回复审行政诉讼案[4]中,被上诉人“四川爱莎美业健康管理有限公司”在被诉决定作出前变更经营范围,取消了“知识产权代理服务”项目,且“知识产权代理服务”包含“商标代理”。北京市高级人民法院认为,仅以在被诉决定作出前,四川爱莎美业健康管理有限公司变更营业执照,取消“知识产权代理服务”项目,就认定该公司不属于《商标法》第十九条第四款规定的“商标代理机构”,显属不当。

在(2019)京行终8739号百合时代投资发展有限公司与国家知识产权局驳回复审行政诉讼案[5]中,上诉人“百合时代投资发展有限公司”在案件审理过程中变更经营范围,取消了“知识产权代理(除专利代理)”。最终,法院认为,商标申请人是否属于“商标代理机构”的认定,应以其申请商标注册时的状态为准。申请日之后商标申请人的状态变化,对商标申请人申请注册诉争商标之时是否满足“商标代理机构”的要件,并不产生实质性影响,否则会使得该条款极易因商标申请人的自身行为而被规避,亦会导致对于诉争商标的申请注册是否违反《商标法》第十九条第四款规定的判断,因商标申请人的行为而难以确定,从而使该条款丧失其制度价值。最终,法院未支持百合时代投资发展有限公司的诉讼请求。

可见,实践中商标申请人是否认定为商标代理机构,以商标申请日经营范围为准,商标申请人在商标案件审理过程中修改经营范围的,仍然适用《商标法》第十九条予以规制。因此,企业在申请商标之时应该避免其经营范围中包含有“商标代理”“知识产权代理”等。同时,若他人申请商标侵犯企业在先权利,企业在对侵权商标提起异议申请、无效宣告、行政诉讼等程序时,也应当详细核查争议商标申请人的经营范围是否进行过变更、争议商标申请日申请人的经营范围是否包含商标代理业务。

(三)商标代理机构与非商标代理机构之间商标的转让

《中华人民共和国商标法实施条例》第八十七条规定:商标代理机构申请注册或者受让其代理服务以外的其他商标商标局不予受理。

在(2017)京行终1742号北京拍脑壳科技有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会第15559441号“知果果”商标无效宣告行政诉讼案[6]中,争议商标原注册人为“北京知果果科技有限公司”,后将商标转让至北京拍脑壳科技有限公司。最终,法院认定,商标评审委员会作出被诉决定时,北京知果果科技有限公司是在商标局登记备案的商标代理机构,其在第9类计算机软件(已录制)等商品上申请注册商标,违反了《商标法》第十九条第四款的规定。

可见,《商标法》虽然并不禁止商标代理机构将名下商标代理业务以外的商品或服务上的商标转让予非商标代理机构的法律主体,但商标转让行为不能规避《商标法》第十九条第四款规定,否则很可能出现以商标转让为名、以规避《商标法》第十九条第四款规定为实的不诚信行为。

域外商标代理机构在我国大量抢注、囤积商标的行为,能否依据《商标法》第十九条第四款予以规制?

由于数据库和搜索技术的限制,企业或者国家知识产权局、法院很难对域外商标代理机构的相关数据进行有效、完整的搜索。而当前国内主体在域外注册公司已经变得十分便捷,大批囤积商标的主体在香港地区成立公司进行囤积商标。随着对国内商标代理机构监管力度的加大,必然将有部分代理机构在域外成立代理公司,从而继续进行商标的恶意囤积和仿冒,对于此类商标代理机构能否以《商标法》第十九条第四款予以规制?

在商评字[2019]第0000134907号关于第17701791A号“梦造者INFINITUS及图”商标无效宣告请求裁定书[7]中,被申请人梦造者知识产权有限公司从其企业名称来看极有可能为商标代理机构,但是由于申请人提交的证据不足以证明被申请人为商标代理机构,最终法院认定争议商标不构成《商标法》第十九条第四款规定的情形。

在(2017)京73行初4039号四川绵竹剑南春酒厂有限公司与国家知识产权商标无效宣告行政诉讼案[8]中,第三人“华唯环球企业集团有限公司”为香港公司,根据华唯商标网上的介绍,第三人先后创办广州华唯商标事务所、香港华唯国际办事处和北京华唯公司。好听商标网(华唯商标网)备案的开办者为广州中唯公司。广州中唯公司和北京华唯公司的法定代表人均为黄雄伟。北京华唯公司与华唯(北京)知识产权代理有限公司的注册地相同,执行董事均为黄雄伟。因此,法院认定第三人与广州中唯公司、北京华唯公司、华唯(北京)知识产权代理有限公司是密切关联的经营主体,并最终认定诉争商标申请注册已构成《商标法》第十九条第四款规定的情形。

可见,针对域外商标代理机构,《商标法》第十九条第四款的适用仍然具有局限性。核心问题是能否证明商标申请人为商标代理机构或与代理机构具有密切的关联关系,实践中的难点在于商标维权主体难以提供商标申请人为商标代理机构的实际证据。因此,笔者认为,除了在异议、无效宣告、撤销等程序进一步加强对商标囤积行为的打击力度,我国还可以借鉴欧美法系国家的商标制度,要求申请人在申请商标时即已经使用商标或者具有使用的意图,或者在注册后定期向国家知识产权局提交实际使用证据以证明其实际使用,从根源上减少商标抢注和囤积行为的产生。

商标代理机构利用关联公司或个人大量囤积、恶意抄袭商标,适用《商标法》第十九条第四款予以规制的探讨

自2003年我国取消商标代理机构和商标代理人资格审批后,在宽松开放的市场环境下,商标代理机构得到了迅速发展。但是,由于商标代理行业准入标准放低,商标代理从业人员素质参差不齐,在法律法规对商标代理行为欠缺规范的情况下,屡现商标代理机构利用其业务上的优势,恶意抢注、攀附他人商标予以牟利的情形。对此,现行《商标法》增设了第十九条,针对商标代理机构职业抢注他人商标进行纠偏性规定,其实质在于制止商标代理机构的恶意行为,避免对他人在先权利造成损害。在《商标法》第十九条实施后,诸多具有恶意的商标代理机构为突破该条款的限制,均设立了“皮包公司”或以自然人的名义申请注册和囤积商标,但这些公司、个人申请注册商标的行为,实质上是由商标代理机构所控制。

商标法》第十九条第四款的立法本意,在于规制商标代理机构恶意抢注、囤积商标的行为,进一步规范商标代理市场。笔者认为,对于商标代理机构的关联个人、关联公司申请商标的行为,应当从立法本意出发,充分考虑其申请商标是否实际为商标代理机构控制,是否为利用商标代理的优势恶意囤积、抢注商标的行为。尽管对商标代理机构并未达到控股的程度,但是明显为商标代理机构所控制的囤积、抄袭商标行为,仍应认定属于《商标法》第十九条第四款的规定,若机械地仅从公司经营范围和备案等进行判断,则无疑与立法本意相违背。

结语

不论是立法还是在审查实践中,对商标代理机构在非商标代理服务上申请商标的规制在不断加强,这为企业维权提供了有利的保障。厘清《商标法》的上述规定及审查导向,能够更有效地打击商标代理机构恶意囤积商标的情形,同时有助于企业维护自身商标权利。

参考文献:

1.(2018)京行终5989号判决书。

2.康艳丽,知识产权公司董事、监事、高层是否属于《商标法》十九条的商标代理机构?

3.商评字[2019]第0000130911号。

4.(2019)京行终6105号。

5.(2019)京行终8739号。

6.(2017)京行终1742号。

7.商评字[2019]第0000134907号。

8.(2017)京73行初4039号。



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