浅谈发明专利实审中对于是否克服技术偏见的判断

总第166期 孙茜 国家知识产权局专利局 专利审查协作江苏中心光电部 审查员; 卢晓萍* 国家知识产权局专利局 专利审查协作江苏中心光电部 审查员发表,[专利]文章

专利审查指南》第二部分第四章5.2节中对于几种不同类型发明的创造性判断给出举例说明,作为创造性的辅助判断手段,其中对于“发明克服了技术偏见”规定如下:“技术偏见,是指在某段时间内、某个技术领域中,技术人员对某个技术问题普遍存在的、偏离客观事实的认识,它引导人们不去考虑其他方面的可能性,阻碍人们对该技术领域的研究和开发。如果发明克服了这种技术偏见,采用了人们由于技术偏见而舍弃的技术手段,从而解决了技术问题,则这种发明具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性。[1]”对于技术偏见,审查指南中的相关记载并不多。在审查实践中,审查员在判定发明是否“克服了技术偏见”时比较难以把握[2],往往仅凭借自身的知识积累进行判断,特别是对于一些与生活经验相关的技术领域,很容易根据生活经验进行主观臆断,而忽视了对证据的检索。下面,笔者将从一件发明专利案件出发,浅谈如何对发明是否克服了技术偏见进行判断。

案情介绍

申请号:201110300741.8

发明名称:用于新型卷烟的环保型滤嘴

申请日:2014年3月19日

申请人:川渝中烟工业有限责任公司

本案原始权利要求书包含两项独立权利要求,本案例的分析仅涉及第一组独立权利要求,对第一组独立权利要求的审查过程概述如下:第一次审查意见通知书评述全部权利要求的创造性,一通回案后,将一部分原始从属权利要求的附加技术特征并入独立权利要求1,拟授权。

涉及权利要求1如下:

“1.一种用于新型卷烟的环保型滤嘴,其特征在于:滤嘴本体包括抽吸端(1)、滤嘴部分(2)和连接端(3),抽吸端(1)、滤嘴部分(2)和连接端(3)依次连接成为整体,所述滤嘴部分(2)内部具有填充材料(7),所述填充材料(7)为烟梗或烟秆或烟秆皮材料制成绒状物;滤嘴部分(2)外部包裹设有包裹层(5),所述滤嘴部分(2)的内部设有若干个内部装有香精和尼古丁的香珠(6),填充材料(7)完全包裹香珠(6)设置;所述香珠(6)内部的香精为香兰素或者乙酸苄酯或者茉莉净油或者薄荷脑或者可可酊或者凤梨醛或者大茴香醛或者10%呋喃酮或者咖啡酊或者复盆子酮的一种或两种以上组合,所述滤嘴部分(2)和连接端(3)之间设有滤膜B(8),所述抽吸端(1)和滤嘴部分(2)之间设有滤膜A(4)。”

使用的最接近现有技术——对比文件1(WO2013/020280A1),其公开了一种香烟过滤嘴,烟过滤嘴的一端设有向内凹入形成的一个用于连接烟体的连接部6,所述的烟体是普通烟体或者电子烟体,香烟过滤嘴包括供使用者抽吸的部位,且该抽吸部位与过滤棒和连接部依次连接成为整体,香烟过滤嘴还包括一个过滤棒1,过滤棒采用滤棉填充,所述的滤棉外部包裹有一层包装纸,包装纸延伸至连接部,过滤棒包括滤棉和设置于其内的空腔,空腔内放置至少一个冰珠胶囊,冰珠胶囊内包含香料、香精、薄荷油中的一种或其组合,在吸烟的过程中,当烟气经过滤嘴时,首先经过过滤棒,过滤掉大部分杂质烟气,再经过过滤棒中的冰珠胶囊,从而使烟气得到改善,也可以在吸烟的时候提前用手捏破冰珠胶囊。

 

 

该案的争议焦点在于发明与对比文件1的其中一个区别技术特征“香珠内部除了香精外,还装有尼古丁”(其他区别技术特征均被现有技术公开),该特征记载于原始独立权利要求1中,对于该技术特征,审查员在一通中使用公知常识进行评述:“为了使使用者在使用时具有与点燃的香烟相同的口感,并使烟气中的香气均匀分布,在香珠内部装有尼古丁,并且将填充材料完全包裹香珠设置,以增强体适感,这是本领域技术人员容易想到并加以实施的。”

申请人在意见陈述中争辩:“本申请的香珠与D1的冰珠胶囊结构、组成成分不同,作用也不同,本申请的香珠还可以盛放尼古丁,由于本申请针对的是加热不燃烧卷烟,所以本申请的烟气有可能尼古丁浓度偏低,从而影响人们抽吸效果,本申请香珠使用方式如下“抽吸时可以根据吸烟者的选择而捏破或不捏破香珠,当捏破香珠时,其内部的香精和尼古丁就会释放出来,香精可以让抽吸者享受更高气量的烟气,尼古丁可以增强烟气中的尼古丁含量,让烟气更浓烈些。”

案件及争议焦点分析

根据本案说明书的记载,“新型卷烟”具体指的是“低温加热不燃烧烟”,该类特殊卷烟是不通过燃烧,而通过电加热或其它加热方式对卷烟进行加热,使卷烟中的香味成分等物质释放出来,从而避免了因高温裂解产生大量的有害成分。不燃烧卷烟的烟气中尼古丁含量偏低,因而本发明在滤嘴设置于前后膜之间的香珠中添加尼古丁,以使烟气浓烈。

该案在初期讨论时,形成了较大的意见分歧:

有观点认为,本申请香珠与D1的冰珠胶囊不同之处在于本申请香珠中还包括尼古丁,而通过捏破或不捏破香珠,来根据用户需要选择性释放用于改善口感的物质,这一发明构思已被对比文件1公开,所不同的仅是胶囊内盛放的物质不同。本发明除了香料外,还添加尼古丁,然而,具体添加何种物质,本领域技术人员是可以根据实际需求进行选择的;能够让烟气更浓烈,使得吸烟者获得吸烟快感,这是尼古丁的公知属性。如果仅为了满足用户的吸烟快感需求,而对吸烟者的健康进行牺牲,本领域技术人员容易想到添加尼古丁,让烟气更浓烈,从而使得吸烟者获得吸烟快感。

另有观点则认为,现有技术在滤嘴中内置香料胶囊是常用手段,但未有证据表明有添加尼古丁的方案,并且,众所周知,滤嘴的主要作用是滤去、减少对人体有害的物质,现有技术中对于滤嘴的改进方向也大都是如何替代尼古丁的口感,如何更好地过滤焦油、尼古丁等有害物质等。而本发明在低温加热不燃烧卷烟的滤嘴中加入了行业内普遍要滤除的对人体有危害的尼古丁,与本领域现有技术的发展方向相悖,这种添加方式不能被简单地认为是本领域技术人员容易想到的;此外,正是由于这种与常规认识背道而驰的设计,使本申请的效果与传统卷烟和低温加热不燃烧卷烟都不一样。当吸烟者在抽吸时对含有少量尼古丁的烟气已经满意、选择不捏破香珠时,则不添加尼古丁;若吸烟者追求较浓烈的口感而选择捏破香珠、释放其中的尼古丁时,则由于香珠是被烟秆、烟梗等填充过滤物包裹,本发明也可对尼古丁少量过滤,从而实现既满足口感又不像避免人体摄入过多有害物质的技术效果。一定程度上而言,本发明“克服了技术偏见”,采用了人们普遍舍弃的技术手段,解决了低温加热不燃烧卷烟可能存在的烟气不浓郁的技术问题,带来了相应的技术效果。此外,将尼古丁添加入盛放香料的胶囊中,对胶囊是否有影响,采用该手段改进对比文件1的技术方案是否存在技术障碍,也是需要考虑的一点。

众所周知,吸烟有害健康,而尼古丁作为烟草的重要组成部分,会使人上瘾或产生依赖性,是“癌症启动因子”。正因为尼古丁的特殊性,才使得需要对在滤嘴香珠中添加“尼古丁”和添加“香精”区别考虑,所以对于第一种观点,能否将添加“尼古丁”的技术手段简单认定为是本领域技术人员是可以根据实际需求进行选择的常规手段?而对于第二种观点,在滤嘴中加入了行业内普遍要滤除的对人体有危害的尼古丁,与常规设计背道而驰,又解决了一定的技术问题,该发明是否属于“克服了技术偏见”的范畴?

用证据说话

两种观点相持不下,于是笔者再次进行了针对性的补充检索。检索到证据文件US5865186A,其公开了一种加热型模拟香烟,如图3,烟体部分的胶囊26、28被捏破后,化学物质26a、28a发生化学发应产生热量,用以加热从入口14吸入的空气,滤嘴部分包括滤膜30、32、滤芯36,说明书中还记载了滤芯36可位于滤膜30、32之间,滤膜30、32之间填充物质34:“The desired substance 34 is eithera flavor enhancer, a therapeutic substance, tobacco, or a nicotinebased product, or a combination of the above.”“Flavorings,medicines, tobacco, nicotine, screens, and filters are used toaffect and to modify the vapor as desired”,“The nicotine basedproduct, when used as the desired substance 34 is useful to satisfythe cravings described above.”即,公开了滤嘴部分滤膜间的滤芯填充物质34可以是尼古丁制品,选用尼古丁是为了满足吸烟快感,并且说明书还公开可以提供不同剂量的尼古丁,将包含递减剂量尼古丁的烟包装在一起,可用于戒烟。

该证据文件给出如下启示:其一,现有技术中存在在滤嘴的前后滤膜之间添加尼古丁的方案;其二,现有技术中存在通过香精+尼古丁来改善口感,以及通过选择不同剂量的尼古丁来满足不同吸烟快感的方案。在该方案中,尼古丁是直接置于滤芯中,而不是盛放在胶囊中。而补充检索到的另一篇证据文件CN2610671Y,其公开了“一种环保仿真香烟,是由连接为一体的香烟吸食端和香烟主体部分组成,在香烟主体部分的内部嵌有挤压即破的胶囊,用玉米杆叶或麦杆切丝替代烟丝,从弃烟丝来提取尼古丁等制成烟叶液体提取物;将烟叶液体提取物加入香精、香料或中药制成香型球形胶囊;吸烟时,用手将卷烟内的胶囊挤破,液体自然流出,通过口腔吸食而达到吸烟目的”。该文件表明,胶囊可以同时盛放香料+尼古丁,在D1的盛放香料的胶囊中另外添加尼古丁,不存在技术障碍。这两篇证据文件充分表明,本发明不属于“克服了技术偏见”的情形。

反思与启示

笔者在审查实践以及质检过程中发现,对于与生活经验相关的技术领域,审查员往往容易忽视对于证据的充分检索,特别是在检索到的常规现有技术与自己的生活经验相符的情况下,很容易仅凭借自身的知识积累和生活经验进行主观臆断。具体到该案,很多人有着吸烟的感受和经验,而即使是不吸烟者,对吸烟以及一些烟草制品也有一定的了解,或多或少都有一定的生活经验。对于众所周知的用来过滤有害物质的滤嘴,并且当在最初的检索中,发现现有技术对于滤嘴的改进方向也大都是如何替代尼古丁的口感、如何更好地过滤尼古丁等有害物质时,很容易认定本发明在滤嘴中添加尼古丁是普遍认识和常规设计背道而驰的唯一方案。此时,在考虑其创造性时,容易将其判定为“克服了技术偏见”。

对于不熟悉的技术领域,审查员一般会充分检索以向本领域技术人员靠近,而对于这类与生活经验相关的技术领域,往往容易忽视对于证据的充分检索,偏向于依赖自身知识及经验进行判断,此时很容易造成判断偏差。该案表明,在判断发明是否“克服了技术偏见”时,如果脱离了证据,很难做出客观准确或者确凿的判定。对于发明是否“克服了技术偏见”的判定,审查员应注意不过度依赖自身已有知识经验,而是应当重视对于证据的充分检索,用证据说话,做出客观准确的判定。

本文从一件发明专利案件入手,结合笔者的审查经验,分析阐述了如何对发明是否“克服了技术偏见”进行判断,特别是对于一些与生活经验相关的技术领域,如果仅凭自身知识和生活经验进行主观臆断,很容易造成判断偏差。因此,审查实践中,应当重视对于证据的充分检索,用证据说话,以对发明的创造性做出客观准确的评判。

 

参考文献

[1]中华人民共和国国家知识产权局.《专利审查指南》2010年.北京:知识产权出版社,2010:181-182.

 

[2] 于利娜等.专利审查中需考虑因素对创造性的影响.实务指导,2013-08:339-342.

*等同第一作者。



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